文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 金世煜
筆者主要從事化學(xué)領(lǐng)域的專利代理工作，處理了大量審查意見的答復(fù)工作。在答復(fù)審查意見時(shí)，通常要仔細(xì)閱讀申請(qǐng)文件的相關(guān)部分，從中找到解決問(wèn)題的線索和辦法。但有時(shí)，由于文件撰寫時(shí)存在的一些問(wèn)題或瑕疵，使審查意見的答復(fù)變得困難，從而讓人深感遺憾，不禁產(chǎn)生“事后諸葛亮”的想法：如果當(dāng)初這樣撰寫就好了。但“前事不忘后事之師”，某些經(jīng)驗(yàn)或許能為撰寫申請(qǐng)文件時(shí)提供一些參考。
一、關(guān)于修改的余地
在審查實(shí)踐中，修改是一個(gè)很重要的問(wèn)題，審查指南中用了相當(dāng)?shù)钠鶃?lái)對(duì)此進(jìn)行規(guī)范：包括修改的內(nèi)容，修改的時(shí)機(jī)和方式，是否允許的各種例示等等。需要特別注意的是，在無(wú)效審查階段對(duì)權(quán)利要求的修改有特別的要求：不能將僅在說(shuō)明書部分記載的技術(shù)特征加入權(quán)利要求中，因而要特別注意
a：盡可能將說(shuō)明書中有價(jià)值的技術(shù)特征，以各種方式全面記載入權(quán)利要求中。例如，以并列的技術(shù)方案或以從屬權(quán)利要求的方式來(lái)記載。
另外，在化學(xué)領(lǐng)域的申請(qǐng)文件通常要記載實(shí)施例，在克服新創(chuàng)性等問(wèn)題的時(shí)候，有時(shí)需要將實(shí)施例中具體限定的某個(gè)技術(shù)特征追加入權(quán)利要求中。此時(shí)，審查員通常以實(shí)施例中記載的其他相關(guān)技術(shù)特征未同時(shí)追加入權(quán)利要求中為理由，指出修改超范圍的缺陷。即，由實(shí)施例中具體記載的多個(gè)相關(guān)聯(lián)的技術(shù)特征，不能毫無(wú)意義地得出僅限定了某一個(gè)技術(shù)特征的技術(shù)方案。尤其是當(dāng)多個(gè)相關(guān)聯(lián)的技術(shù)特征以一個(gè)整句的形式記載于實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施例中時(shí)，審查員會(huì)要求將整個(gè)句子中所包含的全部技術(shù)特征都追加入權(quán)利要求中。此時(shí)，單憑技術(shù)角度的說(shuō)明等很難說(shuō)服審查員，因此建議
b：在實(shí)施方式的撰寫中盡量多用短句，用句號(hào)來(lái)分隔各個(gè)技術(shù)特征。這樣，當(dāng)根據(jù)實(shí)施例追加限定某個(gè)技術(shù)特征時(shí)被審查員認(rèn)可的可能性會(huì)有所增加。
另外，眾所周知，在修改時(shí)是嚴(yán)禁再次概括的，這一點(diǎn)比較容易理解也容易受到重視。但另一方面，對(duì)一些概念的具體限定（不是根據(jù)說(shuō)明書記載的限定，而是根據(jù)本領(lǐng)域的公知常識(shí)進(jìn)行的限定），也同樣往往是不被允許的，關(guān)于這一點(diǎn)容易被忽視。因?yàn)橛行└拍钔ǔ１徽J(rèn)為是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠唯一確定的，因而認(rèn)為基于此的具體限定也應(yīng)該是可以的，例如，提到鹵素，本領(lǐng)域公知它包括氟、氯、溴、碘、銫這幾種元素，因而認(rèn)為將鹵素具體限定為其中某種元素也應(yīng)是可以的，殊不知審查指南中關(guān)于“直接的毫無(wú)疑義的確定”的要求，是不能單憑公知常識(shí)的引入（隱含公開）來(lái)加以闡釋，并以為憑據(jù)進(jìn)行修改的。因此可以考慮
c：對(duì)于一些公知技術(shù)常識(shí)類的特征，也最好詳細(xì)地以列舉的方式加以補(bǔ)充描述。例如，對(duì)于“C1~C4烷基”這樣的表述，最好能進(jìn)一步以列舉“即，甲基、乙基、丙基、丁基”的方式進(jìn)行記載。
二、關(guān)于新創(chuàng)性的審查意見
審查員在評(píng)論創(chuàng)造性的問(wèn)題時(shí)，通常會(huì)按照如下3步法的方式去評(píng)論。
1.確定最接近的對(duì)比文件
在這一步中，審查員通常會(huì)以公開了最多的技術(shù)特征為依據(jù)確定最接近的對(duì)比文件【1】（以下也稱為主對(duì)比文件、D1），因而有時(shí)會(huì)檢索到與本發(fā)明的技術(shù)課題不相關(guān)的對(duì)比文獻(xiàn)作為主對(duì)比文件，甚至是與本發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不太相關(guān)的文獻(xiàn)。如此，導(dǎo)致后續(xù)的區(qū)別技術(shù)特征的認(rèn)定、技術(shù)課題的認(rèn)定乃至關(guān)于啟示的認(rèn)定，都將偏離發(fā)明人最初設(shè)想、探索的思維軌跡，使說(shuō)明書公開的內(nèi)容（撰寫內(nèi)容）與審查意見的邏輯南轅北轍，很難提供充分爭(zhēng)辯的空間和依據(jù)，導(dǎo)致難以授權(quán)。
當(dāng)然，可以根據(jù)2023年審查指南修改中關(guān)于主對(duì)比文件認(rèn)定時(shí)“應(yīng)優(yōu)先考慮與發(fā)明要解決的課題相關(guān)聯(lián)的現(xiàn)有技術(shù)”【2】，來(lái)爭(zhēng)辯D1的適格性。然而也應(yīng)反思在撰寫階段，如何能盡量防止不相關(guān)課題、領(lǐng)域的技術(shù)文獻(xiàn)被檢出作為D1，以避免后續(xù)不適當(dāng)?shù)膶彶檫壿嫷恼归_，為此，筆者建議注意
d:無(wú)論是對(duì)于權(quán)利要求的發(fā)明主題的設(shè)定，還是在背景技術(shù)部分、發(fā)明內(nèi)容部分的技術(shù)描述中，都應(yīng)盡量避免過(guò)于上位的技術(shù)描述，盡量精準(zhǔn)錨定所屬的特定（下位具體）領(lǐng)域以及具體的特定課題。這樣審查員在檢索時(shí)會(huì)減少過(guò)于寬泛領(lǐng)域的相關(guān)檢索，從而避免僅以更多相同特征的公開而檢索到的實(shí)質(zhì)上與本發(fā)明相關(guān)性較低的主對(duì)比文件。
同時(shí)，在說(shuō)明書的撰寫中也應(yīng)盡量使用該較窄（下位、具體）領(lǐng)域中的特定用語(yǔ)（專業(yè)用語(yǔ)）、概念等進(jìn)行描述，避免一些上位功能性的描述語(yǔ)言，使得審查員的檢索范圍不合理的擴(kuò)大了。
當(dāng)然，泛化領(lǐng)域以及進(jìn)行功能性的描述、限定，的確有時(shí)可以使權(quán)利要求的主張范圍擴(kuò)大，對(duì)于行使權(quán)利更有利。但現(xiàn)實(shí)中，首要矛盾通常是如何首先獲得授權(quán)。尤其是在改進(jìn)型發(fā)明中，其創(chuàng)造性的高度往往不足夠，此時(shí)權(quán)衡利弊，還是應(yīng)以能夠適當(dāng)縮限審查員的檢索范圍為優(yōu)先出發(fā)點(diǎn)，對(duì)技術(shù)領(lǐng)域、課題做精準(zhǔn)描述，引導(dǎo)審查員在較窄（適當(dāng)）的技術(shù)領(lǐng)域中進(jìn)行檢索。最終使檢出的D1，與發(fā)明人實(shí)際工作中所接觸到的、可預(yù)期的D1相接近/重合，從而使后續(xù)的實(shí)施例的設(shè)定、爭(zhēng)辯邏輯等能在預(yù)想的軌道中進(jìn)行，而不至于脫離本發(fā)明最初的構(gòu)思邏輯，檢索到領(lǐng)域不太相關(guān)的文獻(xiàn)作為D1，將發(fā)明點(diǎn)（區(qū)別技術(shù)特征）重置為公知常識(shí)相關(guān)的特征、或容易得到啟示的特征之上，使后續(xù)的爭(zhēng)辯變得異常艱難，導(dǎo)致難以授權(quán)。
2.確定區(qū)別技術(shù)特征及發(fā)明實(shí)際解決的課題
在第二步中，當(dāng)區(qū)別技術(shù)特征多于一個(gè)時(shí)，審查員有時(shí)會(huì)根據(jù)說(shuō)明書中針對(duì)各特征的優(yōu)選理由的描述，來(lái)分別確定各個(gè)特征各自解決的技術(shù)課題，然后再論述相關(guān)啟示，得出容易想到的結(jié)論。
盡管2019年的審查指南修改中，提出了“對(duì)于功能上相互支持、相互作用關(guān)系的構(gòu)成要件，應(yīng)整體考慮構(gòu)成要件及它們之間的關(guān)系在尋求保護(hù)的發(fā)明中實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果”【3】來(lái)確定技術(shù)課題的審查原則，但在前期撰寫中，如果不注意將各特征的有機(jī)關(guān)系、相互作用在說(shuō)明書中做合理記載，審查員也往往難以采用該原則，使得后續(xù)爭(zhēng)辯處于被動(dòng)局面。因此，建議
e：將可能成為區(qū)別點(diǎn)的多個(gè)技術(shù)特征，以相關(guān)聯(lián)的方式進(jìn)行撰寫描述，避免各自以某種優(yōu)選的效果（偏離本發(fā)明的最終效果）方式，分別簡(jiǎn)單記載。
f：使多個(gè)特征能看出產(chǎn)生協(xié)同作用的方式，來(lái)設(shè)計(jì)、記載實(shí)施例、比較例，避免得出各個(gè)特征只是簡(jiǎn)單加成的實(shí)驗(yàn)結(jié)論（結(jié)果）。
g：另外也可考慮以特定前提條件下的特定效果來(lái)設(shè)定課題，將多個(gè)區(qū)別技術(shù)特征聯(lián)系起來(lái)。
3.是否容易得到啟示
審查員通常在確定區(qū)別技術(shù)特征及課題（作用效果）之后，進(jìn)行D2（副對(duì)比文件）的檢索。顯然，如果課題（作用效果）過(guò)于上位，必然導(dǎo)致D2檢索范圍的擴(kuò)大，容易檢出D2，進(jìn)而得出容易想到與D1相結(jié)合（顯而易見）的結(jié)論。
根據(jù)上述的工作方式，審查員并不會(huì)深入探究D2中是否存在與D1相結(jié)合的阻礙因素等使得D2難以應(yīng)用到D1的原因/理由，這往往需要申請(qǐng)人在答辯過(guò)程中積極舉證進(jìn)行難以結(jié)合的論證。為此，在撰寫階段注意以下事項(xiàng)可以對(duì)后續(xù)爭(zhēng)辯預(yù)留修改、爭(zhēng)論的空間。
h：將相關(guān)特征預(yù)設(shè)多個(gè)范圍區(qū)間，當(dāng)區(qū)別特征被D2公開且作用效果相同的情況下，便于尋找其他相關(guān)特征中與D2的范圍相沖突（不重疊）的特征，進(jìn)行限定修改，進(jìn)而主張D1與D2的結(jié)合存在阻礙因素。
i：避免分別單純說(shuō)明本發(fā)明各構(gòu)成特征的作用效果，特別是避免一般性說(shuō)明通用的作用效果，應(yīng)著重說(shuō)明對(duì)最終效果（本發(fā)明的課題解決）的綜合性貢獻(xiàn)、特定意義。
j：可以多記載課題解決的技術(shù)困難性、至今為止失敗的探索、以及各要素之間的矛盾沖突等難以平衡的理由。為后續(xù)主張阻礙因素時(shí)，提供可利用的依據(jù)。即，這些內(nèi)容如果事先就記載于說(shuō)明書中，通常比后續(xù)在意見陳述階段的技術(shù)說(shuō)明，更有說(shuō)服力，更容易被審查員接受。
k：不必過(guò)度記載本申請(qǐng)的作用機(jī)制、原理等，因?yàn)閷彶閱T會(huì)按圖索驥，找到符合類似原理的公知文獻(xiàn)證據(jù)，進(jìn)而指出顯而易見性（即所謂的“事后諸葛亮”）。撰寫時(shí)可以簡(jiǎn)單記載：通過(guò)大量實(shí)驗(yàn)，意外地發(fā)現(xiàn)了……效果。
以上，是筆者在工作中的一些經(jīng)驗(yàn)之談，不妥之處還望批評(píng)、指正。
注釋：
【1】審查指南第二部分第四章，3.2.1.1判斷方法
【2】同上
【3】同上