文/北京市集佳律師事務(wù)所 武樹辰
摘要
本文探討了專利盡職調(diào)查的核心概念、策略及關(guān)鍵事項(xiàng)，為企業(yè)在商業(yè)交易和技術(shù)合作中提供指導(dǎo)。
文章首先介紹了盡職調(diào)查的背景和定義，強(qiáng)調(diào)其在評估專利資產(chǎn)法律地位與商業(yè)價(jià)值中的重要作用，指出盡職調(diào)查不僅可識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，還能為企業(yè)決策提供依據(jù)。
隨后，文章以公司場景為例，詳細(xì)闡述了盡職調(diào)查的三階段策略，包括優(yōu)先事項(xiàng)確定、調(diào)查分析及結(jié)果評估。優(yōu)先事項(xiàng)階段明確調(diào)查目標(biāo)與范圍，調(diào)查階段關(guān)注專利權(quán)屬、保護(hù)范圍、有效性和自由實(shí)施分析（FTO），而結(jié)果階段則平衡調(diào)查發(fā)現(xiàn)，量化風(fēng)險(xiǎn)和收益。
文章還結(jié)合案例分析了防御性與進(jìn)攻性調(diào)查策略。在防御性策略中，企業(yè)通過自我審查最大化專利資產(chǎn)價(jià)值；在進(jìn)攻性策略中，買方根據(jù)需求評估專利轉(zhuǎn)讓和實(shí)施可行性。這種分類幫助不同交易方針對目標(biāo)確定盡職調(diào)查方法。
此外，文章強(qiáng)調(diào)專利盡職調(diào)查中的重要事項(xiàng)，包括專利法律狀態(tài)分析、商業(yè)價(jià)值評估、穩(wěn)定性分析和FTO分析。這些工作有助于識(shí)別專利許可、訴訟風(fēng)險(xiǎn)和市場競爭力，確保交易安全。
文章還指出專利組合的協(xié)同效應(yīng)和整體價(jià)值評估至關(guān)重要，強(qiáng)調(diào)通過系統(tǒng)調(diào)查可優(yōu)化交易價(jià)值并為企業(yè)提供戰(zhàn)略支持。
引言
在全球化和技術(shù)迅速發(fā)展的今天，知識(shí)產(chǎn)權(quán)，尤其是專利，已成為企業(yè)競爭力和創(chuàng)新力的核心資產(chǎn)之一。無論是在企業(yè)并購、融資，還是技術(shù)合作和轉(zhuǎn)讓過程中，專利盡職調(diào)查（Patent Due Diligence）都是確保交易成功的關(guān)鍵步驟之一。通過對專利資產(chǎn)的詳細(xì)審查，企業(yè)不僅能夠準(zhǔn)確評估專利的法律地位和商業(yè)價(jià)值，還能識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)，從而在復(fù)雜的交易中做出更為明智的決策。正因?yàn)槿绱?，專利盡職調(diào)查已成為企業(yè)在商業(yè)交易中的戰(zhàn)略性工具。
近日，筆者受邀在中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究會(huì)舉辦的專利轉(zhuǎn)化運(yùn)用實(shí)務(wù)培訓(xùn)班上，圍繞“專利盡職調(diào)查策略”這一主題為學(xué)員們進(jìn)行詳細(xì)介紹，受到了廣泛關(guān)注。課程結(jié)束后，許多學(xué)員積極就專利盡職調(diào)查的相關(guān)問題進(jìn)行了討論和提問。本文將結(jié)合此次演講的主要內(nèi)容，從專利盡職調(diào)查的基本概念、基于企業(yè)場景的“三階段IP盡職調(diào)查策略”以及專利盡職調(diào)查中的關(guān)鍵事項(xiàng)等方面展開討論，旨在幫助讀者更好地理解專利盡職調(diào)查的核心概念、操作方法和預(yù)期目標(biāo)，為廣大實(shí)務(wù)工作者提供有益的參考和指導(dǎo)。
一、專利盡職調(diào)查相關(guān)概念
“盡職調(diào)查”的概念來自英美法系，最早是用于對證券市場上投資人（股東）的保護(hù)，后來被移植到企業(yè)并購等交易中。
基于不同視角，學(xué)者對知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查作了不同的闡釋：
其一：知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查是指對一個(gè)企業(yè)的知識(shí)資產(chǎn)進(jìn)行系統(tǒng)化的梳理，記錄其知識(shí)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)其存在的問題，評估其存在的風(fēng)險(xiǎn)，并提出專業(yè)的解決方案。該概念實(shí)際上是指對企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行摸底，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，強(qiáng)調(diào)了知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的過程；
其二：知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查是指在任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)投資前，為調(diào)查和確認(rèn)該知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的狀況所進(jìn)行的一種法律活動(dòng)。該概念強(qiáng)調(diào)了盡職調(diào)查的時(shí)間，即在對任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行投資之前；
其三：知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查就是對一個(gè)企業(yè)的公司名稱、商標(biāo)、專利、設(shè)計(jì)、著作權(quán)以及域名等知識(shí)資產(chǎn)所作的系統(tǒng)化的揭示、確認(rèn)、記錄和估價(jià)。該概念一方面指出了知識(shí)產(chǎn)權(quán)所涵蓋的內(nèi)容，一方面也指出了盡職調(diào)查的過程，即解釋、確認(rèn)、記錄和估價(jià)?！?】
知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)包括相關(guān)公司的專利、商標(biāo)、著作權(quán)以及商業(yè)秘密等，因此，專利盡職調(diào)查也就是對其中的專利權(quán)利進(jìn)行調(diào)查的過程。
1. Who-專利盡職調(diào)查由“誰”進(jìn)行
專利盡職調(diào)查是一項(xiàng)專業(yè)的法律工作，通常由經(jīng)驗(yàn)豐富的知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師（包括企業(yè)內(nèi)部或外部）負(fù)責(zé)定義、審查和分析目標(biāo)公司的專利組合（patent portfolio）。由于專利具有技術(shù)性和法律性的雙重特征，負(fù)責(zé)專利盡職調(diào)查的知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師通常具備技術(shù)與法律雙重背景，并擁有以下相關(guān)經(jīng)驗(yàn)：專利撰寫、專利檢索、專利分析、侵權(quán)判定、無效分析、專利許可、專利談判、專利交易等。此外，會(huì)計(jì)師和資產(chǎn)評估師會(huì)對企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（如專利）進(jìn)行價(jià)值評估，以確保專利資產(chǎn)的合理定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
2. What-專利盡職調(diào)查應(yīng)該做“什么”
專利盡職調(diào)查工作通常包括以下幾個(gè)方面：
（1）核查專利和專利申請的權(quán)屬狀況和權(quán)屬風(fēng)險(xiǎn)排查，包括：
核查當(dāng)前權(quán)利登記情況：當(dāng)前的專利權(quán)/專利申請人；是否存在專利權(quán)或申請權(quán)的轉(zhuǎn)讓。（可通過調(diào)取專利登記簿副本來核查當(dāng)前權(quán)利登記情況，專利登記簿副本調(diào)取一般2周至一個(gè)月，內(nèi)容包括專利的法律狀態(tài)，是否有效，是否存在著錄項(xiàng)目變更，例如專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓，年費(fèi)情況等等）。
專利權(quán)屬糾紛的風(fēng)險(xiǎn)排查：一般需要排查：是否因委托發(fā)明、職務(wù)發(fā)明、合作發(fā)明影響專利/專利申請的權(quán)屬；對于職務(wù)發(fā)明，需要考慮是否有發(fā)明人所在單位或曾經(jīng)所在的單位，單獨(dú)或共同享有權(quán)利；如果不屬于職務(wù)發(fā)明，發(fā)明人或其它發(fā)明人是否享有權(quán)利。
他人主張權(quán)利的風(fēng)險(xiǎn)排查：是否存在將他人所擁有的商業(yè)秘密申請專利/專利申請的情況；是否存在競業(yè)禁止的情況等。
（2）核查專利/專利申請的權(quán)利狀態(tài)：確認(rèn)有效性、核實(shí)保護(hù)期限和專利年費(fèi)繳納情況。
（3）核查專利/專利申請是否存在權(quán)利負(fù)擔(dān)：確認(rèn)是否有抵押、質(zhì)押和許可情況。若存在專利許可，核實(shí)許可類型、期限、范圍、費(fèi)用；確認(rèn)是否已備案，若未備案，需評估是否存在授權(quán)第三方使用的實(shí)際情況；檢查是否允許分許可或轉(zhuǎn)許可。
（4）核查專利的涉訴情況及自由實(shí)施分析（FTO）。
（5）分析專利穩(wěn)定性或?qū)＠暾埖氖跈?quán)前景：如果存在無效決定和行政訴訟，分析無效決定及其行政訴訟的基本情況，對行政訴訟的結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。
應(yīng)當(dāng)注意的是，由于專利的地域性特征，需要針對交易相關(guān)主體的主要經(jīng)營國家/法域的專利分別進(jìn)行盡職調(diào)查。以確保全面覆蓋所有潛在風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性要求。
3. When-專利盡職調(diào)查什么“時(shí)間”進(jìn)行
專利盡職調(diào)查通常應(yīng)在交易談判開始前或早期階段進(jìn)行。及時(shí)且策略性地開展盡職調(diào)查，不僅有助于更準(zhǔn)確地評估專利價(jià)值，還能在發(fā)現(xiàn)可能影響交易價(jià)值的法律問題時(shí)，迅速采取糾正和補(bǔ)救措施，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。
在涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的商業(yè)交易中，參與方通常分為兩類：
進(jìn)攻性主體（Offensive）：指購買或?qū)で髮＠跈?quán)的一方——買方。
防御性主體（Defensive）：指出售或授權(quán)專利的一方——目標(biāo)公司。
針對不同主體類型，專利盡職調(diào)查的時(shí)間安排也有所區(qū)別。然而，無論是進(jìn)攻性還是防御性主體，盡早啟動(dòng)盡職調(diào)查始終更為有利。這確保了潛在問題能夠及早發(fā)現(xiàn)并解決，使交易過程更加主動(dòng)和可控。
4. How-專利盡職調(diào)查“如何”進(jìn)行
交易本身是專利盡職調(diào)查的核心驅(qū)動(dòng)力，因此在專利盡職調(diào)查過程中，應(yīng)根據(jù)交易本身的情況來制定專利盡職調(diào)查的策略，以及專利盡職調(diào)查的范圍、深度和廣度等。這些調(diào)查的廣度和深度應(yīng)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重要性及其對交易價(jià)值的相應(yīng)影響成正比。
專利盡職調(diào)查的通常方法是：無論交易是直接購買專利權(quán)，還是企業(yè)的合并或投資，根據(jù)交易的類型和價(jià)值，知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師通常會(huì)制定全面的清單，以調(diào)查和評估特定行業(yè)內(nèi)目標(biāo)公司的專利權(quán)，這些調(diào)查清單對于進(jìn)行有效和徹底的盡職調(diào)查是至關(guān)重要的。
除了依賴這些清單之外，知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師還需要超越發(fā)現(xiàn)問題的范圍，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，為任何現(xiàn)有或潛在的問題提供戰(zhàn)略解決方案（例如，境外FTO分析）。這些具體的結(jié)論將使財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)能夠更準(zhǔn)確地計(jì)算所涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的價(jià)值，以便將其納入交易考慮。例如，通過進(jìn)行FTO檢索和分析，可發(fā)現(xiàn)目標(biāo)企業(yè)核心技術(shù)可能存在的專利風(fēng)險(xiǎn)，并將其作為交易資產(chǎn)價(jià)值的重要考量因素。
5.Where-專利盡職調(diào)查的“目標(biāo)”
在知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)交易中，專利盡職調(diào)查的目標(biāo)是識(shí)別目標(biāo)方在全球各國家/法域的專利狀況（包括已授權(quán)專利和申請階段的專利申請），評估其價(jià)值，并規(guī)避與專利相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，從而減少可能對交易主體造成的損失。
具體而言，知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查通常由經(jīng)驗(yàn)豐富的知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師負(fù)責(zé)定義、檢查和分析目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合，無論是出于進(jìn)攻性目的（購買或?qū)で笫跈?quán)）還是防御性目的（出售或授權(quán)）。
在涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的商業(yè)交易中，無論是作為目標(biāo)公司還是買方，盡職調(diào)查的目的都應(yīng)包括以下方面：審查知識(shí)產(chǎn)權(quán)的強(qiáng)度、范圍和可執(zhí)行性、圍繞知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的未來潛力，評估所涉及的無形資產(chǎn)(專利、商標(biāo)、版權(quán)和商業(yè)秘密)的價(jià)值。
此外，如果發(fā)現(xiàn)任何可能影響知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值的法律問題，可以提前采取糾正措施。通過戰(zhàn)略性盡職調(diào)查，不僅能夠更準(zhǔn)確地確定知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合理價(jià)值，還可以在發(fā)現(xiàn)潛在問題時(shí)主動(dòng)提出解決方案，從而確保交易的順利進(jìn)行。
二、專利盡職調(diào)查策略——基于公司場景的IP盡職調(diào)查三階段法
知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查三階段法將調(diào)查目標(biāo)劃分為三個(gè)重點(diǎn)分析部分：第一，確定優(yōu)先事項(xiàng)；第二，實(shí)施實(shí)質(zhì)性調(diào)查；第三，分析調(diào)查結(jié)果。【2】這種方法有助于培訓(xùn)公司內(nèi)部法律顧問和管理人員，使其站在全局角度，超越傳統(tǒng)盡職調(diào)查清單中的具體問題，從技術(shù)驅(qū)動(dòng)型公司交易的知識(shí)產(chǎn)權(quán)中獲得最大價(jià)值，同時(shí)滿足交易的商業(yè)目標(biāo)。無論知識(shí)產(chǎn)權(quán)是交易的核心資產(chǎn)還是附加價(jià)值，三階段法均可將盡職調(diào)查細(xì)化為重點(diǎn)的調(diào)查項(xiàng)目，這些調(diào)查項(xiàng)目能夠確定潛在的義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)來源，并提供對交易所涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)內(nèi)在價(jià)值的深刻理解。
為進(jìn)一步闡述三階段法的核心概念，本文采用假設(shè)的公司場景，重點(diǎn)分析專利盡職調(diào)查各階段的原則，并討論目標(biāo)公司和兩個(gè)潛在買家的不同選擇視角，通過代入實(shí)際場景的具體案例，使調(diào)查執(zhí)行者能夠更清晰的理解專利盡職調(diào)查的策略及其應(yīng)用。
公司場景
在這個(gè)場景中，目標(biāo)公司A希望出售其部分知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合（IP portfolio），其中包括一項(xiàng)關(guān)鍵的美國專利，并宣傳該專利涵蓋了一個(gè)影響行業(yè)的工藝方法。
根據(jù)A公司自己的評估：整個(gè)交易的資產(chǎn)，包括圍繞這一關(guān)鍵專利的知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合，價(jià)值約為3億美元。
A公司正在招徠兩個(gè)感興趣的買家：買家1和買家2。
買方1是一家成熟的國際公司，在多個(gè)行業(yè)擁有多種商業(yè)產(chǎn)品，該公司尋求將A公司的關(guān)鍵專利工藝納入其既定制造工藝之一。
買方2是一家國內(nèi)初創(chuàng)公司，最近獲得了支持其商業(yè)計(jì)劃的資金，該計(jì)劃主要包括在獨(dú)立制造業(yè)務(wù)中實(shí)施A公司的完整IP組合。
兩個(gè)買家都在調(diào)查該知識(shí)產(chǎn)權(quán)，但出于不同的商業(yè)目標(biāo)，優(yōu)先考慮的事項(xiàng)不同，導(dǎo)致在實(shí)質(zhì)性調(diào)查中識(shí)別和解決的法律問題不同。
三階段法之一——確定優(yōu)先事項(xiàng)
在進(jìn)行任何典型的盡職調(diào)查步驟之前，必須明確公司的優(yōu)先事項(xiàng)，例如知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的初步工作參數(shù)和指導(dǎo)方針等。
具體方法為：通過詢問有關(guān)業(yè)務(wù)和行業(yè)的性質(zhì)以及相關(guān)交易的目標(biāo)，確定知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作用和重要性，并確定關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)必須考慮的基本法律問題，盡職調(diào)查的范圍以及圍繞交易的特定情況所必需的法律和事實(shí)調(diào)查的深度等。
通常，需要了解目標(biāo)公司的性質(zhì)、競爭對手以及相關(guān)行業(yè)內(nèi)對知識(shí)產(chǎn)權(quán)的評估和估值情況?；谶@些因素，可以考慮以下問題：
?。?）知識(shí)產(chǎn)權(quán)是促成交易的主要因素還是次要因素
?。?）哪些公司對這項(xiàng)技術(shù)感興趣或正在使用這項(xiàng)技術(shù)
（3）相關(guān)行業(yè)是否易發(fā)生訴訟，還是更傾向于許可程序
?。?）目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策是復(fù)雜還是初級(jí)的
（5）雙方正在考慮進(jìn)行何種類型的交易
?。?）交易雙方最重要的目標(biāo)是什么
?。?）無形資產(chǎn)如何適應(yīng)各方的經(jīng)營目標(biāo)
對上述問題的回答，有助于揭示知識(shí)產(chǎn)權(quán)在交易中所扮演的角色及其對各方的重要性，并有助于確保盡職調(diào)查過程及時(shí)，聚焦于交易的細(xì)節(jié)且范圍充分。
經(jīng)過盡職調(diào)查三階段法的第一階段，即明確商業(yè)目標(biāo)的優(yōu)先事項(xiàng)，使盡職調(diào)查的重點(diǎn)和范圍在這個(gè)早期階段不斷明確。因此可以將這種三階段法設(shè)想為一個(gè)漏斗，旨在提煉出需要考慮的主要問題，并可以有效地應(yīng)對情況的變化，例如交易類型從企業(yè)并購改為許可協(xié)議，該方法便可以迅速重新定向或聚焦調(diào)查范圍，以適應(yīng)新的需求。
防御性盡職調(diào)查的示例
以防御性盡職調(diào)查為例，知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師的目標(biāo)是：通過該調(diào)查對交易中涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行價(jià)值評估。一方面尋求最大化現(xiàn)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合的價(jià)值，另一方面捕捉其未來潛力的價(jià)值。
從公司場景來看：在出售或許可其技術(shù)之前，A公司以自我調(diào)查的形式進(jìn)行了防御性盡職調(diào)查，并對其知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合（包括關(guān)鍵的美國專利）進(jìn)行了約3億美元的估值。
A公司意圖是：由于實(shí)施和營銷資金有限，公司無法最大限度地利用圍繞關(guān)鍵專利的專利族。考慮到這些因素，A公司的目標(biāo)是重新調(diào)整資源，將重點(diǎn)放在其主要技術(shù)領(lǐng)域。因此，A公司希望通過以下兩種方式實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)：
?。?）以許可方式獲取圍繞關(guān)鍵專利的專利族的價(jià)值；
（2）出售部分專利組合，為公司的主營業(yè)務(wù)提供額外的資金。
基于這些情況，A公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師可能會(huì)重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)基本問題：
?。?）A公司的哪些技術(shù)涉及該交易
（2）A公司的專利是否涵蓋了這些產(chǎn)品、工藝或服務(wù)
?。?）關(guān)鍵專利是否有效和可實(shí)施？是否有外圍專利
?。?）A公司使用、制造、銷售或許諾銷售這些產(chǎn)品或工藝是否侵犯了他人的專利
（5）A公司對關(guān)鍵專利及其專利族是否有明確的所有權(quán)
?。?）該所有權(quán)可以自由轉(zhuǎn)讓
進(jìn)行防御性盡職調(diào)查有以下幾個(gè)方面的作用：有助于通過預(yù)測任何感興趣的買家的需求來推進(jìn)與交易相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查；A公司不僅檢查了其知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合的法律狀態(tài)，還明確了該組合的優(yōu)勢和劣勢；讓A公司在準(zhǔn)備知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易（如出售、許可等）時(shí)占據(jù)主動(dòng)，并且在任何未來的盡職調(diào)查中將意外降到最低，對任何交易中的優(yōu)勢和劣勢進(jìn)行有利的管理；以及，當(dāng)目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)管理井然有序時(shí)，它還會(huì)給感興趣的買家或被許可方增加一定程度的吸引力。
進(jìn)攻性視角下的盡職調(diào)查
在公司場景中，現(xiàn)在來探討買方1和買方2在盡職調(diào)查中的不同優(yōu)先事項(xiàng)及關(guān)注點(diǎn)。
買方1的視角
買方1希望將A公司的關(guān)鍵專利技術(shù)單獨(dú)整合到其現(xiàn)有的制造工藝中。因此重點(diǎn)關(guān)注以下問題：
?。?）所需的技術(shù)是否有專利保護(hù)
（2）相關(guān)專利是否有效且可實(shí)施
?。?）專利所有權(quán)是否可以合法轉(zhuǎn)讓
（4）在使用所需技術(shù)時(shí)，是否存在未決訴訟或未來訴訟的風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)是否可以提前識(shí)別和量化
買方2的視角
買方2從與買方1不同的角度評估與A公司的潛在交易。買方2尋求獲得A公司針對該技術(shù)的完整知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合，并將其作為主要業(yè)務(wù)。因此，買方2需要解答與買方1類似的問題，但關(guān)注范圍更廣，例如，買方2的范圍、有效性和可實(shí)施性分析可能比買方1更重要，因?yàn)橘I方2的業(yè)務(wù)將被本投資組合完全涵蓋。為此，投資組合中任何專利的無效都可能成為交易的阻礙，因?yàn)橘I方2的商業(yè)計(jì)劃無法在完全專利覆蓋的情況下實(shí)施。此外，對買方2的自由實(shí)施分析不僅需要涵蓋關(guān)鍵流程步驟，還應(yīng)確認(rèn)買方2從頭到尾整個(gè)工藝流程是否能自由實(shí)施。另外，專利期限分析也至關(guān)重要，以確保買方2能夠在有價(jià)值的時(shí)間段內(nèi)保持市場競爭力。
三階段法之二——實(shí)施實(shí)質(zhì)性調(diào)查
調(diào)查階段是專利盡職調(diào)查的主要階段。其過程通常包括：
首先，從目標(biāo)公司的角度，或者從買方的角度考慮：
?。?）交易涉及哪些產(chǎn)品或服務(wù)；
?。?）現(xiàn)有的專利是否涵蓋了這些產(chǎn)品或服務(wù)，這些分析有助于將調(diào)查重點(diǎn)聚焦于相關(guān)專利權(quán)。
其次，進(jìn)行以下一種或幾種法律分析:
（1）自由實(shí)施檢索分析（FTO）；
?。?）專利保護(hù)范圍分析；
（3）專利有效性（穩(wěn)定性）和可實(shí)施性分析；
?。?）專利所有權(quán)調(diào)查。
再次，定期重新考慮在第一階段確定的優(yōu)先商業(yè)目標(biāo)和法律問題，以便在整個(gè)調(diào)查過程中保持適當(dāng)?shù)闹攸c(diǎn)。
其中，關(guān)于（1）自由實(shí)施檢索分析（FTO）：自由實(shí)施FTO是調(diào)查階段非常重要的工作。其目的是評估買方是否可以在不侵犯第三方專利權(quán)的情況下，制造、使用和/或銷售目標(biāo)公司的產(chǎn)品或服務(wù)。FTO分析有助于識(shí)別潛在的法律障礙，例如第三方可能基于有效專利主張其專利權(quán)受到侵犯。如果發(fā)現(xiàn)任何潛在的阻礙專利，可能需要進(jìn)一步詳細(xì)分析。
專利保護(hù)范圍、有效性和可實(shí)施性分析可評估目標(biāo)公司專利資產(chǎn)的保護(hù)范圍和覆蓋力度。
專利保護(hù)范圍由專利權(quán)利要求確定，說明書可以用于解釋權(quán)利要求；
專利有效性分析通常包括：評估重要專利的新穎性、創(chuàng)造性、權(quán)利要求是否清楚，是否能夠得到說明書支持，以及是否充分公開等。
專利可實(shí)施性分析，主要考察重要專利是否能有效覆蓋交易涉及的技術(shù)或服務(wù)，是否可以在法律上有效避免第三方實(shí)施目標(biāo)技術(shù)或服務(wù)，并評估該專利權(quán)利是否存在權(quán)利負(fù)擔(dān)或權(quán)利瑕疵等。
關(guān)于所有權(quán)調(diào)查：所有權(quán)問題是盡職調(diào)查中首要關(guān)注點(diǎn)之一，因?yàn)樗赡苤苯佑绊懡灰椎挠行?。調(diào)查通常涉及以下方面：確定權(quán)利人身份/其法律狀態(tài)（公司是否引吸收、合并、注銷等而發(fā)生變更）；核查目標(biāo)公司的權(quán)利轉(zhuǎn)讓和受讓情況；調(diào)查權(quán)利是否存在權(quán)屬糾紛或者有發(fā)生權(quán)屬糾紛的可能性等。
進(jìn)攻性視角下的盡職調(diào)查
在公司場景中，從買方1的角度出發(fā)，基于其優(yōu)先事項(xiàng)，我們構(gòu)建了一個(gè)特定的調(diào)查視角。買方1主要尋求確保其能夠?qū)公司的關(guān)鍵專利技術(shù)單獨(dú)整合入其現(xiàn)有的制造工藝中。在如此狹窄的范圍內(nèi)，如前所述買方1希望通過調(diào)查至少能回答以下問題:（1）所需的技術(shù)是否有專利保護(hù)；（2）這些專利權(quán)是否有效并可實(shí)施；（3）相關(guān)專利的所有權(quán)是否可以轉(zhuǎn)讓；（4）在使用期望的技術(shù)時(shí)，是否存在未決訴訟或未來訴訟的風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)能否確定并量化。
買方1可能會(huì)考慮的調(diào)查方案包括自由實(shí)施FTO分析、范圍、有效性和可實(shí)施性以及所有權(quán)調(diào)查等。
買方1的調(diào)查方法：為了節(jié)約調(diào)查的時(shí)間和金錢，分析需要聚焦并以目標(biāo)驅(qū)動(dòng)，需剔除無助于回答買方1的交易的問題。例如，專利組合中非關(guān)鍵專利的無效可能不會(huì)影響交易目標(biāo)；假設(shè)買方1現(xiàn)有的制造工藝沒有侵犯任何第三方的專利，則FTO分析可以只關(guān)注新添加的工藝等。
對于買方2而言，調(diào)查范圍、有效性和可實(shí)施性分析可能比買方1更重要，因?yàn)橘I方2的業(yè)務(wù)將被本投資組合完全涵蓋。為此，投資組合中任何專利的無效都可能成為交易的阻礙（涉及專利有效性），因?yàn)槠渖虡I(yè)計(jì)劃可能無法在完全專利覆蓋的情況下實(shí)施（涉及專利范圍）。
此外，對買方2的FTO分析不僅要涵蓋關(guān)鍵流程步驟，還需確認(rèn)買方2從頭到尾整個(gè)工藝流程是否能自由實(shí)施。專利保護(hù)期限對于確保買方2在有價(jià)值的一段時(shí)間內(nèi)在市場上的存在也至關(guān)重要。
三階段法之三——分析調(diào)查結(jié)果
知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的第三個(gè)也是最后一個(gè)階段涉及結(jié)果分析與綜合評估。
在該階段，需要根據(jù)交易盡職調(diào)查的目標(biāo)，對調(diào)查期間發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和利益進(jìn)行平衡。應(yīng)重新審查調(diào)查的范圍，確保其繼續(xù)反映最初確定的優(yōu)先事項(xiàng)。同時(shí)，需要考慮目標(biāo)公司披露的信息及買方能夠?qū)彶榈男畔⒖赡艽嬖谙拗?，并將這些因素整合到整體評估中。
調(diào)查結(jié)果應(yīng)形成一份詳細(xì)清單，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)、收益、調(diào)查范圍及限制等，在會(huì)計(jì)和評估專業(yè)人員的協(xié)助下，從這些清單中將無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為可量化的價(jià)值。
另外，知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查還能提供附加價(jià)值：知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查為調(diào)查方提供了一個(gè)知識(shí)體系。簡言之，經(jīng)過及時(shí)、徹底的盡職調(diào)查后，交易各方能夠清楚地了解自己在出售或購買的資產(chǎn)。這一知識(shí)體系對于重塑交易結(jié)構(gòu)、推動(dòng)停滯不前的談判、協(xié)調(diào)估值以及明確待解決問題等方面具有重要作用。
三階段法小結(jié)——期望和目標(biāo)
無論知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合的構(gòu)成是什么（專利、商標(biāo)、版權(quán)、商業(yè)秘密或其組合），無論交易的類型是什么（合并、收購、許可或合資），也無論企業(yè)的舞臺(tái)是什么（國內(nèi)市場還是國際市場），三階段法基于商業(yè)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)的綜合視角，能夠識(shí)別、減輕或管控相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，從而幫助實(shí)現(xiàn)預(yù)期和目標(biāo)。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查提供一種關(guān)鍵工具，既可用于評估知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值，也可用于收集和整合相關(guān)知識(shí)，形成系統(tǒng)化的信息體系。這為交易雙方提供了基于充分信息的決策依據(jù)，并幫助合理評估和承擔(dān)經(jīng)計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)。
三、專利盡職調(diào)查中的重要事項(xiàng)
以上我們分別從專利盡職調(diào)查的相關(guān)概念，以及基于公司場景的知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查三階段法闡釋了專利盡職調(diào)查的策略。下面筆者將著重介紹在專利盡職調(diào)查中通常需要調(diào)查的重要事項(xiàng)，即：專利法律狀態(tài)分析；專利商業(yè)價(jià)值評估；專利穩(wěn)定性分析；自由實(shí)施（FTO）檢索分析；收購專利組合或企業(yè)資產(chǎn)時(shí)的全面價(jià)值評估等。
1.專利法律狀態(tài)分析
專利法律狀態(tài)分析是評估專利權(quán)利和風(fēng)險(xiǎn)的重要環(huán)節(jié)。分析過程中，應(yīng)全面考量專利的法律程序、許可情況及潛在的權(quán)屬爭議等，以確保專利權(quán)利的穩(wěn)定性和交易安全性。
專利法律狀態(tài)分析一般包括：
?。?）法律程序確認(rèn)：即專利實(shí)質(zhì)審查、復(fù)審、授權(quán)、公眾意見、無效宣告、行政訴訟等法律程序的確認(rèn)。
?。?）權(quán)利瑕疵的確認(rèn)：分析過程中需確認(rèn)專利是否存在以下權(quán)利瑕疵，即專利是否已用于質(zhì)押擔(dān)保以及是否存在因訴訟等原因?qū)е聦＠槐Ｈ那闆r等。
?。?）許可的確認(rèn)及分類：
根據(jù)被許可人取得的實(shí)施權(quán)范圍，專利許可可分為以下幾種類型：
獨(dú)占實(shí)施許可，在約定期間及專利權(quán)的有效地域范圍內(nèi)，專利權(quán)人僅許可一個(gè)被許可人實(shí)施專利，且專利權(quán)人自己不得實(shí)施該專利；
排他實(shí)施許可，在約定期間及專利權(quán)的有效地域范圍內(nèi)，專利權(quán)人僅許可一個(gè)被許可人實(shí)施專利，但專利權(quán)人自己仍可實(shí)施該專利；
普通實(shí)施許可：在約定期間及專利權(quán)的有效地域范圍內(nèi)，專利權(quán)人許可多個(gè)被許可人實(shí)施專利，并保留許可第三人實(shí)施該專利的權(quán)利；
轉(zhuǎn)許可與分許可：許可合同是否允許轉(zhuǎn)許可或分許可，通常需經(jīng)許可人的同意。
關(guān)于許可是否受轉(zhuǎn)讓影響的問題，我國專利法及相關(guān)法規(guī)并未對專利轉(zhuǎn)讓對許可行為的效力作出明確規(guī)定。然而，《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十四條第二款明確指出：讓與人與受讓人訂立的專利權(quán)、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，不影響在合同成立前讓與人與他人訂立的相關(guān)專利實(shí)施許可合同或者技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同的效力。該條款確立了“轉(zhuǎn)讓不破許可”的原則，即專利轉(zhuǎn)讓不影響已存在的許可效力。
?。?）其他風(fēng)險(xiǎn)分析：另外，一般還需確認(rèn)：許可費(fèi)是否應(yīng)支付給專利受讓方以及專利權(quán)屬是否存在爭議，以避免潛在法律風(fēng)險(xiǎn)等。
2.專利商業(yè)價(jià)值評估
評估專利商業(yè)價(jià)值時(shí)需考慮以下關(guān)鍵因素：涉訴情況及訴訟結(jié)果，即分析專利是否曾涉及訴訟及其結(jié)果，以評估專利的穩(wěn)定性、保護(hù)范圍和市場競爭力等；剩余有效期，即考察專利的申請時(shí)間和剩余保護(hù)期限，以判斷其未來市場價(jià)值；歷史轉(zhuǎn)讓與許可情況，即了解專利的交易記錄及授權(quán)許可情況，以衡量其市場認(rèn)可度和潛在收益；權(quán)利要求分析，即評估專利保護(hù)范圍的廣度與深度，確定其是否具備足夠的市場覆蓋力和防御力；競爭對手技術(shù)路線調(diào)查，即研究競爭對手的技術(shù)發(fā)展趨勢，分析專利是否能促使對方規(guī)避設(shè)計(jì)、調(diào)整研發(fā)方向或推遲產(chǎn)品上市，從而取得市場優(yōu)勢或獲得許可收益；國際申請布局與獲獎(jiǎng)情況，即檢查專利的國際申請布局及獲獎(jiǎng)情況，評估其全球影響力和行業(yè)認(rèn)可度等。
綜合上述因素，可以更全面地判斷專利的商業(yè)價(jià)值及其在市場競爭中的地位。
3.專利穩(wěn)定性分析
在我國專利法律實(shí)踐中，即使已獲授專利權(quán)，仍可能面臨競爭對手提出的無效挑戰(zhàn)。因此，對專利的穩(wěn)定性進(jìn)行全面分析至關(guān)重要。專利穩(wěn)定性分析通常需要考慮以下重要因素：專利審查歷史查詢結(jié)果，包括專利實(shí)質(zhì)審查、復(fù)審、無效等程序中的審查歷史；海外布局的同族專利的審查歷史；是否涉訴而可能被提起無效宣告請求；權(quán)利要求數(shù)量；獨(dú)立權(quán)利要求的范圍以及從屬權(quán)利要求的深度等。對于重要專利的穩(wěn)定性分析，還需要進(jìn)行專業(yè)的現(xiàn)有技術(shù)檢索以及相應(yīng)的法律分析。
通過綜合分析上述因素，可以更準(zhǔn)確地評估專利的法律穩(wěn)定性及市場競爭優(yōu)勢。
4.自由實(shí)施檢索分析（FTO）
專利自由實(shí)施（Freedom to Operate，F(xiàn)TO）是對某產(chǎn)品、技術(shù)或發(fā)明創(chuàng)造是否會(huì)侵犯他人專利權(quán)進(jìn)行的檢索和分析。FTO的目標(biāo)是為客戶 （發(fā)明人或者公司）提供一個(gè)其產(chǎn)品或技術(shù)可能存在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的專利清單，以及針對該清單中的專利/專利申請進(jìn)行侵權(quán)分析并得出結(jié)論。
4.1 FTO的一般過程包括：
（1）對目標(biāo)技術(shù)（產(chǎn)品或方法）進(jìn)行調(diào)查研究，進(jìn)行技術(shù)主題拆分，例如零配件、半成品、原材料等；
（2）針對所確定的技術(shù)主題指定FTO檢索策略，確定關(guān)鍵詞及檢索式等；
（3）進(jìn)行FTO檢索；
?。?）識(shí)別可能有侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的專利權(quán)或者相關(guān)專利申請；
?。?）分析專利文件：對識(shí)別出的專利文件進(jìn)行具體分析（即侵權(quán)分析）；
（6）整理和篩選專利文件：根據(jù)分析結(jié)果，整理和篩選存在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的專利文件；
（7）評估侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)：按照低、中、高的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分；
（8）提供解決方案：對于存在高風(fēng)險(xiǎn)的專利，提供應(yīng)對方案，例如專利無效檢索分析、規(guī)避設(shè)計(jì)、許可談判、交叉許可等。
4.2 FTO中的侵權(quán)分析：
首先，確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍：
權(quán)利要求保護(hù)范圍的解釋依據(jù)包括：
?內(nèi)部證據(jù)（專利說明書/審查歷史/無效歷史/訴訟歷史）；
?外部證據(jù)（技術(shù)專家/教科書/技術(shù)手冊等）；
其次，進(jìn)行侵權(quán)比對，需要考慮的法律原則包括：
?全面覆蓋原則；
?等同原則；
?禁止反悔原則；
?捐獻(xiàn)原則等等；
再次，給出侵權(quán)結(jié)論（侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評估）：
?低風(fēng)險(xiǎn)：與目標(biāo)技術(shù)領(lǐng)域相關(guān)，未來技術(shù)發(fā)展可能構(gòu)成一定的風(fēng)險(xiǎn)；
?中風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)專利權(quán)利要求的解釋，可能對專利侵權(quán)進(jìn)行挑戰(zhàn)，有理由認(rèn)為并不構(gòu)成侵權(quán)；
?高風(fēng)險(xiǎn)，有充分理由認(rèn)為目標(biāo)技術(shù)落入專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍。
4.3 FTO解決方案：
經(jīng)過前期的FTO檢索和分析得出的結(jié)論，針對存在風(fēng)險(xiǎn)的專利，可采用以下應(yīng)對策略：
?。?）抗辯：包括不侵權(quán)抗辯，先用權(quán)抗辯，現(xiàn)有技術(shù)抗辯，合法來源抗辯等，可根據(jù)專利法第七十五條規(guī)定的不視為侵犯專利權(quán)的幾種情形進(jìn)行抗辯等；
?。?）主張專利無效：進(jìn)行專利無效檢索，并根據(jù)需要向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出無效宣告請求；
?。?）商業(yè)談判：爭取許可，交叉許可，專利轉(zhuǎn)讓，建立專利聯(lián)盟，和解談判（支付賠償金或補(bǔ)償金）等；
（4）侵權(quán)規(guī)避：例如進(jìn)行規(guī)避設(shè)計(jì)，專利權(quán)屆滿后實(shí)施該專利技術(shù)，或在沒有專利保護(hù)的地域?qū)嵤┑取?/p>
5.收購專利組合或企業(yè)資產(chǎn)時(shí)的全面價(jià)值評估
在企業(yè)的實(shí)際運(yùn)營中，專利往往不是單獨(dú)存在的，而是形成了一定的組合。專利組合的價(jià)值評估不僅需要考慮單個(gè)專利的價(jià)值，更需要考慮專利之間的協(xié)同效應(yīng)、互補(bǔ)效應(yīng)以及集群效應(yīng)。通過專利組合的價(jià)值評估，企業(yè)可以更加準(zhǔn)確地了解自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)的整體價(jià)值，為技術(shù)創(chuàng)新和市場競爭提供有力支持。
專利組合的全面價(jià)值評估內(nèi)容一般包括：
（1）核心專利的準(zhǔn)確分析；
?。?）專利的數(shù)據(jù)化信息統(tǒng)計(jì)，涵蓋：涉及侵權(quán)訴訟情況；專利授權(quán)情況；專利剩余有效期；專利被挑戰(zhàn)情況；技術(shù)領(lǐng)域布局分析；技術(shù)競爭力分析：考慮專利的被引用次數(shù)、發(fā)明人排名等；專利地域布局分析：統(tǒng)計(jì)國際專利數(shù)量，專利授權(quán)的國家等；
（3）專利經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析：一般需考慮，研發(fā)投入，如研發(fā)周期、經(jīng)費(fèi)、人員數(shù)量；調(diào)查競爭對手的技術(shù)路線；是否有國外同族專利；專利技術(shù)轉(zhuǎn)化情況；專利技術(shù)獲獎(jiǎng)情況；專利許可情況等。
對專利組合進(jìn)行價(jià)值評估，一般可采取以下方法：
（1）單個(gè)專利價(jià)值評估：對組合中的每個(gè)專利進(jìn)行價(jià)值評估，這可以參照之前介紹的基本專利價(jià)值評估方法；
（2）專利組合協(xié)同效應(yīng)評估：在單個(gè)專利價(jià)值評估的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步評估專利組合之間的協(xié)同效應(yīng)。這包括技術(shù)互補(bǔ)性、市場互補(bǔ)性以及戰(zhàn)略互補(bǔ)性等方面。通過評估專利組合之間的協(xié)同效應(yīng)，可以更準(zhǔn)確地反映專利組合的整體價(jià)值；
?。?）技術(shù)寬度和技術(shù)深度評估：技術(shù)寬度反映了專利組合所覆蓋的技術(shù)領(lǐng)域和關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)的多少，技術(shù)深度則反映了專利組合在某個(gè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先程度和創(chuàng)新能力。通過對技術(shù)寬度和技術(shù)深度的評估，可以更全面地了解專利組合的技術(shù)實(shí)力和市場競爭力；
?。?）綜合價(jià)值評估：在以上評估的基礎(chǔ)上，對專利組合進(jìn)行綜合價(jià)值評估。包括考慮專利組合的整體創(chuàng)新性、市場應(yīng)用前景、技術(shù)發(fā)展趨勢等多個(gè)方面。通過綜合價(jià)值評估，可以更準(zhǔn)確地反映專利組合的整體價(jià)值和市場潛力。
總結(jié)
在復(fù)雜的市場環(huán)境中，專利盡職調(diào)查不僅是交易風(fēng)險(xiǎn)控制的重要工具，更是推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的關(guān)鍵手段，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供競爭優(yōu)勢和持續(xù)增長的動(dòng)力。本文圍繞專利盡職調(diào)查策略進(jìn)行了深入分析，從專利盡職調(diào)查相關(guān)概念，基于公司場景的知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查三階段法以及專利盡職調(diào)查中的重要事項(xiàng)等幾個(gè)方面詳細(xì)闡述了其概念、執(zhí)行策略及關(guān)鍵事項(xiàng)。
筆者認(rèn)為，在專利盡職調(diào)查中，關(guān)鍵分析領(lǐng)域包括專利法律程序確認(rèn)、專利穩(wěn)定性及價(jià)值評估、自由實(shí)施（FTO）檢索分析及專利許可管理等，而專利組合的協(xié)同效應(yīng)和市場競爭力分析則進(jìn)一步增強(qiáng)了專利資產(chǎn)評估的深度和廣度。通過三階段法和全面分析策略，盡職調(diào)查能夠識(shí)別企業(yè)存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化交易價(jià)值，并為企業(yè)決策提供有力支持。
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