文/北京市集佳律師事務(wù)所 張亮
2024年10月17日，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院發(fā)布《專利授權(quán)確權(quán)審判案析（2014-2024）》（以下簡稱《確權(quán)案析》）?！洞_權(quán)案析》中包含了北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院從審結(jié)的一萬余件案件中精選的58件典型示例，其中大部分案例涉及創(chuàng)造性評價(jià)的審判規(guī)則。本文從中遴選了7件與技術(shù)領(lǐng)域有關(guān)的案例，結(jié)合個(gè)人實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對典型案例中體現(xiàn)的“技術(shù)領(lǐng)域?qū)?chuàng)造性評價(jià)的影響”的審判規(guī)則進(jìn)行分析和解讀，總結(jié)對我們實(shí)務(wù)工作的啟示，以期能夠幫助對專利確權(quán)確有需求者更好地理解《確權(quán)案析》中的裁判規(guī)則，并將其運(yùn)用到專利申請、復(fù)審、無效和行政訴訟工作中。
案例1：（2016）京73行初5648號(hào)
201080019204.X用于監(jiān)視床的電極布置案[i]
案件背景
本案系針對申請人利納克公司的申請?zhí)?01080019204.X，名稱“用于監(jiān)視床的電極布置”的發(fā)明專利PCT申請（簡稱“本申請”）的第112004號(hào)復(fù)審請求審查決定（簡稱“被訴決定”）的行政訴訟案，案號(hào)為（2016）京73行初5648號(hào)。根據(jù)說明書的記載，本申請的技術(shù)領(lǐng)域?yàn)椋河糜诖病⑻貏e是病床或護(hù)理床的設(shè)備。此外，本發(fā)明涉及用于測量床墊片是否濕的方法；其技術(shù)問題為：“提供一種在監(jiān)視床方面故障安全的方案，指示床是否濕，并且同時(shí)提供一種便宜和簡單的方案。同時(shí)要求一種考慮了人的安全性和人的舒適性的方案?！痹胬{克公司經(jīng)兩次修改后的獨(dú)立權(quán)利要求包括權(quán)1和權(quán)8，在此僅以權(quán)1為例：
權(quán)1.一種用于指示床是否濕的設(shè)備，所述設(shè)備包括：具有兩個(gè)電極(9，10)的遺尿者墊片(8)，所述電極(9，10)為導(dǎo)電材料的，并且，電極(9，10)相互間隔地布置在遺尿者墊片(8)中或遺尿者墊片(8)處；用于測量電極(9，10)之間的電阻、電容或阻抗的測量電路；用于基于來自測量電路的測量來確定遺尿者墊片(8)是否濕的控制單元，其特征在于，各電極(9，10)在兩端具有用于連接電極(9，10)與測量電路的電連接點(diǎn)(11,12,13,14)，并且測量電路被裝備以通過在各電極(9，10)的兩個(gè)電連接點(diǎn)(11,12；13,14)之間執(zhí)行導(dǎo)電測試來執(zhí)行電極(9，10)是否完好的測試。
201080019204.X號(hào)專利附圖
在駁回決定中，審查員引用了兩篇對比文件，分別是對比文件1，公開號(hào)為WO2009002180A1，名稱為水檢測器的PCT發(fā)明專利申請公布文本；對比文件2，公開號(hào)為CN1380547A，名稱為：用于尿布等的潮濕檢測裝置和具有這種裝置的尿布的中國發(fā)明專利申請公布文本。被訴決定認(rèn)定本申請相對于對比文件2的區(qū)別技術(shù)特征主要為：（1）遺尿者墊片用于床上；（2）測量電路被裝備以通過在各電極的兩個(gè)電連接點(diǎn)之間執(zhí)行導(dǎo)電測試來執(zhí)行電極是否完好的測試。本申請相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)實(shí)際解決的技術(shù)問題為：如何指示床是否濕以及進(jìn)行電極完好性測試。針對區(qū)別特征（1），對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說為了實(shí)現(xiàn)對床上遺尿的檢測，而將遺尿者墊片用于床上屬于本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段。針對區(qū)別特征（2），對比文件1和2同屬于對濕度檢測的技術(shù)領(lǐng)域，對比文件1公開了一種濕度檢測裝置，給出了對電極是否完好性檢測的技術(shù)啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠想到將其應(yīng)用于對比文件2中，并進(jìn)一步轉(zhuǎn)用于床濕度檢測領(lǐng)域，因此，本申請不具備創(chuàng)造性。
對比文件1，WO2009002180A1附圖
對比文件2，CN1380547A申請附圖
法院觀點(diǎn)
一審法院認(rèn)為：本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉的僅是最接近現(xiàn)有技術(shù)這一發(fā)明的起點(diǎn)，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)朝著被結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)的方向進(jìn)行檢索，則本領(lǐng)域技術(shù)人員將不會(huì)發(fā)現(xiàn)該現(xiàn)有技術(shù)，相應(yīng)地，在其僅知曉最接近現(xiàn)有技術(shù)的情況下，將很難得出訴爭發(fā)明相對于案件中全部對比文件的結(jié)合不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。
本案中，在對比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，一方面，對比文件1涉及一種水檢測器，其應(yīng)用于在大面積范圍內(nèi)檢測建筑物和構(gòu)筑物內(nèi)水分含量，以保證建筑安全；其與對比文件2檢測的對象完全不同，應(yīng)用的場景和目的差異較大，確屬不同的技術(shù)領(lǐng)域。另一方面，對比文件1也未給出對電極完好性進(jìn)行測試的技術(shù)啟示。在評價(jià)本申請權(quán)利要求1的創(chuàng)造性時(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動(dòng)機(jī)將對比文件1和對比文件2結(jié)合進(jìn)行評述，二者的結(jié)合存在技術(shù)障礙。
對比文件2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，由于對比文件2為一種用于指示尿布是否潮濕的檢測裝置，其應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橐淮涡阅虿?，但本申請系一種用于指示床是否濕的設(shè)備，其應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榇?。因在對比文?所應(yīng)用的一次性尿布領(lǐng)域客觀上不可能存在“難以指示床是否濕”這一技術(shù)問題，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員在看到對比文件2的技術(shù)方案時(shí)，便不會(huì)產(chǎn)生解決“如何指示床是否濕”這一問題的動(dòng)機(jī)。在不存在這一動(dòng)機(jī)的情況下，其顯然不會(huì)為解決上述問題而去檢索現(xiàn)有技術(shù)，亦即，其不會(huì)發(fā)現(xiàn)對比文件1，并進(jìn)而將其中的相應(yīng)技術(shù)特征與對比文件2相結(jié)合從而獲得本申請權(quán)利要求1的技術(shù)方案。由此，在以對比文件2為最接近現(xiàn)有技術(shù)的情況下，無法得出本申請權(quán)利要求1相對于對比文件2與1的結(jié)合不具備創(chuàng)造性的結(jié)論，被訴決定有關(guān)本申請權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的認(rèn)定有誤。
實(shí)務(wù)啟示
在運(yùn)用“三步法”創(chuàng)造性判斷規(guī)則時(shí)，最首要的就是確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，即選擇適格的現(xiàn)有技術(shù)作為發(fā)明創(chuàng)造的起點(diǎn)?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值谒恼?.2.1.1給出了兩種最接近現(xiàn)有技術(shù)選擇的方法：（1）選擇與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近的現(xiàn)有技術(shù)。（2）公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同 ，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。據(jù)此，在具體實(shí)務(wù)中，可以按照以下順序依次選擇：
本案給我們的另一個(gè)啟示是：在選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，還需要密切關(guān)注最接近的現(xiàn)有技術(shù)是否存在區(qū)別特征實(shí)際解決的技術(shù)問題。這也是決定該現(xiàn)有技術(shù)是否有資格作為發(fā)明的起點(diǎn)的關(guān)鍵依據(jù)。如果現(xiàn)有技術(shù)中客觀上不可能存在區(qū)別技術(shù)特征所實(shí)際解決的技術(shù)問題，則本領(lǐng)域技術(shù)人員不可能有動(dòng)機(jī)去現(xiàn)有技術(shù)中尋找解決技術(shù)問題的技術(shù)手段，則也就根本上不存在于其他對比文件進(jìn)行結(jié)合得到本申請的技術(shù)方案了。
案例2：（2018）京行終2307號(hào)
201020149855.8液壓開孔器案[ii]
案件背景
本案系針對蔡光華擁有的專利號(hào)201020149855.8（公開號(hào)CN201659199U），名稱“液壓開孔器”的實(shí)用新型專利（簡稱“涉案專利”）的第25420號(hào)無效請求審查決定（簡稱“被訴決定”）的行政訴訟案，一審案號(hào)為（2015）京知行初字第3885號(hào)，二審案號(hào)為（2018）京行終2307號(hào)。根據(jù)說明書的記載，涉案專利的技術(shù)領(lǐng)域?yàn)椋簩︿撥夁M(jìn)行打孔作業(yè)的液壓開孔器，涉及液壓工具技術(shù)領(lǐng)域。發(fā)明目的為：“提供一種操作方便、機(jī)體不易損壞的液壓開孔器。”
蔡光華在無效程序中修改后的權(quán)利要求1為：
一種液壓開孔器，包括油泵、油管、開有可容納鋼軌的空腔的機(jī)體、安裝于機(jī)體內(nèi)的油缸、設(shè)于油缸內(nèi)的活塞和活塞桿、位于空腔一側(cè)的擠孔陽模、位于空腔另一側(cè)的擠孔陰模、出料孔，所述擠孔陽模安裝于活塞桿前端，活塞桿、擠孔陽模、擠孔陰模三者的中心線在同一條直線上，其特征在于：所述機(jī)體為下端封閉的環(huán)狀結(jié)構(gòu)，開有可容納鋼軌的空腔位于機(jī)體中部。
CN201659199U號(hào)專利附圖
被訴決定主要使用了無效請求人江蘇虹晨液壓機(jī)電制造有限公司提交的證據(jù)1，CN101259503A號(hào)，名稱為沖孔裝置的中國發(fā)明申請公布文本、證據(jù)2，CN2153576Y號(hào)，名稱為液壓擠孔機(jī)的中國實(shí)用新型專利公告文本。
以證據(jù)1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，權(quán)利要求1相對于證據(jù)1的區(qū)別特征為：（1）權(quán)利要求1包括油泵、油管，證據(jù)1未公開油泵、油管；（2）權(quán)利要求1采用擠頭陽模和擠頭陰膜配合形成開孔。實(shí)際解決的技術(shù)問題為：機(jī)體形成一個(gè)環(huán)狀封閉結(jié)構(gòu)，以克服下端開放結(jié)構(gòu)帶來的機(jī)體易損的技術(shù)問題。由于證據(jù)2是涉案專利的背景技術(shù)，用于鋼軌工件的沖孔，與證據(jù)1用于汽車制造中的管件加工的加工工件不同，加工目的和原理也不相同，無改進(jìn)動(dòng)機(jī)以解決相應(yīng)的技術(shù)問題，因此其兩者之間沒有結(jié)合的技術(shù)啟示，涉案專利具備創(chuàng)造性。
以證據(jù)2為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，權(quán)利要求1相對于證據(jù)2的區(qū)別特征為：權(quán)利要求1的機(jī)體為下端封閉的環(huán)狀結(jié)構(gòu)，開有可容納鋼軌的空腔位于機(jī)體中部。實(shí)際解決的技術(shù)問題：提供一種加強(qiáng)機(jī)體強(qiáng)度、機(jī)體不易損壞的液壓開孔器。涉案專利的空腔為一容納待沖孔工件的空腔，其作用主要是通過機(jī)體的環(huán)狀封閉結(jié)構(gòu)來降低下端不封閉結(jié)構(gòu)所帶來的機(jī)體易損壞的技術(shù)問題。雖然證據(jù)1中空腔14的四周封閉，但其封閉有其特殊的目的，沖頭20、模具及其空腔14、支撐桿70與加工對象即管件16之間需要密切配合、相互作用，也即，證據(jù)1中模具設(shè)置的目的與本專利并不相同。因此，證據(jù)1沒有給出明確啟示，涉案專利具有創(chuàng)造性。
證據(jù)1，CN101259503A附圖
證據(jù)2，CN2153576Y附圖
法院觀點(diǎn)
上訴人（原告）的主要上訴理由為：證據(jù)1、2在加工對象、目的、模具設(shè)置原理等方面都不相同，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有將證據(jù)1、2的技術(shù)方案相結(jié)合的技術(shù)啟示。對此，一審、二審法院均認(rèn)為：證據(jù)2公開了一種液壓擠孔機(jī)，證據(jù)1和涉案專利均系液壓沖孔裝置，均系利用液壓原理將部件沖孔，三者的技術(shù)領(lǐng)域相同，設(shè)置原理基本相同，僅是加工的部件不相同，涉案專利與證據(jù)1加工的部件為鋼軌，證據(jù)1加工的部件為管件。
針對證據(jù)2與證據(jù)1這一結(jié)合方式，法院認(rèn)為，證據(jù)1中下模具及上模具配合構(gòu)成的空腔的作用是平衡管件內(nèi)部流體向外的壓力，從而達(dá)到良好的沖孔效果。且證據(jù)1中的操作對象管件系中空的，硬度較小，對其沖孔時(shí)，對空腔兩側(cè)模具的沖擊不大，證據(jù)1中并沒有減小對空腔兩側(cè)模具沖擊的需求。證據(jù)2的液壓擠孔機(jī)其操作對象是礦山鋼軌，作用是對鋼軌的雙壁擠孔。因鋼軌硬度較大，對其擠孔時(shí)，下端開放的機(jī)體兩側(cè)受到的沖擊較大，使機(jī)體容易受損。在面對證據(jù)2現(xiàn)有技術(shù)存在的上述技術(shù)問題時(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動(dòng)機(jī)將證據(jù)1中所應(yīng)用的下模具及上模具配合構(gòu)成的空腔應(yīng)用到證據(jù)2中以解決相應(yīng)的技術(shù)問題，即就解決機(jī)體易受損問題而言，證據(jù)1、證據(jù)2兩者沒有結(jié)合的啟示。因此，證據(jù)1沒有明示或暗示關(guān)于將環(huán)狀結(jié)構(gòu)應(yīng)用于鋼軌開孔器中以加強(qiáng)機(jī)體強(qiáng)度、使機(jī)體穩(wěn)固不易受損的技術(shù)內(nèi)容，且目前亦沒有充分的證據(jù)表明這是本領(lǐng)域的公知常識(shí)。故涉案專利相對于證據(jù)2與證據(jù)1的結(jié)合具備創(chuàng)造性。
但如果以證據(jù)1作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，在面對證據(jù)1存在的：機(jī)體形成一個(gè)環(huán)狀封閉結(jié)構(gòu)，以克服下端開放結(jié)構(gòu)帶來的機(jī)體易損的技術(shù)問題時(shí)，由于區(qū)別技術(shù)特征（2）已被證據(jù)2公開。液壓裝置包括油泵、油管是本領(lǐng)域的公知常識(shí)。因此，涉案專利權(quán)利要求1相對于證據(jù)1與證據(jù)2和公知常識(shí)相結(jié)合不具備創(chuàng)造性。
實(shí)務(wù)啟示
《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》第十二條規(guī)定：人民法院確定權(quán)利要求限定的技術(shù)方案的技術(shù)領(lǐng)域，應(yīng)當(dāng)綜合考慮主題名稱等權(quán)利要求的全部內(nèi)容、說明書關(guān)于技術(shù)領(lǐng)域和背景技術(shù)的記載，以及該技術(shù)方案所實(shí)現(xiàn)的功能和用途等。
本案被訴決定認(rèn)為“證據(jù)2與證據(jù)1的加工工件不同，加工目的和原理也不相同”，而法院判決認(rèn)為，“涉案專利、證據(jù)1、2均系液壓沖孔裝置，均系利用液壓原理將部件沖孔，三者的技術(shù)領(lǐng)域相同，設(shè)置原理基本相同，僅是加工的部件不相同?！笨梢姡ㄔ焊鼉A向于以技術(shù)方案所實(shí)現(xiàn)的功能和用途來認(rèn)定所屬技術(shù)領(lǐng)域。
本案給我們另一個(gè)啟示是，選擇不同的最接近的現(xiàn)有技術(shù)，得到的實(shí)際解決技術(shù)問題不同，對與其結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù)的領(lǐng)域要求以及公開的技術(shù)特征、啟示的要求亦不同。
案例3：（2015）京知行初字第6679號(hào)
200980149984.7氫捕獲材料、制備方法及應(yīng)用[iii]
案件背景
被訴決定系被告國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局針對原告原子能委員會(huì)就名稱為“氫捕獲材料、制備方法及應(yīng)用”的第200980149984.7號(hào)PCT發(fā)明專利申請（簡稱本申請）所提復(fù)審請求作出的。根據(jù)說明書的記載，本發(fā)明提出一種材料，所述材料在礦物基質(zhì)(mineral matrix)中包含至少一種涂覆的吸氫劑(hydrogen getter)，并且所述材料用于處理尤其是在放射性廢物的運(yùn)輸安全和儲(chǔ)存的可逆相的范圍內(nèi)的氫氣危險(xiǎn)。利用所述裝置可以在長時(shí)間內(nèi)，在含放射性材料的封閉外殼內(nèi)或不在所述封閉外殼內(nèi)，將可燃?xì)怏w，尤其是氫除去，這種裝置應(yīng)該易于操作和制備并且對輻射分解不敏感。
本案訴爭焦點(diǎn)主要在獨(dú)立權(quán)利要求5的創(chuàng)造性問題。原告在復(fù)審程序中修改后的獨(dú)立權(quán)利要求5為：
一種能夠容納放射性材料的封閉外殼，所述放射性材料可以通過輻射分解或化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生至少一種可燃?xì)怏w，其特征在于，所述外殼進(jìn)一步容納根據(jù)前述權(quán)利要求中任一項(xiàng)所述的至少一種材料。
針對權(quán)利要求5的創(chuàng)造性，駁回決定引用的對比文件如下：
對比文件1：US3939006A，公開了一種在封閉電池中阻止氫氣聚集的氫氣吸收材料（相當(dāng)于能夠捕獲可燃?xì)怏w的材料），包括能夠和氫氣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的物質(zhì)、催化氫氣發(fā)生反應(yīng)的催化劑、以及能夠與前兩種材料相容并且賦予氫氣吸收材料一定形狀的粘結(jié)劑。粘結(jié)劑可以是無機(jī)水泥，如波特蘭水泥（相當(dāng)于膠凝基質(zhì)）。能夠和氫氣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的物質(zhì)可以是MnO2或Ag2O（相當(dāng)于膠凝基質(zhì)中包含至少一種金屬氧化物）。該氫氣吸收材料可封裝于單個(gè)電池中，也可用于其他需要吸收氫氣的封閉容器中。
對比文件2：DE3730743A1，公開了一種在存儲(chǔ)核廢料的封閉容器（相當(dāng)于能夠容納放射性材料的封閉外殼，且放射性材料可以通過輻射分解或化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生氫氣）內(nèi)減少氫氣聚集的方法，將能和氫氣反應(yīng)的物質(zhì)加入到核廢料中，能和氫氣反應(yīng)的物質(zhì)例如封閉電動(dòng)車電池中使用的吸氫物質(zhì)。
被訴決定認(rèn)定最接近的現(xiàn)有技術(shù)對比文件1相對于本申請權(quán)利要求5的區(qū)別技術(shù)特征為：（1）氫氣吸收材料的應(yīng)用場合不同，權(quán)利要求5限定將氫氣吸收材料放置在能夠容納放射性材料的封閉外殼內(nèi)，放射性材料可以通過輻射分解或化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生至少一種可燃?xì)怏w，而對比文件1公開的氫氣吸收材料放置在封閉的電池內(nèi)。（2）膠凝基質(zhì)是地聚膠凝基質(zhì)。實(shí)際解決的技術(shù)問題為：降低封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度、選擇另一種膠凝基質(zhì)的替代方案。
法院觀點(diǎn)
法院認(rèn)為，被訴決定認(rèn)定本申請實(shí)際解決的技術(shù)問題為“降低封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度、選擇另一種膠凝基質(zhì)的替代方案”，這一認(rèn)定意味著對比文件1客觀存在“封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度過高”這一技術(shù)問題。只有如此，本領(lǐng)域技術(shù)人員才有可能產(chǎn)生解決該問題的動(dòng)機(jī)，并基于這一動(dòng)機(jī)去檢索現(xiàn)有技術(shù)以獲得解決該技術(shù)問題的技術(shù)手段，最終獲得本申請權(quán)利要求5的技術(shù)方案。對比文件1為一種用于電池中的吸氫材料，本申請權(quán)利要求5雖亦包含吸氫材料，但該產(chǎn)品為一種封閉核廢料的容器。因?qū)Ρ任募?的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)殡姵?，而非封閉核廢料的容器，其客觀上不可能存在“封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度過高”這一技術(shù)問題，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員在看到對比文件1的技術(shù)方案時(shí)，便不會(huì)產(chǎn)生“降低封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度”的動(dòng)機(jī)。在不存在這一動(dòng)機(jī)的情況下，其顯然不會(huì)為解決上述問題而去檢索現(xiàn)有技術(shù)，亦即，其不會(huì)發(fā)現(xiàn)對比文件2，并進(jìn)而將其中的相應(yīng)技術(shù)特征與對比文件1相結(jié)合從而獲得本申請權(quán)利要求5的技術(shù)方案。由此可知，在以對比文件1為最接近現(xiàn)有技術(shù)的情況下，無法得出本申請權(quán)利要求5相對于對比文件1與2的結(jié)合不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。
對于權(quán)利要求5而言，比較合理的評述邏輯應(yīng)是將同屬核廢料領(lǐng)域的對比文件2作為最接近現(xiàn)有技術(shù)。雖然其相對于對比文件1公開了較少的技術(shù)特征，但其卻可能使本領(lǐng)域技術(shù)人員產(chǎn)生解決問題的動(dòng)機(jī)。基于這一動(dòng)機(jī)，本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)尋求相關(guān)技術(shù)手段以解決其所存在問題，從而有可能發(fā)現(xiàn)對比文件1。如果本申請權(quán)利要求5相對于對比文件2的區(qū)別特征已被對比文件1公開或?qū)儆趹T常技術(shù)手段且有結(jié)合啟示，則可以據(jù)此而認(rèn)定本申請權(quán)利要求5不具備創(chuàng)造性。
盡管如此，因本案為駁回復(fù)審案件，而專利法中未規(guī)定部分授權(quán)制度，在本申請除權(quán)利要求5、14以外的其他權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性的情況下，本申請仍不應(yīng)被授權(quán)，故盡管被訴決定中有關(guān)權(quán)利要求5、14不具備創(chuàng)造性的認(rèn)定有誤，但其有關(guān)維持駁回決定這一結(jié)論正確。
實(shí)務(wù)啟示
發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)際產(chǎn)生過程通?？梢阅Ｐ突癁椋夯诂F(xiàn)有的技術(shù)A，發(fā)現(xiàn)技術(shù)A中存在的技術(shù)問題A’，技術(shù)人員隨機(jī)在現(xiàn)有技術(shù)中尋找可以解決該技術(shù)問題的現(xiàn)有技術(shù)手段，經(jīng)過實(shí)驗(yàn)和驗(yàn)證，最終得到可以解決該技術(shù)問題A’的技術(shù)方案，即發(fā)明創(chuàng)造本身。這個(gè)過程中，技術(shù)人員的思維是“天馬行空”式不受限制的。
而專利創(chuàng)造性判斷的“三步法”則是在后評價(jià)已經(jīng)做出的發(fā)明創(chuàng)造，其必然要基于專利的技術(shù)方案、技術(shù)背景以及本領(lǐng)域技術(shù)人員所能夠具備的基本知識(shí)，換言之，要受到相應(yīng)的能力限制。
正如一審判決中所述，“專利法中創(chuàng)造性判斷的實(shí)質(zhì)是以本領(lǐng)域技術(shù)人員為主體對發(fā)明創(chuàng)造的重構(gòu)過程，而非對各對比文件中所公開內(nèi)容的機(jī)械結(jié)合。因此，這一判斷邏輯并非是以本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉全部對比文件為前提，而是按照發(fā)明創(chuàng)造的客觀規(guī)律，以最接近現(xiàn)有技術(shù)為起點(diǎn)，判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員基于其對現(xiàn)有技術(shù)整體的理解，在看到最接近現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，是否可以發(fā)現(xiàn)其所存在的問題，并以解決該問題為目的進(jìn)行檢索以獲得被結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù)。”
因此，我們在實(shí)務(wù)中需要密切注意本申請相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的實(shí)際解決的技術(shù)問題的具體領(lǐng)域，包括應(yīng)用領(lǐng)域、功能領(lǐng)域。然后在領(lǐng)域相同、相近或者功能相關(guān)的領(lǐng)域中尋找用于結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù)，從而避免盲目劃定過大的檢索范圍，浪費(fèi)大量的工作量，最終可能得到的對比文件在解決的技術(shù)問題這一方面即不滿足要求。
案例4：（2015）京知行初字第2527號(hào)
201010182156.8防泡顆粒[iv]
案件背景
被訴決定系被告國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局針對瓦克化學(xué)股份公司（簡稱瓦克公司）名稱為“防泡顆粒”的第201010182156.8號(hào)發(fā)明專利申請（簡稱本申請）所提復(fù)審請求作出的74856號(hào)專利復(fù)審決定（簡稱被訴決定）。根據(jù)說明書的記載，本發(fā)明涉及防泡顆粒，含有脲或三聚氰胺、或它們的混合物與烷醛(alkanal)的多孔共聚物，以及液體硅酮防泡組合物。
本案訴爭焦點(diǎn)主要在獨(dú)立權(quán)利要求1的創(chuàng)造性問題。權(quán)利要求1：
防泡顆粒（P），含有（A）脲或三聚氰胺、或它們的混合物與烷醛的多孔共聚物，以及（B）在0℃時(shí)為液體的硅酮防泡組合物，其中硅酮防泡組合物（B）含有至少一種具有通式（2）的單元的有機(jī)硅化合物（C），Ra（R1O）bR2cSiO（4-a-b-c）/2（2）其中R是氫原子，單價(jià)、SiC鍵合的、可選地取代的脂肪族烴基，或通過脂肪族基團(tuán)連接到硅原子的芳香族烴基，所述基含有1至18個(gè)C原子，R1是氫原子或單價(jià)、可選地取代的具有1至30個(gè)C原子的烴基，R2是單價(jià)、可選地取代的具有6至18個(gè)C原子的芳香族烴基并通過環(huán)碳原子連接到硅原子上，且a、b、c表示數(shù)值0、1、2或3，條件是a+b+c的總和小于或等于3，且每個(gè)分子，在通式（2）的所有單元的1-100％，優(yōu)選地10-60％，更優(yōu)選地20-40％中c不是0，且在所述有機(jī)硅化合物中通式（2）的所有單元的至少50％中a+b+c的總和是2。
被訴決定認(rèn)為：對比文件1：CN1745167A，公開了一種洗滌劑和織物軟化劑配方，實(shí)施例4公開了組分（A），其與權(quán)利要求1的區(qū)別特征在于組分（B）的結(jié)構(gòu)不同，具體地，權(quán)利要求1限定了（B）硅酮防泡組合物的具體組成，對比文件1實(shí)施例4使用的是Ultratex7649硅氧烷油。本申請權(quán)利要求1相對于對比文件1實(shí)施例4實(shí)際解決的技術(shù)問題僅是提供了一種防泡顆粒組合物的替代配方，因此，本申請權(quán)利要求1是否具備創(chuàng)造性的關(guān)鍵在于，現(xiàn)有技術(shù)中是否存在將（B）硅酮防泡組合物用作防泡劑的技術(shù)啟示。對比文件2：CN1950136A，除泡組合物，公開了區(qū)別特征組分（B），且其也作為除（消）泡劑組合物的組分使用，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)使用上述有機(jī)硅化合物的組合物代替對比文件1實(shí)施例4的Ultratex7649硅氧烷油，與載體PergopakM結(jié)合形成防泡顆粒，并且預(yù)期其能達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)效果。因此，在對比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對比文件2和公知常識(shí)，得出權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案，對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的。
原告訴訟的理由主要包括：（1）最接近的現(xiàn)有技術(shù)認(rèn)定錯(cuò)誤；（2）對比文件1領(lǐng)域不同，不存在結(jié)合啟示；（3）權(quán)利要求1具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。
法院觀點(diǎn)
法院認(rèn)為，審查指南中依據(jù)密切程度可能涉及的情形對于最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定規(guī)定了相關(guān)參考因素，其目的便在于為審查員及無效請求人提供有價(jià)值的指引，以盡可能確保只有真正對現(xiàn)有技術(shù)整體具有技術(shù)貢獻(xiàn)的發(fā)明創(chuàng)造方可獲得授權(quán)，從而提高授權(quán)質(zhì)量。盡管如此，“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”仍僅是創(chuàng)造性判斷的起點(diǎn)，其僅可能通過對創(chuàng)造性判斷的結(jié)論產(chǎn)生影響而間接發(fā)揮作用，其本身并非單獨(dú)的授權(quán)條件。換言之，最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定并無對錯(cuò)之分。即便具體案件中所確定的最接近現(xiàn)有技術(shù)與訴爭發(fā)明創(chuàng)造并不“最密切相關(guān)”，甚至并不“相關(guān)”，法院亦不會(huì)因此而撤銷被訴決定。
對比文件1領(lǐng)域雖然不同，但在硅氧烷油的常見用途之一是消泡劑的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員當(dāng)然可以認(rèn)識(shí)到這一混合物具有消泡的作用。相應(yīng)地，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于前述認(rèn)知有動(dòng)機(jī)將該混合物中的消泡劑硅氧烷油替換為其他消泡劑，以達(dá)到預(yù)期技術(shù)效果，因此，原告認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)基于消泡的目的而將對比文件1、2相結(jié)合的主張不能成立。
實(shí)務(wù)啟示
最接近的現(xiàn)有技術(shù)的地位相當(dāng)于真實(shí)研發(fā)過程中的起點(diǎn)，“最密切相關(guān)”具有參考指引作用，并非授權(quán)的條件之一。因此，只要能夠通過創(chuàng)造性“三步法”判斷規(guī)則的檢驗(yàn)，無論選擇的最接近的現(xiàn)有技術(shù)與本申請是否“最密切相關(guān)”，均不影響得出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。
此外，在確定現(xiàn)有技術(shù)的領(lǐng)域時(shí)，還需要注意類似本案這種對比文件的技術(shù)方案具有其他“公知”的功能或作用，避免忽略技術(shù)實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容而導(dǎo)致對技術(shù)領(lǐng)域認(rèn)定錯(cuò)誤，從而錯(cuò)過可用的對比文件的情況發(fā)生。
案例5：（2015）京知行初字第5974號(hào)
201020130726.4一種乒乓球拍[v]
案件背景
被訴決定系被告國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局針對王才本擁有的名稱為“一種乒乓球拍”的第201020130726.4號(hào)（CN201643580U）實(shí)用新型專利（簡稱涉案專利）所提無效請求作出的26731號(hào)專利無效請求審查決定（簡稱被訴決定）。
本案訴爭焦點(diǎn)主要在獨(dú)立權(quán)利要求1的創(chuàng)造性問題。權(quán)利要求1：
一種乒乓球拍，包括手柄1、底板2和位于底板上的彈性面板3，其特征在于：所述手柄1和底板2由塑料材料和玻璃纖維注塑成型制成，彈性面板3與底板通過注塑的方法固定連接在一起，手柄1的表面注塑有天然橡膠、人工橡膠、硅膠或塑料膠粒制成的防滑層4；所述彈性面板3由天然橡膠、人工橡膠、硅膠或塑料膠粒制成；所述制成底板2的塑料材料是PP、ABS或聚丙烯；所述塑料膠料為PPE、PU、TPU、EPDM或POE。
CN201643580U一種乒乓球拍附圖
無效請求人廣州雙魚體育用品集團(tuán)有限公司（簡稱雙魚公司）針對權(quán)利要求1主要提交了兩份證據(jù)，附件1為CN1827194A的中國發(fā)明專利申請公開說明書，其公開了一種乒乓球拍，其相對于涉案專利權(quán)利要求1的區(qū)別技術(shù)特征為：（1）手柄和底板采用注塑成型，彈性面板與底板通過注塑的方法固定連接在一起；（2）手柄和底板材料中的纖維為玻璃纖維，所述制成底板的塑料材料是PP、ABS或聚丙烯，所述彈性面板由天然橡膠、人工橡膠、硅膠或塑料膠粒制成，所述塑料膠料為PPE、PU、TPU、EPDM或POE；（3）手柄的表面注塑有天然橡膠、人工橡膠、硅膠或塑料膠粒制成的防滑層。附件2為CN101003169A的中國發(fā)明專利申請公布說明書，其公開了一種帶有加強(qiáng)芯和防滑條的長桿狀工具手柄的兩次成型方法，并具體公開了：長桿狀工具手柄包括加強(qiáng)芯3，材料為玻璃鋼或天然材料或金屬材料或塑料，用注塑或模壓方式在加強(qiáng)芯3表面上復(fù)合一層防滑條7，其中防滑條7剛好位于工作時(shí)手握處，防滑條7的材料選用普通橡膠或硫化橡膠或熱塑彈性材料或改性彈性材料。
附件1：CN1827194A附圖
附件2：CN101003169A附圖
被訴決定認(rèn)為：區(qū)別技術(shù)特征（1）注塑成型和模壓制成型是本領(lǐng)域兩種常用的用于塑料等材料的成型工藝；區(qū)別技術(shù)特征（2）玻璃纖維是本領(lǐng)域公知的塑料添加纖維，技術(shù)效果可以預(yù)料；區(qū)別技術(shù)特征（3）被附件2公開，有結(jié)合啟示，技術(shù)效果能夠預(yù)料。因此，權(quán)利要求1相對于附件1、2以及本領(lǐng)域公知常識(shí)的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。
原告訴訟的主要理由為：附件2與涉案專利的領(lǐng)域完全不同，不能用于評價(jià)創(chuàng)造性，因此，涉案專利權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性。
法院觀點(diǎn)
法院認(rèn)為，因?qū)嵱眯滦蛯＠c發(fā)明專利在創(chuàng)造性上的區(qū)別體現(xiàn)為創(chuàng)造性程度的高低，而創(chuàng)造性程度與技術(shù)領(lǐng)域并無必然聯(lián)系，故即便被結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù)與實(shí)用新型專利并非相同、相近或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域，亦不意味著該實(shí)用新型專利必然具有創(chuàng)造性，仍需考慮該技術(shù)方案對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否容易想到。
附件2中披露的手柄防滑手段在附件2中所起的作用與本專利權(quán)利要求1中防滑層所起的作用并無不同，均是用以加強(qiáng)手柄的防滑功能。在無證據(jù)證明存在結(jié)合障礙的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于乒乓球拍的使用需求，在附件2的基礎(chǔ)上將其防滑條位置進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整，并與附件1相結(jié)合以獲得本專利無需創(chuàng)造性勞動(dòng)。
實(shí)務(wù)啟示
《專利審查指南》第四部分第六章第4節(jié)規(guī)定了實(shí)用新型專利創(chuàng)造性要求與發(fā)明專利有所不同，具體可以參見下表：
由此可知，對于實(shí)用新型專利而言，在進(jìn)行創(chuàng)造性評價(jià)時(shí)，其對比文件應(yīng)著重從相同的領(lǐng)域選擇。但是，也并不是說完全不能選擇相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)，主要是看是否有明確的啟示。這意味著，我們在實(shí)務(wù)中需要根據(jù)實(shí)際解決的技術(shù)問題的指引，尋找?guī)в小懊鞔_的啟示”的現(xiàn)有技術(shù)作為對比文件。
案例6：（2020）最高法知行終383號(hào)
201420052110.8便攜式頻譜儀[vi]
案件背景
被訴決定系被上訴人國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局針對上訴人廣東駿豐頻譜股份有限公司（以下簡稱駿豐公司）擁有的名稱為“便攜式頻譜儀”的第201420052110.8號(hào)（CN203829490U）實(shí)用新型專利（簡稱涉案專利）所提無效請求作出的33249號(hào)專利無效請求審查決定（簡稱被訴決定）。根據(jù)涉案專利說明書的記載，涉案專利屬于頻譜保健治療領(lǐng)域，尤其涉及一種利用紅外輻射的保健治療儀。
本案訴爭焦點(diǎn)主要在獨(dú)立權(quán)利要求1的創(chuàng)造性問題。權(quán)利要求1：
“一種便攜式頻譜儀，包括一本體，所述本體帶有能產(chǎn)生紅外輻射的頻譜發(fā)生器，其特征在于，所述本體包括上轉(zhuǎn)體、上轉(zhuǎn)軸、中轉(zhuǎn)體、下轉(zhuǎn)軸、手柄，所述上轉(zhuǎn)體與所述中轉(zhuǎn)體通過上轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)連接，所述中轉(zhuǎn)體與手柄通過下轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)連接，所述上轉(zhuǎn)軸與下轉(zhuǎn)軸垂直；所述頻譜發(fā)生器位于所述上轉(zhuǎn)體內(nèi)，所述上轉(zhuǎn)體與所述頻譜發(fā)生器的輻射面相對應(yīng)的一面設(shè)有柵格，所述頻譜發(fā)生器所產(chǎn)生的紅外輻射可透過所述柵格。”
CN203829490U便攜式頻譜儀附圖
無效請求人北京周林頻譜科技有限公司（以下簡稱周林公司）針對權(quán)利要求1主要提交了兩份證據(jù)，證據(jù)1，第CN302124388S號(hào)中國外觀設(shè)計(jì)專利，公開了一種便攜式頻譜儀，并具體公開了：便攜式頻譜儀，用于局部照射，改善血液循環(huán)，促進(jìn)新陳代謝，消除腫脹，活血化瘀，用于局部損傷的輔助治療和保健。證據(jù)12，CN202859585U號(hào)中國實(shí)用新型專利，公開了一種多功能按摩椅，并具體公開了：按摩椅包括旋轉(zhuǎn)式紅外線桌板，桌板上設(shè)有紅外線保健裝置6，可選用紅外線、磁石、鈾玉等材質(zhì)制成，紅外線保健裝置正常工作時(shí)可以覆蓋人體大腿及膝蓋部位，改善血液循環(huán)，桌架連接桿的一端設(shè)于第一缺口槽內(nèi)并通過第一銷軸連接，桌架連接桿（相當(dāng)于手柄）的另一端設(shè)有第二缺口槽，轉(zhuǎn)動(dòng)塊（相當(dāng)于中轉(zhuǎn)體）設(shè)于第二缺口槽內(nèi)并通過第二銷軸（相當(dāng)于下轉(zhuǎn)軸）連接，所述轉(zhuǎn)動(dòng)塊上設(shè)有第三缺口槽，桌板固定架（相當(dāng)于上轉(zhuǎn)體）上的旋轉(zhuǎn)部設(shè)于第三缺口槽內(nèi)并通過第三銷軸（相當(dāng)于上轉(zhuǎn)軸）連接，這樣的結(jié)構(gòu)比較簡單，連接、旋轉(zhuǎn)比較可靠。這樣的結(jié)構(gòu)可以使桌板翻轉(zhuǎn)和旋轉(zhuǎn)，使桌板沿固定點(diǎn)實(shí)現(xiàn)360度旋轉(zhuǎn)，便于旋轉(zhuǎn)式紅外線桌板的安裝，同時(shí)也便于滿足客戶的需要。
證據(jù)1：CN302124388S附圖
證據(jù)12：CN202859585U附圖
被訴決定認(rèn)為：權(quán)利要求1相對于證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征為：轉(zhuǎn)軸、下轉(zhuǎn)軸，所述上轉(zhuǎn)體與所述中轉(zhuǎn)體通過上轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)連接，所述中轉(zhuǎn)體與所述手柄通過下轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)連接，所述上轉(zhuǎn)軸與下轉(zhuǎn)軸垂直。實(shí)際解決的技術(shù)問題為：如何連接上轉(zhuǎn)體、中轉(zhuǎn)體和手柄并實(shí)現(xiàn)多角度調(diào)整。
證據(jù)12中的旋轉(zhuǎn)式紅外線桌板也可以實(shí)現(xiàn)360度旋轉(zhuǎn)，滿足客戶的需要，上述特征在證據(jù)12中起到的作用與該特征在權(quán)利要求1中的作用相同，都是實(shí)現(xiàn)多角度調(diào)整，因此證據(jù)12給出了將上述特征應(yīng)用于證據(jù)1的啟示。因此，權(quán)利要求1相對于證據(jù)1、12以及本領(lǐng)域公知常識(shí)的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。
原告訴訟的主要理由為：（1）在認(rèn)定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)基于技術(shù)效果來確定。因此，技術(shù)問題應(yīng)為：通過連接上轉(zhuǎn)體、中轉(zhuǎn)體和手柄實(shí)現(xiàn)多角度調(diào)整以實(shí)現(xiàn)便于攜帶。（2）證據(jù)12的領(lǐng)域差距過大，多功能按摩椅不存在便于攜帶的問題，沒有啟示。
法院觀點(diǎn)
法院認(rèn)為，對于實(shí)際解決技術(shù)問題的認(rèn)定著眼于區(qū)別技術(shù)特征在整體技術(shù)方案中所直接起到的技術(shù)效果，本專利權(quán)利要求1相對于證據(jù)1的區(qū)別特征的實(shí)質(zhì)在于，通過轉(zhuǎn)軸的設(shè)置使得上轉(zhuǎn)體及中轉(zhuǎn)體可繞軸轉(zhuǎn)動(dòng)，而該技術(shù)手段所直接導(dǎo)致的技術(shù)效果即為被訴決定中所認(rèn)定的對于上轉(zhuǎn)體及中轉(zhuǎn)體實(shí)現(xiàn)多角度調(diào)整。針對原告主張權(quán)利要求1具有便攜這一技術(shù)效果，法院認(rèn)為，因在考慮結(jié)合啟示時(shí)僅需考慮區(qū)別技術(shù)特征所實(shí)際解決的技術(shù)問題，而便攜這一技術(shù)效果客觀上并非單獨(dú)由區(qū)別技術(shù)特征所直接導(dǎo)致，故對于該技術(shù)問題在考慮結(jié)合啟示時(shí)無需考慮。駿豐公司上訴主張?jiān)瓕徟袥Q認(rèn)定的“多角度調(diào)整”實(shí)質(zhì)上只是一種技術(shù)手段，并非一種技術(shù)效果，其實(shí)際上是將技術(shù)問題的確定限定在了與技術(shù)效果相關(guān)的技術(shù)問題中，限縮了對技術(shù)啟示的范圍，既不符合創(chuàng)造性評價(jià)的審查實(shí)踐，也無法律依據(jù)。
創(chuàng)造性程度與技術(shù)領(lǐng)域并無必然聯(lián)系，故即便被結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù)與實(shí)用新型專利并非相同、相近或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域，亦不意味著該實(shí)用新型專利必然具有創(chuàng)造性，仍需考慮該技術(shù)方案對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否容易想到。現(xiàn)有技術(shù)中給出明確的啟示，例如現(xiàn)有技術(shù)中有明確的記載，促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員到相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ矣嘘P(guān)技術(shù)手段的，可以考慮其相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域。證據(jù)12公開的一種多功能按摩椅，包括了具有紅外線保健功能的紅外線保健裝置，紅外線保健裝置與本專利所屬技術(shù)領(lǐng)域相近，并非是不同的技術(shù)領(lǐng)域，因此，可以考慮該相近技術(shù)領(lǐng)域是否存在技術(shù)啟示。證據(jù)12公開的按摩椅的旋轉(zhuǎn)式紅外線桌板中具體公開了桌板固定架（相當(dāng)于上轉(zhuǎn)體）、轉(zhuǎn)動(dòng)塊（相當(dāng)于中轉(zhuǎn)體）及桌架連接桿（相當(dāng)于手柄），上述三部件之間分別通過第三銷軸（相當(dāng)于上轉(zhuǎn)軸）及第二銷軸（相當(dāng)于下轉(zhuǎn)軸）連接，且第二銷軸和第三銷軸相互垂直?？梢姡C據(jù)12中公開了本專利權(quán)利要求1對于證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征上轉(zhuǎn)軸、下轉(zhuǎn)軸，以及“所述上轉(zhuǎn)體與所述中轉(zhuǎn)體通過上轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)連接，所述中轉(zhuǎn)體與所述手柄通過下轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)連接，所述上轉(zhuǎn)軸與下轉(zhuǎn)軸垂直”。因證據(jù)12的上述技術(shù)手段所實(shí)際解決的技術(shù)問題與本專利與證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際解決的技術(shù)問題均為調(diào)整使用角度，故本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)將該技術(shù)手段應(yīng)用于證據(jù)1以得到本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案，且無需創(chuàng)造性勞動(dòng)。
實(shí)務(wù)啟示
《專利審查指南》第二部分第七章5.3規(guī)定：功能類似或應(yīng)用類似的技術(shù)領(lǐng)域是根據(jù)申請文件中揭示出的申請的主題所必須具備的本質(zhì)功能或者用途來確定，而不是只根據(jù)申請的主題的名稱，或者申請文件中明確指出的特定功能或者特定應(yīng)用來確定。
因此，在認(rèn)定實(shí)用新型專利的現(xiàn)有技術(shù)的相近或者相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域時(shí)，應(yīng)該綜合考慮其公開的技術(shù)方案中具備的本質(zhì)功能或者用途來確定，不能受限于現(xiàn)有技術(shù)文件中指出的某個(gè)特定功能或者特定應(yīng)用。
案例7：（2018）京73行初5186號(hào)
200720051346.X一種充氣式球門[vii]
案件背景
被訴決定系被告國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局針對原告梁廣仁擁有的名稱為“一種充氣式球門”的第200720051346.X號(hào)（CN201049185Y）實(shí)用新型專利（簡稱涉案專利）所提無效請求作出的34844號(hào)專利無效請求審查決定（簡稱被訴決定）。
本案訴爭焦點(diǎn)主要在獨(dú)立權(quán)利要求1的創(chuàng)造性問題。經(jīng)修改的權(quán)利要求1為：
“一種充氣式球門，其包括：若干軟管；若干球門連接裝置，所述球門連接裝置用于連接所述軟管；所述若干軟管連接成球門狀，其中，所述若干球門連接裝置中至少一個(gè)具有充／排氣閥，其特征在于：所述球門連接裝置進(jìn)一步包括：至少兩個(gè)接頭，所述接頭前端具有倒齒；固套，所述固套放置于所述接頭中以支撐所述接頭；以及外環(huán)；所述外環(huán)套在所述倒齒上。”
CN201049185Y一種充氣式球門附圖
無被訴決定針對權(quán)利要求1的創(chuàng)造性主要涉及廣州市毅拓體育用品有限公司（簡稱毅拓公司）、紹興市太一文具有限公司（簡稱太一公司）提交的兩份證據(jù)，附件1，公開號(hào)為GB2422322A的英國專利，公開一種充氣運(yùn)動(dòng)球門。附件3，授權(quán)公告號(hào)為CN2230865Y的中國實(shí)用新型專利，其公開了一種上水管接頭。
附件1：GB2422322A運(yùn)動(dòng)球門附圖
附件3：CN2230865Y上水管接頭附圖
被訴決定認(rèn)為：附件1中所述的“單個(gè)空心的連接體”相應(yīng)于本專利權(quán)利要求1中所述的連接裝置，附件1中所述的充氣式球門的連接體包括多個(gè)本專利權(quán)利要求1中所述的“接頭”，本專利權(quán)利要求1和附件1的區(qū)別在于：（1）所述接頭前端具有倒齒；（2）固套，所述固套放置于所述接頭中以支撐所述接頭；以及（3）外環(huán)，所述外環(huán)套在軟管外而將軟管緊壓在所述倒齒上。實(shí)際解決的技術(shù)問題為：改進(jìn)分體式充氣球門接頭之間的連接方式，提供防止接頭之間漏氣的連接裝置。
附件3中公開了上述區(qū)別技術(shù)特征的連接方式，且公開了所述的“固套”、“倒齒”、“外環(huán)”具體特征，作用與權(quán)利要求1相同。本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)采用上述區(qū)別特征改進(jìn)附件1從而獲得本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案，本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案對本領(lǐng)域的技術(shù)人員而言是顯而易見的，不符合專利法第22條第3款的規(guī)定。
針對梁廣仁強(qiáng)調(diào)的附件3與本專利不屬于同一技術(shù)領(lǐng)域，本專利是對氣體的密封，附件3涉及的是對水的密封，兩者差別大，對氣密性、壓力等要求不相同，附件1、3不具備結(jié)合的啟示，被訴決定認(rèn)為：雖然水管與接頭之間的密封和氣管與接頭之間的密封雖然存在差別，但兩者類似，達(dá)到防止管中的流體泄漏是連接的基本要求，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對充氣管之間的連接時(shí)，為避免漏氣，結(jié)合其知曉的普通技術(shù)知識(shí)，會(huì)促使其到常用的軟管連接裝置，如水管連接裝置中尋找相關(guān)技術(shù)手段，由此，對氣密性、壓力等要求不相同并不妨礙本領(lǐng)域技術(shù)人員采用附件3改進(jìn)附件1，而且，將附件3公開的連接方式結(jié)合本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)改進(jìn)后用于附件1并不存在技術(shù)上障礙，是出于提高分體式充氣球門接頭之間的連接密封性能的需要，這也是通常的需求。
法院觀點(diǎn)
法院認(rèn)為，雖然對實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性審查中，在判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否存在相關(guān)技術(shù)啟示時(shí)，一般著重于考慮該實(shí)用新型專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域，但是如果現(xiàn)有技術(shù)中給出明確的啟示，促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員到相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ矣嘘P(guān)技術(shù)手段的，可以考慮其相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域。雖然附件3公開了一種上水管接頭，而非充氣式球門，二者領(lǐng)域不同，但在本案中，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對如何改進(jìn)軟管與連接裝置的連接方式以使密封性更好這一普遍問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)借鑒生活中常用的連接方式，正如被訴決定的示例那樣，例如水管連接接頭的密封、煤氣管道連接接頭的密封等。上述連接方式屬于生活常識(shí)中給出的明確啟示情形。即便水管與接頭之間的密封和氣管與接頭之間的密封存在差別，但不能忽略兩者均有防止管中的流體泄漏的共同屬性，這也屬于連接的基本要求，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對充氣管之間的連接時(shí)，對氣密性、壓力等要求不同，進(jìn)一步結(jié)合其知曉的普通技術(shù)知識(shí)，進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整即可，并不存在明顯技術(shù)結(jié)合障礙。為了解決軟管與軟管連接的密封性問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)采用附件3公開的管連接裝置應(yīng)用在附件1中從而獲得涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案，涉案專利權(quán)利要求1相對于附件1和附件3的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。
實(shí)務(wù)啟示
《專利審查指南》第二部分第四章2.4對“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”的知識(shí)和能力進(jìn)行了界定：他知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識(shí)，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。如果所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知該申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識(shí)和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力。
因此，實(shí)務(wù)中，在運(yùn)用“三步法”重新定位區(qū)別特征實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，需要注意應(yīng)用領(lǐng)域和技術(shù)手段的關(guān)聯(lián)性判斷。如果技術(shù)問題涉及具體應(yīng)用領(lǐng)域的“個(gè)性的特定問題”，則一般來說，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)^(qū)別技術(shù)特征具有限定作用，不能將兩者割裂開來，換言之，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)有動(dòng)機(jī)去其他領(lǐng)域?qū)ふ医鉀Q技術(shù)問題的技術(shù)手段。如果技術(shù)問題涉及的是可能在不同應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)普遍的共性技術(shù)問題，則所屬領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合其應(yīng)有的能力，在該技術(shù)問題促使下，有動(dòng)機(jī)跨領(lǐng)域?qū)ふ医鉀Q技術(shù)問題的技術(shù)手段。這也不失是我們在實(shí)務(wù)中選擇用于結(jié)合的對比文件的領(lǐng)域范圍的判斷方法。
參考文獻(xiàn)
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[v] 《專利授權(quán)確權(quán)審判案析（2014-2024）》，第43-44頁。
[vi] 《專利授權(quán)確權(quán)審判案析（2014-2024）》，第58-59頁。
[vii] 《專利授權(quán)確權(quán)審判案析（2014-2024）》，第59-60頁。