文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 馬偉風(fēng)
摩洛哥已于1971年加入《馬德里協(xié)定》，同為《馬德里協(xié)定相關(guān)的議定書》成員國，除單一申請方式外，亦可通過馬德里國際注冊指定摩洛哥。摩洛哥現(xiàn)行商標法為《第17-97號工業(yè)產(chǎn)權(quán)保護法》，商標保護采用「在先申請」原則，但摩洛哥工業(yè)產(chǎn)權(quán)局僅就絕對理由進行實質(zhì)審查，并不對在先權(quán)利進行相對理由審查，由此導(dǎo)致商標搶注在摩洛哥頻發(fā)。
面臨搶注商標，通常商標權(quán)人可通過商標異議、無效宣告兩種途徑進行救濟。具體救濟措施視商標狀態(tài)而定。除前述公立救濟措施外，亦可考慮通過發(fā)送警告函、談判等方式進行私力救濟。在此，筆者將結(jié)合摩洛哥商標制度的特殊性簡要針對商標搶注相關(guān)救濟措施介紹如下：
一、針對未注冊搶注商標，在異議公告期內(nèi)提起異議申請
摩洛哥的商標異議公告期為2個月，如搶注商標尚未注冊，但已進入異議公告，根據(jù)《第 17-97號工業(yè)產(chǎn)權(quán)保護法》第148條（2）款規(guī)定，在先商標權(quán)人或受《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（以下簡稱《巴黎公約》）第6條第2款規(guī)定的在先馳名商標所有人可自商標公告之日起2個月內(nèi)向工業(yè)產(chǎn)權(quán)局提起異議。
摩洛哥異議程序為：異議-答辯-質(zhì)證（非強制程序）-裁定。如申請人在答辯期內(nèi)未按時進行答辯，官方依然會進行依職權(quán)審查。如異議失敗，失敗方可自收到異議決定通知 15 天內(nèi)向商標局提出異議復(fù)審，后續(xù)仍被駁回，可向法院提起訴訟。
根據(jù)《第17-97號工業(yè)產(chǎn)權(quán)保護法》，異議理由通?？砂?、第133-136“絕對理由條款”：如，商標不具有顯著性、違反公序良俗、違反經(jīng)濟法規(guī)或海關(guān)規(guī)定等；2、第137條“侵犯在先商標權(quán)利”：如，與在先商標或《巴黎公約》在先馳名商標構(gòu)成混淆性近似、為公眾知曉的他人名稱、商號、地理標志、受律保護的權(quán)利保護文學(xué)藝術(shù)作品等構(gòu)成混淆性近似；3、第153條“商標注冊人享有的權(quán)利”；4、第155條“未經(jīng)商標權(quán)人授權(quán)，為假冒商標”；5、第184條“不正當競爭”等。
但根據(jù)一般實踐，摩洛哥一般不能基于絕對理由提起異議，且工業(yè)產(chǎn)權(quán)局一般不考慮版權(quán)。據(jù)此，如商標權(quán)人（異議人）在摩洛哥不享有在先商標權(quán)利或商標未經(jīng)長期大量使用在摩洛哥取得較高知名度，異議往往難以取得成功。此外，摩洛哥一件異議申請僅可以基于一件在先權(quán)利，如需基于多件在先商標，需提起多件異議，該點較為特殊，系曾為法國殖民地相關(guān)。
一言蔽之，摩洛哥異議方案應(yīng)作為商標維權(quán)首要之選，但需商標權(quán)人在摩洛哥享有在先商標權(quán)利或商標經(jīng)過長期使用較高知名度，同時需商標權(quán)人定期對自身商標進行監(jiān)測，避免錯過異議期限，導(dǎo)致后續(xù)通過無效訴訟維權(quán)成本增加。
二、針對已注冊搶注商標，積極提起無效/撤銷訴訟
如搶注商標已注冊成功，商標權(quán)人將無法提起異議，只能對搶注商標無效宣告申請。對于無效宣告提起時間，如果商標申請并非惡意搶注，且已被容忍使用滿五年，則無法對該商標提起無效宣告，但如為惡意注冊，則不受五年限制。
此外，除上述無效宣告措施外，如搶注商標已注冊滿五年，亦可考慮結(jié)合市場調(diào)查結(jié)果，對搶注商標基于連續(xù)五年不使用提起撤銷申請。摩洛哥市場調(diào)查并非必經(jīng)程序，但摩洛哥撤銷和無效宣告均為法院訴訟程序，費用通常較高。為提高撤銷把握，同時避免因此浪費大量時間和金錢，建議商標權(quán)人在啟動撤銷申請前進行市場調(diào)查。
無效訴訟理由同上述異議理由。但同樣，如商標權(quán)人在摩洛哥不享有在先商標權(quán)利或商標未經(jīng)長期大量使用在摩洛哥取得較高知名度，無效宣告亦難以取得成功，且摩洛哥對惡意認定較為嚴格，如無直接惡意證據(jù)，僅依據(jù)其他國家在先商標權(quán)利，恐難以被法院支持。
三、向搶注人發(fā)送警告函要求對方撤回/轉(zhuǎn)讓搶注商標
如上所述，由于摩洛哥異議和無效對在先商標權(quán)利和知名度要求較為嚴格，且通過無效/撤銷訴訟取回搶注商標的費用較高，在提起反對措施前，如搶注人為商標權(quán)人經(jīng)銷商或與對方存在商業(yè)往來，商標權(quán)人亦可考慮先行向?qū)Ψ桨l(fā)送警告函或通過和解談判的方式，要求對方主動撤回商標或?qū)⑸虡宿D(zhuǎn)讓給自己。
但，該方案往往具有較大被動和不確定性，如搶注方為搶注慣犯往往會索要高價，如為經(jīng)銷商搶注，則對方基于自身商業(yè)考慮，通常不會輕易撤回或轉(zhuǎn)讓給真正商標權(quán)人，因此，建議采取該方案同時配合無效或撤銷等措施一并向?qū)Ψ绞?，迫使雙方進行談判，通過非訴程序解決爭議。
四、結(jié)語
基于摩洛哥商標審查程序不就在先權(quán)利進行審查這一特殊性，加強海外商標布局及建立商標監(jiān)測體系是企業(yè)“出?！钡闹匾h(huán)節(jié)，即使商標已在摩洛哥取得注冊，商標權(quán)人仍不能掉以輕心，仍需建立商標監(jiān)測，以便在異議階段發(fā)現(xiàn)商標搶注行為時，可以立即啟動商標異議程序，以較小的成本維護商標權(quán)利，避免后續(xù)一旦搶注商標成功注冊，需花費較高成本通過訴訟程序進行解決。
此外，根據(jù)海外商標監(jiān)測以及海外糾紛實踐，經(jīng)銷商/代理商搶注在商標搶注案中的占比較大。為防范經(jīng)銷商/代理商的商標搶注行為，建議商標權(quán)人在合同明確約定知識產(chǎn)權(quán)的保護條款，并留存好雙方商業(yè)往來的證據(jù)，包括雙方之間的銷售合同、代理協(xié)議或者其他單據(jù)等，以便后續(xù)在維權(quán)措施中占據(jù)主動地位。