文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋洋 嚴雨蒙
近年來，美國專利商標局（下稱“USPTO”或“美國專商局”）對商標不正當申請的審查日趨嚴格，針對其認為違規(guī)的中國代理機構(gòu)下發(fā)了一系列示因命令（Show Cause Order）要求解釋原因，如未能成功釋明的，則將對代理機構(gòu)及其代理商標下發(fā)制裁令（Saction），從而對大量中國申請人商標產(chǎn)生了巨大影響。其中涉案數(shù)量最為龐大、在業(yè)界引起最大反響的即為深圳某代理機構(gòu)案件。
繼2022年9月7日USPTO對深圳4個公司主體（統(tǒng)稱“深圳某代理機構(gòu)”）下發(fā)示因命令并經(jīng)答復后，近日，USPTO于2023年11月27日再次下發(fā)補充示因命令（Supplemental Cause Order），要求該代理于2023年12月11日前答復。在補充示因命令中，USPTO對該代理的答復給出了詳實的回應，其中包含大量重要證據(jù)信息及新涉及的違規(guī)行為、USPTO對該代理行為的初步定性，及后續(xù)擬下發(fā)的制裁方式。現(xiàn)將官方最新補充示因命令主要內(nèi)容及對所涉美國商標的后續(xù)影響分享如下。
USPTO的審查傾向——后續(xù)較大可能下發(fā)制裁
關(guān)于深圳某代理機構(gòu)對官方首次示因命令中所述違規(guī)行為的解釋，USPTO經(jīng)審查認為不具有說服力。
此外，USPTO還列舉了發(fā)現(xiàn)該代理在2022年仍繼續(xù)進行新的違規(guī)行為，包括其員工以商標所有人身份在2022年8月就一件因涉及不正當申請而被中止公告的美國申請郵件聯(lián)絡USPTO，但該員工名字并非登記的商標申請人或代理人。故對于新的違規(guī)行為，USPTO在程序上再次給予該代理答復機會，但從本次文件表述來看，USPTO對于該深圳代理機構(gòu)長期廣泛參與了多種違規(guī)行為已基本定性，甚至在附件中例舉了大量證據(jù)（包括該代理機構(gòu)簽訂的僅收取RMB2799美國商標申請費用的中文代理合同、被其冒用的美國律師賬戶所有人的信函等）以證實其觀點。
目前來看，除非該深圳代理機構(gòu)在本次答復中有提出強有力的證據(jù)反駁，否則美國專商局后續(xù)有較大可能將直接下發(fā)制裁令。
制裁內(nèi)容及影響
本次通知中列明的制裁內(nèi)容除封禁深圳某代理的賬號、銀行賬戶外，還包括對所涉大量商標的處理：
a) 對于申請中商標，將終止程序（terminate all ongoing proceedings），以該代理提交的所有文件不予考慮，包含以代理提交的文件的所有未決程序均將終止。
b) 對于已注冊商標，后續(xù)不被允許電子提交注冊后文件，或提交的注冊后文件亦被拒絕接受或不予考慮。也即USPTO不會立即注銷已注冊商標，但后續(xù)此類注冊商標在實踐中將難以提交注冊滿5-6年使用證據(jù)或辦理續(xù)展，商標注冊屆時將面臨失效。
c) 后續(xù)若發(fā)現(xiàn)其他由該代理向USPTO提交的美國商標或文件，亦將采取上述兩項措施。
USPTO在示因命令中明確列出了所涉商標名稱、商標號和申請日期，具體清單可見文末附件。該最新通知中所涉商標數(shù)量遠超出此前流傳的三萬多件，預估數(shù)量在五萬三千件，申請日從2010年跨越至2023年1月，其中大部分為申請日在2017-2022年的商標。
救濟措施及建議
對于上述涉及非正常申請的商標，美國律師通常拒絕接管。且考慮到商標本身即使未立即失效，后續(xù)亦將難以實現(xiàn)實際權(quán)利保護的目的，因此對于商標受到影響的中國申請人，建議盡快委托有合法資質(zhì)的美國律師遞交美國商標新申請（此亦為美國專商局在相關(guān)事件指南中建議商標所有人首選的救濟方案）。
對于新申請，美國禁止商標重復注冊，若擬以同一申請人名義，需對標識、指定商品/服務進行調(diào)整或變更申請基礎以避免被美國專商局認定重復注冊。因此建議可委托有豐富美國申請經(jīng)驗的商標代理機構(gòu)及有資質(zhì)的美國律師，結(jié)合商標所涉前情給出申請建議后提交。
若申請人考慮到亞馬遜等平臺政策對商標品牌的嚴格管理，擬以不同申請人名義遞交新申請的，不排除被自己的在先非正常申請商標阻擋的可能。雖針對此類被在先非正常申請阻擋的商標審查標準暫不明朗，但隨時間推進，相信后續(xù)USPTO將會有相關(guān)審查實踐供參考。因此對于亟待商標保護和獲權(quán)的中國申請人而言，盡快遞交新申請以盡量避免第三方商標插入仍為當前情況下最優(yōu)的救濟選擇。
另需注意的是，其他涉及商標品牌保護的平臺（如電商平臺亞馬遜）根據(jù)其平臺自身規(guī)則對曾涉及不正當申請的主體其他商標（可能定性為同一申請人名義、同一店鋪、同一商標等）的認可情況仍不明朗，需視各平臺態(tài)度而定。根據(jù)部分商家反饋，亞馬遜可能仍以品牌濫用為由繼續(xù)拒絕部分中國申請人的新申請商標備案。
關(guān)于上述行業(yè)動態(tài)，集佳也會給予長期及持續(xù)的關(guān)注，如有相關(guān)新進展，將及時與大家分享、討論。