文/北京市集佳律師事務(wù)所 張亞洲
這次《商標(biāo)法修訂草案（征求意見稿）》的修訂有極其重大意義，馳名商標(biāo)的保護(hù)也是十分重要的一環(huán)，更是近期的熱點(diǎn)問題，筆者將從程序問題、同類認(rèn)馳、權(quán)利人在與被控侵權(quán)商品上持有注冊(cè)商標(biāo)時(shí)請(qǐng)求馳名的必要性、《商標(biāo) 法》第十三條第三款的理解以及跨類保護(hù)的邊界五個(gè)方面展開介紹，希望起到拋磚引玉的效果。
一、馳名商標(biāo)司法保護(hù)案件的審核、報(bào)備和管轄
（一）馳名商標(biāo)案件報(bào)備機(jī)制
首先讓我們回顧一下馳名商標(biāo)司法保護(hù)在程序方面的歷史變化。以下是2006年最高法院發(fā)布的一份文件，該文件是在當(dāng)時(shí)特定場(chǎng)景之下，為解決馳名商標(biāo)亂象而特別出臺(tái)的。
（二）馳名商標(biāo)案件審核機(jī)制
北京高院2006年發(fā)布的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)最高人民法院《關(guān)于建立馳名商標(biāo)司法認(rèn)定備案制度的通知》》進(jìn)一步表明：由中級(jí)法院認(rèn)定的馳名商標(biāo)，應(yīng)該報(bào)所在地的高級(jí)法院審核，審核內(nèi)容包括擬認(rèn)定馳名商標(biāo)是否滿足了認(rèn)定的必要性及認(rèn)定的可能性。
（三）集中管轄
以下是與馳名商標(biāo)案件管轄有關(guān)的文件，該通知發(fā)布后各個(gè)地區(qū)馳名商標(biāo)案件管轄進(jìn)一步的集中化，馳名商標(biāo)案件的管轄集中程度可以與發(fā)明專利侵權(quán)案件管轄集中程度相媲美。
（四）對(duì)集中管轄的調(diào)整
值得注意的是，近期最高法院發(fā)布了《關(guān)于第一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事、行政案件管轄的若干規(guī)定》，該規(guī)定對(duì)原有的“集中管轄”進(jìn)行了大幅度調(diào)整。
現(xiàn)在馳名商標(biāo)案件已由原（23+4+5+5）37+中級(jí)法院審理調(diào)整為400+中級(jí)法院審理：
級(jí)別管轄以及如何防止級(jí)別管轄的濫用
涉及馳名商標(biāo)的管轄無論如何調(diào)整，但唯一不變的是一審案件仍由中級(jí)法院審理。但需要警惕的是，實(shí)踐中可能存在以請(qǐng)求認(rèn)馳為由而將普通商標(biāo)侵權(quán)案件的管轄提升至中級(jí)法院，從而擾亂級(jí)別管轄，需要觀察的是未來是否會(huì)出現(xiàn)級(jí)別管轄濫用的情況。
二、同類認(rèn)馳
針對(duì)同類認(rèn)馳，各同行各執(zhí)己見，下面以案說法，表達(dá)本人觀點(diǎn)。
?安箕富強(qiáng)案及圖案
北京市高級(jí)人民法院的判理部分則較為明確地說明了在相同類似商品上給予馳名保護(hù)的理由，體現(xiàn)了較為明顯的“舉重以明輕”的法律適用和解釋原則，較好地貫徹了馳名商標(biāo)的立法宗旨和目的。在該案中，盡管提出爭(zhēng)議的申請(qǐng)人安琪公司提出爭(zhēng)議申請(qǐng)的時(shí)間尚未超過五年法定時(shí)間，北京市高級(jí)人民法院仍然認(rèn)為：
雖然爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)一、引證商標(biāo)二核定使用的商品為相同或者類似商品，安琪公司主張其馳名的商標(biāo)均為已注冊(cè)商標(biāo)，與修改后的《商標(biāo)法》第13 條相關(guān)條款的具體表述并不完全對(duì)應(yīng)，但是，《商標(biāo)法》第13 條的相關(guān)規(guī)定旨在給予馳名商標(biāo)較之于一般注冊(cè)商標(biāo)更強(qiáng)的保護(hù)，《商標(biāo)法》第13 條第2 款已規(guī)定‘就不相同或者不相類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊(cè)的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的，不予注冊(cè)并禁止使用’，在相同或者類似商品上，馳名商標(biāo)亦應(yīng)得到相應(yīng)的保護(hù)。尤其是在涉及馳名商標(biāo)的評(píng)審申請(qǐng)期限與涉及一般注冊(cè)商標(biāo)的評(píng)審申請(qǐng)期限并不相同的情況下，對(duì)涉及馳名商標(biāo)的評(píng)審申請(qǐng)，更應(yīng)當(dāng)適用較長(zhǎng)的評(píng)審申請(qǐng)期限，從而真正體現(xiàn)《商標(biāo)法》對(duì)馳名商標(biāo)加以特殊保護(hù)的立法本意。
三、權(quán)利人在與被控侵權(quán)商品上持有注冊(cè)商標(biāo)時(shí)請(qǐng)求跨類別保護(hù)的必要性
?第504675號(hào) (第12類) “福耀”商標(biāo)案
案件溯源：武漢市中級(jí)人民法院（2017）鄂01民初101號(hào)民事判決書
（涉案商標(biāo)）
武漢中院認(rèn)為：原告主張其在中國境內(nèi)申請(qǐng)注冊(cè)了45個(gè)商品全類別的商標(biāo)，并自認(rèn)為在被告服務(wù)范圍的“配電柜、工程電器、家用電器”以及“電子商務(wù)”相關(guān)聯(lián)商品或服務(wù)上均有注冊(cè)商標(biāo)，但該案原告卻不主張，僅試圖通過涉案第504675號(hào)注冊(cè)商標(biāo)認(rèn)定馳名商標(biāo)進(jìn)行跨類別保護(hù)，有違該制度之初衷。綜合考慮以上因素，在原告證據(jù)不足以證明被訴侵權(quán)行為將導(dǎo)致誤導(dǎo)公眾并可能損害涉案商標(biāo)權(quán)利人利益的結(jié)果的前提下，對(duì)涉案商標(biāo)是否構(gòu)成馳名商標(biāo)的問題不予評(píng)述。
?第4287169號(hào) (第6類) “索菲亞”商標(biāo)案
案件溯源：浙江省高級(jí)人民法院（2016）浙民終794號(hào)民事判決書
（涉案商標(biāo)）
浙江高院認(rèn)為，索菲亞公司并不生產(chǎn)、銷售集成吊頂，故第4287169號(hào)索非亞商標(biāo)屬于防御性商標(biāo)。此類商標(biāo)因未經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間實(shí)際使用，往往顯著性和知名度較低，法律對(duì)其保護(hù)力度相對(duì)較弱，即便商標(biāo)侵權(quán)行為成立，權(quán)利人也難以獲得較高的賠償數(shù)額以彌補(bǔ)其損失。司法認(rèn)定馳名商標(biāo)的本意在于更好地保護(hù)馳名商標(biāo)，在權(quán)利人享有多個(gè)商標(biāo)權(quán)的情況下，如果法院為避免認(rèn)定馳名商標(biāo)，不允許權(quán)利人選擇以馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的方式尋求更為有利的救濟(jì)，則商標(biāo)權(quán)人的合法利益就難以得到充分保障，與司法認(rèn)定馳名商標(biāo)制度的初衷亦背道而馳。
?德士活訴商評(píng)委、廣東蘋果實(shí)業(yè)有限公司案
最高人民法院在（香港）德士活有限公司與國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、廣東蘋果實(shí)業(yè)有限公司商標(biāo)撤銷行政糾紛案(2009)行提字第3號(hào)中明確指出：
“在德士活公司同時(shí)擁有非類似商品上已注冊(cè)的馳名商標(biāo)和類似商品上的在先注冊(cè)商標(biāo)的情況下，不僅應(yīng)該將爭(zhēng)議商標(biāo)與權(quán)利人在類似商品上在先注冊(cè)的商標(biāo)進(jìn)行比對(duì)，還應(yīng)該考慮馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的因素，而不應(yīng)該出現(xiàn)權(quán)利人除了擁有馳名商標(biāo)之外，還擁有在相同或類似商品上在先注冊(cè)商標(biāo)的情況下，所得到的保護(hù)反而弱于僅有在非類似商品上的馳名商標(biāo)而沒有在類似商品上在先注冊(cè)商標(biāo)的情況”。
本人非常同意中央財(cái)經(jīng)大學(xué)杜穎教授提出的以請(qǐng)求權(quán)競(jìng)合模式解決這個(gè)問題的思路，換言之，應(yīng)該將請(qǐng)求權(quán)交還給權(quán)利人，由權(quán)利人行使選擇權(quán)。
四、《商標(biāo)法》第十三條第三款的理解
《商標(biāo)法》 第十三條 為相關(guān)公眾所熟知的商標(biāo)，持有人認(rèn)為其權(quán)利受到侵害時(shí)，可以依照本法規(guī)定請(qǐng)求馳名商標(biāo)保護(hù)。
就相同或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊(cè)的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊(cè)并禁止使用。
就不相同或者不相類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊(cè)的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的，不予注冊(cè)并禁止使用。
《最高法院商標(biāo)司法解釋》第九條 足以使相關(guān)公眾對(duì)使用馳名商標(biāo)和被訴商標(biāo)的商品來源產(chǎn)生誤認(rèn)，或者足以使相關(guān)公眾認(rèn)為使用馳名商標(biāo)和被訴商標(biāo)的經(jīng)營者之間具有許可使用、關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)系等特定聯(lián)系的，屬于商標(biāo)法第十三條第二款規(guī)定的“容易導(dǎo)致混淆”。
足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標(biāo)的顯著性、貶損馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)，或者不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)的，屬于商標(biāo)法第十三條第三款規(guī)定的“誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害”。
?Bilibili馳名商標(biāo)案
北京高院認(rèn)為：雖然訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的“天然增甜劑；烹飪用葡萄糖”等商品與引證商標(biāo)據(jù)以馳名的“提供在線電子出版物（非下載）；廣播和電視節(jié)目制作”服務(wù)不屬于類似商品和服務(wù)，但在消費(fèi)群體、銷售渠道、宣傳方式等方面存在較大交叉重合。相關(guān)公眾看到訴爭(zhēng)商標(biāo)容易聯(lián)想到馳名的引證商標(biāo)，并認(rèn)為二者之間存在衍生商品、聯(lián)名商品等特定聯(lián)系，從而容易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)。即使相關(guān)公眾不產(chǎn)生誤認(rèn)，但前述聯(lián)想會(huì)割裂引證商標(biāo)與幻電公司提供據(jù)以馳名的服務(wù)之間的固有聯(lián)系，從而導(dǎo)致減弱幻電公司馳名引證商標(biāo)顯著性的損害后果，損害幻電公司的合法權(quán)益。
（涉案商標(biāo)）
北京高院民事判決書（2022）京民終538號(hào)：二、馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)應(yīng)主要從馳名商標(biāo)核定使用或?qū)嶋H使用的商品與被控侵權(quán)產(chǎn)品之間關(guān)聯(lián)性進(jìn)行判定，以確定能否進(jìn)行跨類保護(hù)。第9類與第28類“奧特曼”商標(biāo)指定的商品范圍分別為動(dòng)畫與玩具類，雖然與被控侵權(quán)商品“兒童電動(dòng)牙刷”（21類）屬于不相同也不相似的商品，但兩者在商品的生產(chǎn)、流通及消費(fèi)人群上存在較大的重合度，容易造成消費(fèi)者的混淆或誤認(rèn)。通過消費(fèi)者在被控侵權(quán)產(chǎn)品銷售網(wǎng)頁評(píng)論區(qū)的留言也可以反映出部分消費(fèi)者購買該產(chǎn)品與奧特曼宣傳存在一定關(guān)聯(lián)，而導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)屬于《商標(biāo)法》第13條第三款所稱的“誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的”的情形。
誤認(rèn)公眾與混淆誤認(rèn)相關(guān)法條：
·《商標(biāo)法》 第十三條第三款只包括誤導(dǎo)公眾不包括混淆誤認(rèn)
·《商標(biāo)法》第十三條第三款只包括混淆誤認(rèn)
·《商標(biāo)法》第十三條第三款既包括誤導(dǎo)公眾也包括混淆誤認(rèn)
五、跨類保護(hù)的邊界
·馳名商標(biāo)是否可跨類至他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)范圍內(nèi)
·同一標(biāo)志在不同類別為馳名商標(biāo)的邊界界定
·馳名商標(biāo)跨類的邊界界定
?蒙娜麗莎案
本案中，在第1558842號(hào)“ 
”商標(biāo)1999年申請(qǐng)注冊(cè)前，蒙娜麗莎股份公司作為本案權(quán)利基礎(chǔ)的第1476867號(hào)“
”注冊(cè)商標(biāo)尚未核準(zhǔn)，蒙娜麗莎股份公司直至2001年才通過受讓獲得該注冊(cè)商標(biāo)權(quán)；換言之，蒙娜麗莎股份公司不能證明在第1558842號(hào)“ ”商標(biāo)1999年申請(qǐng)注冊(cè)前，其權(quán)利基礎(chǔ)第1476867號(hào)“ ”商標(biāo)屬于馳名商標(biāo)，即使蒙娜麗莎股份公司的第1476867號(hào)“ ”商標(biāo)后期隨著使用知名度越來越高，被告方合法使用第1558842號(hào)“ ”商標(biāo)的行為依然不屬于商標(biāo)侵權(quán)行為，雙方的商標(biāo)禁用權(quán)即使伴隨著商標(biāo)知名度提升而擴(kuò)大也均不能對(duì)抗對(duì)方在各自商標(biāo)專用權(quán)領(lǐng)域內(nèi)的合法權(quán)利。
本案中，蒙娜麗莎股份公司主張衛(wèi)浴公司和控股集團(tuán)公司共同構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，由于衛(wèi)浴公司是第1558842號(hào)“ ”商標(biāo)備案的被許可人，控股集團(tuán)公司也是第1558842號(hào)“ ”商標(biāo)的被許可人，綜觀蒙娜麗莎股份公司指控的被訴商標(biāo)侵權(quán)使用方式，均屬于在第1558842號(hào)“ ”商標(biāo)的核定使用商品范圍內(nèi)的衛(wèi)浴設(shè)備、浴室裝置等使用，且被訴商標(biāo)侵權(quán)使用方式的一旁基本同時(shí)標(biāo)有第1558842號(hào)“ ”商標(biāo)，相關(guān)公眾不會(huì)據(jù)此認(rèn)為被訴侵權(quán)使用方式與第1558842號(hào)“ ”商標(biāo)屬于不同的商品來源，因此涉案被訴使用方式均屬于衛(wèi)浴公司和控股集團(tuán)公司在第1558842號(hào)“ ”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)范圍內(nèi)的正當(dāng)使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；蒙娜麗莎股份公司關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)的主張依據(jù)不足，一審法院不予支持。