文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 譚雅琦 張嘉暢
【系列導(dǎo)讀語】
2021年11月，中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局制定了新一版的《商標(biāo)審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來，已經(jīng)成為商標(biāo)審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環(huán)節(jié)法律適用統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致，受到從業(yè)人員的普遍歡迎。受此啟發(fā)，為方便中國企業(yè)及出口商標(biāo)代理人更好的了解作為中國第一大貿(mào)易國——美國的商標(biāo)審查制度，“集佳”現(xiàn)推出《美國商標(biāo)審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過我們對(duì)該指南詳細(xì)的介紹、中美制度的對(duì)比，讓中國企業(yè)和商標(biāo)代理人更加全面深入的了解美國商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)保護(hù)制度。
美國《商標(biāo)法》第2（d）條規(guī)定，與他人在專利商標(biāo)局注冊(cè)的商標(biāo)或在美國在先使用且尚未放棄的商標(biāo)或商號(hào)構(gòu)成近似，使用在相同商品或與之相關(guān)聯(lián)的商品上，可能造成混淆、誤認(rèn)或欺騙的商標(biāo)，將被拒絕注冊(cè)。誤認(rèn)可能性（Likelihood of Mistake）在《審查指南》中通常以“與他人商標(biāo)非常相似以致可能引起混淆或誤認(rèn)”的方式合并在混淆可能性的介紹中。而欺騙可能性的商標(biāo)（Marks That Are Likely to Deceive）要求申請(qǐng)人具有欺騙的主觀故意，因此在實(shí)踐中，尤其是單方駁回程序中較為少見，《審查指南》也并未對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)分析。故我們?cè)诒疚闹袑H介紹《審查指南》第1207條中“混淆可能性”（Likelihood of Confusion）的相關(guān)內(nèi)容，以方便中國企業(yè)了解中美兩國在混淆可能性的認(rèn)定上的異同。
一、“混淆可能性”概述（Likelihood of Confusion）
《審查指南》1207.01條指出，混淆可能性的認(rèn)定，并不是判斷商標(biāo)本身，或者商品或服務(wù)本身，是否可能會(huì)混淆，而是判斷商標(biāo)使用在其商品或服務(wù)上，是否會(huì)對(duì)商品或服務(wù)的來源或贊助（Sponsorship）存在混淆可能性。
美國海關(guān)和專利上訴法院（美國聯(lián)邦巡回上訴法院的前身）曾在1973年的杜邦案【1】中，開創(chuàng)性地討論了確定混淆可能性的十三個(gè)相關(guān)因素即“杜邦因素”（DuPont Factors）【2】，并指出在認(rèn)定混淆可能性的問題上，并沒有試金石規(guī)則可以為所有案件提供現(xiàn)成的指南。且并非所有因素都是相關(guān)的，只有那些有證據(jù)證明相關(guān)的因素才必須予以考慮。此外，每個(gè)特定因素的重要性或考慮權(quán)重，可能因個(gè)案而有所不同。盡管如此，以下兩大因素仍為混淆可能性認(rèn)定中的關(guān)鍵考慮因素：（1）商標(biāo)整體在視覺、發(fā)音、含義和商業(yè)印象上構(gòu)成近似或不同；（2）申請(qǐng)所指定的商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)性。
此外，在審查中，如有相關(guān)的證據(jù)支持，審查員亦將考慮以下混淆可能性的因素：1）已建立的、可能繼續(xù)的貿(mào)易渠道構(gòu)成類似或不同；2）銷售的情況和消費(fèi)者的情況，即沖動(dòng)消費(fèi)VS謹(jǐn)慎、復(fù)雜的購買；3）類似商品上近似商標(biāo)的數(shù)量和性質(zhì)；4）申請(qǐng)人與在先注冊(cè)商標(biāo)所有人所達(dá)成的有效共存協(xié)議。
二、商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)性判斷（Relatedness of the Goods or Services）
在判斷商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)性時(shí)，當(dāng)所涉商標(biāo)的近似度越高，則認(rèn)定混淆可能性對(duì)所涉商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)程度要求越低。即如果雙方的商標(biāo)相同或基本相同，則商品或服務(wù)之間的關(guān)聯(lián)性無需達(dá)到商標(biāo)之間存在差異時(shí)的密切程度，即可支持混淆可能性判斷?！秾彶橹改稀分械?207.01（a）條中所提及的以下內(nèi)容，可在判斷商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)性時(shí)，提供具體指引。
1、商品或服務(wù)無需完全相同（Goods or Services Need Not Be Identical）
《審查指南》指出，在認(rèn)定混淆可能性時(shí)，商品或服務(wù)無需完全相同，甚至不必須具有競爭關(guān)系。問題并不在于商品和/或服務(wù)本身是否會(huì)造成混淆，而是消費(fèi)者是否會(huì)對(duì)其來源產(chǎn)生混淆。申請(qǐng)人和注冊(cè)人的商品或服務(wù)只需要以某種方式相關(guān)，和/或基于市場營銷的情況，可能導(dǎo)致消費(fèi)者錯(cuò)誤地認(rèn)為它們來自同一來源即可。如“SHAPES”商標(biāo)指定在“美容院、日間水療服務(wù)”上，與“SHAPE”商標(biāo)指定在“雜志”上，被認(rèn)定為存在混淆可能性，因雜志經(jīng)常會(huì)介紹美容院、水療服務(wù)【3】。含“TOTOL”的組合商標(biāo)，指定在“酸奶”上，與“TOTAL”商標(biāo)指定在“即食早餐麥片”上，存在混淆可能性【4】，因前述食品可能被消費(fèi)者認(rèn)為來自同一來源。
相反，如果所涉商品或服務(wù)不具有關(guān)聯(lián)性，或基于市場營銷的情況，不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者錯(cuò)誤假設(shè)它們來自同一來源，則即使商標(biāo)完全相同，也被認(rèn)定為不太可能造成混淆。如“RITZ”商標(biāo)注冊(cè)在“教育服務(wù)”上，和“RITZ”商標(biāo)注冊(cè)在“廚房用品”上【5】。
2、建立商品和相關(guān)服務(wù)之間的關(guān)聯(lián)性（Establishing Relatedness of Goods to Services）
在判斷商品商標(biāo)和服務(wù)商標(biāo)是否構(gòu)成混淆性近似時(shí)，一般而言，如在某些商品和與這些商品關(guān)聯(lián)的服務(wù)上，使用相同或近似的商標(biāo)，則被普遍認(rèn)為容易導(dǎo)致混淆。如“服裝”商品和“運(yùn)動(dòng)服裝零售服務(wù)”【6】，“餐飲服務(wù)”與“熏肉、臘肉”商品【7】均被認(rèn)為具有關(guān)聯(lián)性。
若所涉商品和服務(wù)被消費(fèi)者廣泛知曉或被普遍認(rèn)為具有相同的來源時(shí)，則商品和服務(wù)的關(guān)聯(lián)性將更為容易建立。例如，當(dāng)指定服務(wù)的表述明確包含指定商品，如“啤酒吧”服務(wù)與“啤酒”【8】，“以電子方式通過計(jì)算機(jī)終端傳輸數(shù)據(jù)和文件”服務(wù)與“傳真機(jī)、計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)軟件”【9】，通常會(huì)被認(rèn)定為具有關(guān)聯(lián)性。反之，若商品和服務(wù)的關(guān)聯(lián)性并不明顯，不被廣泛知曉或普遍認(rèn)可時(shí)，則需要更多的證據(jù)來支持商品和服務(wù)具有關(guān)聯(lián)性，而不僅是所涉商品和服務(wù)一起使用的事實(shí)。例如，認(rèn)定“餐廳服務(wù)”與關(guān)聯(lián)度較弱的“啤酒”商品具有關(guān)聯(lián)性，或“烹飪課程”服務(wù)與“廚房毛巾”商品具有關(guān)聯(lián)性，需要提供更多證據(jù)顯示消費(fèi)者可能會(huì)認(rèn)為所涉服務(wù)和商品來自于同一來源，如某個(gè)商標(biāo)在爭議商品和服務(wù)上均有實(shí)際使用，和/或存在大量同時(shí)涵蓋爭議商品和服務(wù)的第三方申請(qǐng)注冊(cè)。
3、以申請(qǐng)/注冊(cè)商標(biāo)所指定的商品/服務(wù)為依據(jù)（Reliance on Identification of Goods/Services in Registration and Application）
在認(rèn)定商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)性時(shí)，商品/服務(wù)的性質(zhì)和范圍，必須以已注冊(cè)商標(biāo)和申請(qǐng)中商標(biāo)所指定的商品或者服務(wù)為依據(jù)。如果被引證的在先注冊(cè)商標(biāo)寬泛地描述了商品或服務(wù)，并且對(duì)其性質(zhì)、類型、貿(mào)易渠道或消費(fèi)者類型沒有限制，則將推定該商品/服務(wù)包含所描述的所有類型，在所有正常的貿(mào)易渠道中流通，向所有類型的消費(fèi)者所提供，則此種情況下申請(qǐng)人無法僅通過限定關(guān)聯(lián)商品的類型渠道來避免混淆可能性。此外，申請(qǐng)人不得引用外部的論據(jù)或證據(jù)，例如主張實(shí)際使用商品的質(zhì)量或價(jià)格不同，來限制申請(qǐng)商品的范圍和/或在先注冊(cè)所涵蓋的商品范圍，而僅能基于商標(biāo)申請(qǐng)和注冊(cè)時(shí)所指定的商品/服務(wù)表述的范圍，作為認(rèn)定混淆可能性的依據(jù)。
4、無固有規(guī)則（No “per se” Rule）
如概述中所述，因每個(gè)案件的事實(shí)情況不同，每個(gè)相關(guān)的杜邦因素的考慮權(quán)重可能會(huì)基于不同的案件事實(shí)而有所區(qū)別；因此，并沒有固有的規(guī)則確定某些商品或服務(wù)本身是具有關(guān)聯(lián)性的，故在相應(yīng)的商品/服務(wù)上使用相同或近似商標(biāo)必然存在混淆可能性。如在M2軟件公司與M2通信公司的案件中【10】，美國聯(lián)邦巡回上訴法院指出“軟件相關(guān)商品之間的關(guān)聯(lián)性不能僅僅因?yàn)樯唐肪哂邢嗤拿浇檩d體而直接推定，較為合適的模式是基于軟件主題和內(nèi)容進(jìn)行分析”。
5、貿(mào)易擴(kuò)張?jiān)瓌t（Expansion-of-Trade Doctrine）
此原則通常適用于雙方案件。如異議人主張其商標(biāo)的優(yōu)先權(quán)應(yīng)當(dāng)擴(kuò)張到申請(qǐng)人指定的商品/服務(wù)上，概因申請(qǐng)人指定的商品/服務(wù)屬于異議人注冊(cè)商品/服務(wù)的自然貿(mào)易延伸，故商品/服務(wù)具有關(guān)聯(lián)性。而在單方案件審查中，審查員無需證明在先商標(biāo)注冊(cè)人已經(jīng)，或即將將其注冊(cè)的商品/服務(wù)延伸至在后申請(qǐng)人的指定商品/服務(wù)范圍，而僅需從傳統(tǒng)的商品/服務(wù)關(guān)聯(lián)性角度，判斷消費(fèi)者是否可能認(rèn)為商品/服務(wù)來自同一來源，以確定混淆可能性即可。
6、可證明商品或服務(wù)具有關(guān)聯(lián)性的證據(jù)（Evidence Showing Relatedness of Goods or Services）
審查員必須提供證據(jù)表明商品和服務(wù)具有關(guān)聯(lián)性，進(jìn)而認(rèn)定混淆可能性。關(guān)聯(lián)性證據(jù)可能包括：表明關(guān)聯(lián)商品或服務(wù)通常一起使用或由同一消費(fèi)者使用的新聞文章和/或來自計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫的證據(jù)；相關(guān)的商品或服務(wù)由同一制造商或經(jīng)銷商共同宣傳或銷售的廣告；基于實(shí)際使用的同時(shí)涵蓋申請(qǐng)人和引證商標(biāo)所有人的商品/服務(wù)的第三方商標(biāo)的注冊(cè)記錄等。
三、商標(biāo)近似判斷（Similarity of the Marks）
基于“杜邦案”確立的規(guī)則，混淆可能性的首要判斷因素即商標(biāo)在整體視覺、發(fā)音、含義和商業(yè)印象上是否存在近似。判斷混淆可能性時(shí)，并不是要將商標(biāo)擺放在一起進(jìn)行比對(duì)，而是判斷商標(biāo)在商業(yè)印象上是否足夠近似，以至于相關(guān)消費(fèi)者很可能會(huì)認(rèn)為雙方主體之間存在關(guān)聯(lián)。
美國聯(lián)邦巡回上訴法院曾在判例中為商標(biāo)近似判斷提供了以下指引：確定商標(biāo)混淆的基本原則是必須對(duì)商標(biāo)進(jìn)行整體比對(duì)，并且必須將其與所使用的特定商品或服務(wù)聯(lián)系起來進(jìn)行考慮。因此，混淆可能性的判斷不能基于從商標(biāo)整體中所拆分（Dissection）出來的構(gòu)成要素，即商標(biāo)的部分要素進(jìn)行比對(duì)。另一方面，在闡明就混淆可能性得出結(jié)論的原因時(shí)，只要最終結(jié)論是基于商標(biāo)整體考慮的，則在合理情況下對(duì)商標(biāo)的某一特定要素進(jìn)行或多或少地考慮也是妥當(dāng)?shù)?，且此類分析無法完全避免。
除此之外，商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)性越高，則混淆可能性的判斷所需的商標(biāo)近似程度就會(huì)越低。因此，商標(biāo)近似判斷和商品/服務(wù)的關(guān)聯(lián)性判斷為相輔相成的動(dòng)態(tài)關(guān)系。以下為《審查指南》中，對(duì)商標(biāo)近似判斷的各類情形提供的具體指導(dǎo)和介紹。
1、文字商標(biāo)（Word Marks）
判斷文字商標(biāo)是否近似的要素包括視覺、發(fā)音、含義和商業(yè)印象。單一要素的近似，并不會(huì)當(dāng)然認(rèn)定構(gòu)成混淆可能性，即使指定商品相同或高度關(guān)聯(lián)。但考慮到特定案件的相關(guān)事實(shí)，個(gè)別案件也會(huì)存在僅一個(gè)要素構(gòu)成近似，便足以認(rèn)定混淆可能性的情況。
?。?）視覺近似（Similarity In Appearance）
對(duì)標(biāo)識(shí)的字母或文字進(jìn)行增減、替換，均可能構(gòu)成視覺近似。如“TRUCOOL”與“TURCOOL”商標(biāo)構(gòu)成近似【11】，“TMM”與“TMS”商標(biāo)構(gòu)成近似【12】，但“LETEX”與“LUTEXAL”商標(biāo)不構(gòu)成近似【13】。
?。?）發(fā)音近似——發(fā)音等同語（Similarity in Sound – PhoneticEquivalents）
鑒于難以預(yù)測公眾會(huì)如何呼叫一個(gè)特定商標(biāo)，因此并不存在所謂特定商標(biāo)的“正確的發(fā)音”，故申請(qǐng)人也無法基于所謂“正確的發(fā)音”來主張避免混淆可能性。如“SEYCOS”與“SEIKO”商標(biāo)均指定在手表產(chǎn)品上，雖然拼寫有較大差別，但發(fā)音近似，構(gòu)成混淆可能性【14】。
?。?）含義近似（Similarity in Meaning）
商標(biāo)的含義必須與其所指定的商品或服務(wù)相關(guān)聯(lián)來確定。即使發(fā)音和/或視覺上完全相同的商標(biāo)，若使用在不同的商品或服務(wù)上時(shí)，也可能會(huì)產(chǎn)生截然不同的商業(yè)印象，從而不會(huì)造成混淆。如“CROSS-OVER”商標(biāo)指定在乳罩上，與“CROSSOVER”商標(biāo)指定在女士運(yùn)動(dòng)服上，并不構(gòu)成混淆性近似，因前者商標(biāo)的含義暗示了指定商品乳罩的構(gòu)造，而后者商標(biāo)在指定商品上并無含義，或者暗示了運(yùn)動(dòng)服“跨越”了非正式和更正式服裝之間的界限或兩個(gè)季節(jié)的界限，從而產(chǎn)生了不同的商業(yè)印象【15】。
此外，若標(biāo)識(shí)為其他語言，在判斷含義是否近似時(shí)，將適用“外語等同原則”（Doctrine of Foreign Equivalents）。該原則僅是指導(dǎo)原則，并非絕對(duì)必須適用的規(guī)則，只有在審查員認(rèn)為美國一般消費(fèi)者在看到商標(biāo)后會(huì)停下來并將其中的外語文字翻譯成英語識(shí)別時(shí)才適用。
而在判斷美國一般消費(fèi)者是否會(huì)停下來并將外語商標(biāo)翻譯成英語時(shí)，如果證據(jù)表明相關(guān)的英文翻譯是字面的和直接的（Literal and direct），并且不存在含義深淺或其他多個(gè)相關(guān)含義的矛盾證據(jù)，則審查員通常應(yīng)適用該原則（除特殊個(gè)案外）。該原則適用于所有常見現(xiàn)代語言中的單詞或術(shù)語，但不包括已失傳的、晦澀的或不尋常的語言。美國商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)（以下簡稱“TTAB”）在判斷是否適用該原則時(shí)，還會(huì)基于字典含義、申請(qǐng)人聲明和所提交的證據(jù)樣本等，考慮該外語在相關(guān)市場中的含義是否與英文翻譯的含義不同，和/或基于商標(biāo)使用在商品和/或服務(wù)上的特定營銷環(huán)境，一般消費(fèi)者有多大可能性會(huì)對(duì)該外語進(jìn)行翻譯。
如“LUPO（意大利語，狼）”商標(biāo)指定在“男士和男童內(nèi)衣”，和指定在“各種服裝的設(shè)計(jì)服務(wù)”上的“WOLF（英語，狼）”商標(biāo)可能會(huì)引起混淆【16】，因?yàn)椤癓upo”即為英文“Wolf”的外語同義詞。
?。?）包含其他元素的標(biāo)識(shí)比對(duì)（Comparing Marks that Contain AdditionalMatter）
在分析判斷包含其他元素的標(biāo)識(shí)是否存在混淆可能性時(shí)，需要仔細(xì)考慮爭議商標(biāo)所包含的共同要素的性質(zhì)，以及各商標(biāo)所產(chǎn)生的整體商業(yè)印象?！秾彶橹改稀分兄赋?，僅僅通過添加或刪除主標(biāo)或其他顯著性要素，或增加其他對(duì)指定商品/服務(wù)具有描述性或暗示性的術(shù)語，并不足以避免混淆可能性；如果兩個(gè)商標(biāo)的顯著識(shí)別部分相同，那么盡管其它部分存在差異，這些商標(biāo)仍可能會(huì)被認(rèn)定為混淆性近似。
但在以下情況下，對(duì)商標(biāo)元素的添加或刪除可能足以避免混淆可能性：（1）商標(biāo)整體傳達(dá)出顯著不同的商業(yè)印象；或（2）商標(biāo)相同的部分不具有顯著性從而不太可能被消費(fèi)者視為區(qū)別來源的依據(jù)。如“CAPTIAL CITIBANK”商標(biāo)與“CITIBANK”商標(biāo)同時(shí)指定在銀行、金融服務(wù)上，并不會(huì)導(dǎo)致混淆可能性。因?yàn)椤癈ITIBANK（城市銀行）”一詞被廣泛地使用在銀行業(yè)，且“CAPITAL（首都）”作為顯著識(shí)別部分，賦予了該商標(biāo)地理含義，以及與對(duì)方商標(biāo)截然不同的視覺和發(fā)音，故不足以產(chǎn)生混淆可能性【17】。
?。?）由多個(gè)單詞組成的商標(biāo)（Marks Consisting of Multiple Words）
在評(píng)估復(fù)合詞商標(biāo)的混淆可能性時(shí)，盡管必須將每個(gè)商標(biāo)視為一個(gè)整體，但主要應(yīng)考慮商標(biāo)在建立商標(biāo)的商業(yè)印象中占主導(dǎo)地位的顯著識(shí)別部分。雖然沒有機(jī)械性測試來挑選出（Mechanical test to select）復(fù)合詞商標(biāo)中的顯著識(shí)別部分，但消費(fèi)者更傾向于將臆造詞匯、任意性詞匯，而不是描述性或通用詞匯，作為商標(biāo)指示來源的特征。
相反的，如果兩個(gè)商標(biāo)的相同部分顯著性弱，即對(duì)所指定的商品或服務(wù)是通用的、描述性的，或具有高度暗示性，則消費(fèi)者不太可能產(chǎn)生混淆，除非商標(biāo)的整體組合還具有其他相同點(diǎn)。如同樣指定在“鞋子”商品上的“COBBLER'S OUTLET ”商標(biāo)和“CALIFORNIA COBBLERS”商標(biāo)，由于相同部分“COBBLERS（鞋匠）”顯著性低，因此不構(gòu)成混淆性近似【18】。
?。?）弱顯著性或描述性商標(biāo)（Weak or Descriptive Marks） 美國聯(lián)邦巡回上訴法院和TTAB在多件在先判例中，明確僅具有直接描述性和弱顯著性的標(biāo)識(shí)相較于臆造性詞匯的保護(hù)范圍更窄。但即使為弱顯著性商標(biāo)，仍有權(quán)獲得注冊(cè)保護(hù)并阻擋在后近似商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)在高度關(guān)聯(lián)的商品或服務(wù)上。因此，因顯著性弱而僅獲得副簿注冊(cè)的商標(biāo)依然可以被引證作為在先商標(biāo)，駁回在后的申請(qǐng)主簿或副簿注冊(cè)的商標(biāo)。
2、圖形商標(biāo)（Design Marks）
圖形商標(biāo)的近似判斷必須主要依據(jù)視覺外觀上的相似性。在比對(duì)圖形商標(biāo)和文字商標(biāo)時(shí)，根據(jù)法律等同原則（Doctrine of legal equivalents），若圖形與圖形對(duì)應(yīng)的文字可能使消費(fèi)者產(chǎn)生相同的心理意象，則圖形商標(biāo)可能被認(rèn)定與相應(yīng)的文字商標(biāo)構(gòu)成近似。如“美洲獅圖形”商標(biāo)與“PUMA（含義為美洲獅）”文字商標(biāo)，均指定在服裝上，因指向的意象相同，被認(rèn)定為具有混淆可能性【19】。
對(duì)于同時(shí)包含文字和圖形的組合商標(biāo)，大多數(shù)情況是僅文字部分或僅圖形部分構(gòu)成近似。雖然拆分商標(biāo)審查并不合適，但若其中一個(gè)要素更為重要，則為了確定混淆可能性，審查員將對(duì)占主導(dǎo)地位的要素給予更大的考慮權(quán)重。而且通常來講，審查員會(huì)賦予文字更大的考慮權(quán)重，因?yàn)橄M(fèi)者通常使用文字用來指代或求購所需的商品或服務(wù)。但《審查指南》中也強(qiáng)調(diào)，組合商標(biāo)并沒有近似比對(duì)的固有規(guī)則，而需個(gè)案進(jìn)行考慮。
四、其他考慮因素
除上述主要考慮因素以外，《審查指南》提供了一些其他需考慮的因素或原則，以在認(rèn)定混淆可能性時(shí)作為參考。
此類因素包括，當(dāng)對(duì)是否存在混淆可能性存疑時(shí)，以有利于在先注冊(cè)人的方式作出裁決。如TTAB在C.H. Hanson Co.公司的案件中指出，在先注冊(cè)人的指定商品因標(biāo)點(diǎn)符號(hào)導(dǎo)致商品/服務(wù)范圍不明確，則必須以有利于注冊(cè)人的方式作出裁決，即以較寬的商品/服務(wù)范圍進(jìn)行解釋【20】。
當(dāng)事人間所簽署的共存協(xié)議，也將作為混淆可能性判斷的考慮因素之一，但一般而言，僅是“裸體”的共存協(xié)議（“Naked”consent agreements）——即僅包含在先權(quán)利人同意商標(biāo)共存且簡單聲明商品來源不太可能混淆的協(xié)議，一般不被審查員所接受，而需詳細(xì)說明各方認(rèn)為不存在混淆可能性的具體原因，及各方為避免公眾混淆而采取的措施。
盡管美國為判例法國家，但在商標(biāo)審查時(shí)，仍遵循個(gè)案審查原則。即此前核準(zhǔn)的其他商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的決定沒有證據(jù)價(jià)值，對(duì)代理律師或TTAB均不具有拘束力。但第三方的商標(biāo)注冊(cè)和使用，可作為認(rèn)定商品/服務(wù)具有關(guān)聯(lián)性、商標(biāo)標(biāo)識(shí)的顯著性強(qiáng)弱，以及商業(yè)強(qiáng)弱點(diǎn)（Commercial strength orweakness）【21】的證據(jù)參考。如在審查中發(fā)現(xiàn)，構(gòu)成近似的在先商標(biāo)為不同主體所享有，則審查員需考慮在先商標(biāo)近似要素的淡化程度，是否可能表明不再構(gòu)成混淆可能性。
在雙方案件的審查中，在先注冊(cè)商標(biāo)的知名度和家族商標(biāo)（Family of Marks）【22】將更多地被審查員所考慮。而在單方案件中，審查員并不被預(yù)期可提供證據(jù)支持在先商標(biāo)的知名度，且考慮到審查員無法獲得確定是否存在商標(biāo)家族所需的證據(jù)和信息，因此應(yīng)避免援引家族商標(biāo)或在混淆可能性分析中提及商標(biāo)家族。
此外，當(dāng)涉及制藥或藥用產(chǎn)品（Pharmaceuticals or Medicinal Products）的混淆可能性判斷時(shí)，將采用更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，即可能較低的證據(jù)門檻即可確定混淆可能性，因?yàn)橄M(fèi)者如因混淆而不當(dāng)選擇和使用制藥或藥用產(chǎn)品可能會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重和有害的后果。
五、結(jié)語
綜合來看，由于美國是判例法國家，混淆可能性的判斷原則和規(guī)則主要從大量判例中總結(jié)提煉而成。相較于我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《商標(biāo)審查審理指南》下編第五章“商標(biāo)相同、近似的審查審理”，美國對(duì)于商標(biāo)近似的判斷亦遵循從商標(biāo)本身的“形、音、義”和整體表現(xiàn)形式，采用隔離觀察、整體比對(duì)和要部比對(duì)的方法，同時(shí)考慮商標(biāo)本身的顯著性、在先商標(biāo)的知名度等因素判定混淆可能性。但在具體適用時(shí)，因中美的相關(guān)公眾在相應(yīng)市場上的一般注意力和認(rèn)知力有所不同，加之商品類似判斷的明顯差異，因此可能導(dǎo)致相同案件在中美兩國出現(xiàn)不同的審查結(jié)果。中國申請(qǐng)人在進(jìn)行美國商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)和使用風(fēng)險(xiǎn)查詢和評(píng)估時(shí)，可在專業(yè)商標(biāo)律師的指導(dǎo)下，結(jié)合上述審查指南中所提及的判斷因素，進(jìn)行綜合考慮。希望本文能夠?yàn)橹袊髽I(yè)更深入理解美國商標(biāo)法體系中基于混淆可能性的駁回，以及在美國順利申請(qǐng)注冊(cè)和使用商標(biāo)提供幫助。
注釋：
【1】參見：IN re E.I.du Pont de Nemours and Company，476 F.2d 1357，177 USPQ 563 (C.C.P.A.1973)
【2】13個(gè)杜邦因素指：1.商標(biāo)整體在外觀、聲音、內(nèi)涵、商業(yè)印象等方面的相似或不同。2.在申請(qǐng)或注冊(cè)中描述的，或與在先商標(biāo)的使用有關(guān)的商品的相似或不相似及商品性質(zhì)。 3.已建立的、可能持續(xù)的貿(mào)易渠道構(gòu)成類似或不同。4.銷售的情況和消費(fèi)者的情況，即沖動(dòng)消費(fèi)VS謹(jǐn)慎、復(fù)雜的購買。5.在先商標(biāo)的知名度。6.在類似商品上使用的類似標(biāo)志的數(shù)量和性質(zhì)。7.任何實(shí)際混淆的性質(zhì)和程度。8.在沒有實(shí)際混淆證據(jù)的情況下同時(shí)使用商標(biāo)的時(shí)間長度和條件。9.使用或未使用商標(biāo)的商品的種類（variety）。10.申請(qǐng)人與在先商標(biāo)所有人之間的市場介面（market interface）。11.申請(qǐng)人有權(quán)在多大程度上排除他人在其商品上使用其商標(biāo)。12.潛在混淆的程度。13.其他能證明使用效果的既定事實(shí)。
【3】參見：Weider Publ'ns，LLCv. D&D Beauty Care Co.，109 USPQ2d 1347（TTAB 2014）。
【4】參見：Gen. Mills，Inc. v. FageDairy Processing Indus. S.A.，100 USPQ2d 1584，1597（TTAB 2011）。
【5】參見：Shen Mfg. Co. v. Ritz Hotel Ltd.，393 F 3d 1238，1244-45，73 USPQ2d 1350，1356（Fed.Cir.2004）。
【6】參見：In reDetroit Athletic Co.，903 F.3d 1297，1307 128 USPQ2d 1047，1052 (Fed.Cir.2018)。
【7】參見：In reHJ Seiler Co.，289 F.2d 674，129 USPQ 347（CCPA 1961）。
【8】參見：In re Coors Brewing Co.，343 F.3d 1340，1347，68 USPQ2d 1059，1064 （Fed.Cir.2003）。
【9】參見：Hewlett-Packard Co.v.Packard Press，Inc.，281 F.3d 1261，1268，62 USPQ2d 1001，1005（Fed.Cir.2002）。
【10】參見：M2 Software，Inc. v.M2 Commc'ns，Inc.，450 F.3d 1378，1383，78 USPQ2d 1944，1947–48（Fed.Cir.2006）。
【11】參見：In reLamson Oil Co.，6 USPQ2d 1041（TTAB 1987）。
【12】參見：Weiss Assocs.Inc.v. HRL Assocs. Inc.，902 F.2d 1546，14 USPQ2d 1840（Fed.Cir.1990）。
【13】參見：In reBASF A.G.，189 USPQ 424（TTAB 1975）。
【14】參見：KabushikiKaisha Hattori Tokeiten v. Scuotto，228 USPQ 461（TTAB 1985）。
【15】參見：In reSears, Roebuck & Co.，2 USPQ2d 1312，1314（TTAB 1987）。
【16】參見：In re Ithaca Indus.，Inc.，230 USPQ 702（TTAB 1986）。
【17】參見：Citigroup Inc.v.Capital City Bank Grp.，Inc.， 637 F.3d1344，1356，98 USPQ2d 1253，1261（Fed.Cir.2011）。
【18】參見：US Shoe Corp.v.Chapman，229 USPQ 74，75 （TTAB 1985）。
【19】參見：Puma-Sportschuhfabriken Rudolf Dassler KG v.Garan，Inc.，224 USPQ 1064（TTAB 1984）。
【20】參見：Inre C.H.Hanson Co.，116 USPQ2d 1351（TTAB 2015）。
【21】該點(diǎn)指杜邦因素中的第6個(gè)考量因素，即“類似商品上近似商標(biāo)的數(shù)量和性質(zhì)”。
【22】家族商標(biāo)（Family of Marks）是指：一組具有相同識(shí)別性特征的商標(biāo)，即商標(biāo)的組合和使用方式，使消費(fèi)者不僅將單獨(dú)的商標(biāo)與所有人所對(duì)應(yīng)，而且將該家族商標(biāo)的共同特征與所有人相關(guān)聯(lián)。J&J Snack Foods Corp.v. McDonald’s Corp.，932 F.2d 1460，1462，18 USPQ2d 1889，1891（Fed. Cir. 1991）。