文/北京市集佳律師事務(wù)所 黃慧
當(dāng)今時代是一個飛速發(fā)展的時代，對于商業(yè)的影響就是，任何市場主體都需要跟上時代發(fā)展的潮流，否則很容易被淘汰出局。這不僅體現(xiàn)在市場主體需要對產(chǎn)品的設(shè)計推陳出新，也體現(xiàn)在對市場的規(guī)劃的高瞻遠(yuǎn)矚，更體現(xiàn)在代表企業(yè)形象的商標(biāo)的與時俱進(jìn)。通常情況下，考慮到經(jīng)過長年市場經(jīng)營和培育才能累積在商標(biāo)中的商譽(yù)，市場主體往往會對核心商標(biāo)的精髓或顯著部分予以保留，在這個基礎(chǔ)上再采用或簡化或衍生的方式構(gòu)思出與原注冊商標(biāo)存在一定聯(lián)系但又有一定改變的新商標(biāo)。
而根據(jù)《商標(biāo)法》第二十四條的規(guī)定，在此情況下，市場主體應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)行政主管部門重新提出注冊申請。在有在先商標(biāo)的情況下，很多市場主體都會想當(dāng)然地認(rèn)為，新商標(biāo)會很容易得到注冊，申請僅僅是走個過場。但是，由于新商標(biāo)與在先的基礎(chǔ)商標(biāo)并不完全相同，商標(biāo)主管部門仍然需要對新商標(biāo)重新進(jìn)行實質(zhì)審查，這就存在了在基礎(chǔ)商標(biāo)核準(zhǔn)之后、新商標(biāo)申請之前其他第三方申請的商標(biāo)可能被認(rèn)為在先近似商標(biāo)，從而阻擋新商標(biāo)獲得注冊的問題。市場主體申請的與其在先注冊商標(biāo)存在一定聯(lián)系的新商標(biāo)被商標(biāo)行政主管部門基于絕對理由或相對理由駁回后，往往會在駁回復(fù)審程序乃至行政訴訟中主張訴爭商標(biāo)是其對在先注冊商標(biāo)的延續(xù)性注冊。
根據(jù)2019年《北京市高級人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第15.1條可知，主張商標(biāo)延續(xù)性注冊的要件主要有三個：1）在后申請商標(biāo)與在先基礎(chǔ)商標(biāo)核定使用的商品構(gòu)成相同或類似；2）在后申請商標(biāo)與在先基礎(chǔ)商標(biāo)構(gòu)成相同或類似商標(biāo)；3）基礎(chǔ)商標(biāo)經(jīng)過使用獲得一定知名度。
本文主要從國家知識產(chǎn)權(quán)局，北京知識產(chǎn)權(quán)法院和北京市高級人民法院在相關(guān)案件中的審查、審理實踐出發(fā)，對商標(biāo)延續(xù)性注冊的要件進(jìn)行解讀，進(jìn)而達(dá)到指導(dǎo)今后的代理工作的目的。
一、在后申請商標(biāo)與在先基礎(chǔ)商標(biāo)構(gòu)成相同或類似商標(biāo)
我們先來看幾個案例，國家知識產(chǎn)權(quán)局曾在商標(biāo)審查中引證了第1174989號“古”商標(biāo)、第17782165號“
”商標(biāo)，駁回安徽古井貢酒股份有限公司（簡稱古井貢酒公司）在第33類的第32183457號“ 
”號商標(biāo)的注冊申請。古井貢酒公司不服，進(jìn)行了商標(biāo)的駁回復(fù)審，未獲支持后起訴至北京知識產(chǎn)權(quán)法院，但北京知識產(chǎn)權(quán)維持駁回決定。古井貢酒公司只能繼續(xù)上訴至北京市高級人民法院，主張訴爭商標(biāo)系對古井貢酒公司的“古井”“古井貢”“古井貢酒”系列商標(biāo)的延續(xù)性注冊。北京市高級人民法院在第（2020）京行終4790號判決中認(rèn)為“古井貢酒公司主張其在先申請的具有較高知名度的‘古井’‘古井貢’‘年份原漿’商標(biāo)與訴爭商標(biāo)亦存在一定區(qū)別”，故對古井貢酒公司關(guān)于訴爭商標(biāo)是其基礎(chǔ)商標(biāo)延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。
又如，國家知識產(chǎn)權(quán)局引證第17413603號“英?！鄙虡?biāo)駁回山東英睿包裝材料有限公司（簡稱英睿公司）在第16類的第35288417號“英睿”商標(biāo)的注冊申請。英睿公司不服，訴至北京知識產(chǎn)權(quán)法院。一審敗訴后，英睿公司上訴至北京市高級人民法院，北京市高級人民法院在第（2020）京行終4215號判決認(rèn)為“英睿公司在先注冊的商標(biāo)（‘英睿金晨’）與訴爭商標(biāo)在構(gòu)成要素、讀音呼叫、整體視覺效果等方面均差異較大”，故對英睿公司關(guān)于訴爭商標(biāo)是其基礎(chǔ)商標(biāo)延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。
再如，國家知識產(chǎn)權(quán)局以第33類第32792932號訴爭商標(biāo)“綿特MIANTE”的注冊申請構(gòu)成2013年修正的《中華人民共和國商標(biāo)法》（簡稱2013年商標(biāo)法）第十一條第一款第二項所指情形為由駁回四川綿竹劍南春酒廠有限公司（簡稱劍南春公司）的注冊申請。劍南春公司不服，訴至北京知識產(chǎn)權(quán)法院，主張“綿特”系其在先注冊并有較高知名度的商標(biāo)“綿竹特曲”的延伸注冊。一審敗訴后，劍南春公司上訴至北京市高級人民法院，北京市高級人民法院在第（2020）京行終3297號判決中認(rèn)為“訴爭商標(biāo)‘綿特’與‘綿竹’‘綿竹特曲’區(qū)別明顯，相關(guān)公眾難以將訴爭商標(biāo)與其在先注冊商標(biāo)聯(lián)系在一起”，故對劍南春公司關(guān)于訴爭商標(biāo)是其基礎(chǔ)商標(biāo)延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。當(dāng)然，訴爭商標(biāo)易被理解為“特別綿柔”而直接表示商品特點亦是其被不予核準(zhǔn)注冊的重要原因。
從上述案例中我們可以看出，訴爭商標(biāo)與基礎(chǔ)商標(biāo)相同或高度近似是主張基礎(chǔ)商標(biāo)延續(xù)性注冊的首要條件。如果訴爭商標(biāo)為基礎(chǔ)商標(biāo)的簡稱、縮寫形式或互為包含關(guān)系，這通常就不能滿足延續(xù)性注冊的對于商標(biāo)近似程度的要求。
二、在后申請商標(biāo)與在先基礎(chǔ)商標(biāo)核定使用的商品構(gòu)成相同或類似
同樣，我們先來看案例，國家知識產(chǎn)權(quán)局引證第16331790號“信昌優(yōu)生活 CITIU”商標(biāo)駁回中國中信集團(tuán)有限公司（簡稱中信公司）在第43類的第28769740號“CITIC”商標(biāo)的注冊申請。中信公司不服，訴至北京知識產(chǎn)權(quán)法院。一審敗訴后，中信公司上訴至北京市高級人民法院，北京市高級人民法院在第（2019）京行終9101號判決認(rèn)為“雖‘CITIC’商標(biāo)在銀行、信托、基金等服務(wù)上具有較高的知名度和影響力，但依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)尚不能證明訴爭商標(biāo)在烹飪設(shè)備出租、飲水機(jī)出租服務(wù)上的使用亦具有一定的知名度”，故對中信公司有關(guān)訴爭商標(biāo)構(gòu)成對在先已注冊“CITIC”“中信”商標(biāo)的延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。
從該案可以看出，這一要件相對易于理解、判斷及把握：延續(xù)性注冊必須在相同或者類似的商品上，基礎(chǔ)商標(biāo)的知名度和商譽(yù)并不能延及非類似商品上。因此，在非類似的商品上申請的后申請商標(biāo)，即使與在先商標(biāo)構(gòu)成近似，也是不能主張延續(xù)性注冊的。
三、在先基礎(chǔ)商標(biāo)經(jīng)過使用獲得一定知名度
本文所談之“延續(xù)”，為基礎(chǔ)商標(biāo)的知名度和商譽(yù)的“延續(xù)”。如若基礎(chǔ)商標(biāo)不具有知名度或知名度達(dá)不到“一定”程度，即使具備前面兩個條件，也是無法主張延續(xù)性注冊的。但是，如何根據(jù)申請人提交的證據(jù)考察、認(rèn)定基礎(chǔ)商標(biāo)的知名度，對知名度的要求需達(dá)到何種程度都是值得我們思考和在實踐中不斷探索的課題。
經(jīng)過對比國家知識產(chǎn)權(quán)局與法院對相關(guān)案件的處理，筆者發(fā)現(xiàn)兩者對“一定知名度”的要求有所差異，具體來講：
1、國家知識產(chǎn)權(quán)局對基礎(chǔ)商標(biāo)知名度的標(biāo)準(zhǔn)在個案中并不完全一致。
在第29485778號“
”（東方紅湘滿天下）商標(biāo)駁回復(fù)審案中，國家知識產(chǎn)權(quán)局查明，申請人于2004年4月2日已在先申請注冊第3993766號“東方紅湘滿天下”商標(biāo)與訴爭商標(biāo)標(biāo)識相同，指定服務(wù)相同或相近，故申請商標(biāo)注冊有其合理之處。此外，鑒于申請人的在先基礎(chǔ)商標(biāo)，也認(rèn)定訴爭商標(biāo)未構(gòu)成《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項所指不良影響的標(biāo)志。在該案、第20093928號“ 
”商標(biāo)駁回復(fù)審以及第20495401號“ 
”商標(biāo)駁回復(fù)審等案件中，國家知識產(chǎn)權(quán)局并未強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)商標(biāo)的知名度和使用情況，但從決定書本身來看，我們尚不了解申請人是否提交了大量使用證據(jù)來證明在先基礎(chǔ)商標(biāo)的知名度。
而在第26300501號“
”商標(biāo)駁回復(fù)審案、第41289660號“
”商標(biāo)駁回復(fù)審中，國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為申請人提供的證據(jù)可以證明基礎(chǔ)商標(biāo)經(jīng)過持續(xù)地使用和宣傳在相關(guān)公眾中已經(jīng)具有一定知名度，基礎(chǔ)商標(biāo)的商譽(yù)可以延續(xù)至申請商標(biāo)。
在第39995646號“INSUN PINK”商標(biāo)駁回復(fù)審案中，國家知識產(chǎn)權(quán)局在復(fù)審中查明，2014年12月，申請人的第3639144號“INSUN”商標(biāo)曾被國知局在第25類商品上認(rèn)定為馳名商標(biāo)。據(jù)此，第3639144號“INSUN”商標(biāo)所承載的商業(yè)信譽(yù)可以延續(xù)到指定類似商品的近似商標(biāo)，即申請商標(biāo)（僅在“INSUN”的基礎(chǔ)上添加了顯著性較弱的“PINK”文字）。在該案中，基礎(chǔ)商標(biāo)的知名度達(dá)到了馳名程度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一定知名度。
2、相對而言，法院對基礎(chǔ)商標(biāo)的知名度要求普遍較高。
在第35034697號“MIDC”商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院和北京市高級人民法院均認(rèn)為，在案證據(jù)不足以證明小米科技有限責(zé)任公司（簡稱小米公司）的基礎(chǔ)商標(biāo)“MI”經(jīng)使用已具有較高知名度，且該知名度所形成商譽(yù)足以延及訴爭商標(biāo)（第35034697號“MIDC”商標(biāo)），從而使訴爭商標(biāo)能夠與小米公司產(chǎn)生穩(wěn)定對應(yīng)關(guān)系。故北京市高級人民法院對小米公司有關(guān)訴爭商標(biāo)構(gòu)成對在先已注冊“MI”商標(biāo)的延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。
在第31527673號“mitalk”商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟中，北京市高級人民法院認(rèn)為，小米科技有限責(zé)任公司（簡稱小米公司）提交的使用證據(jù)，并不足以證明基礎(chǔ)商標(biāo)“MI”經(jīng)使用已具有較高知名度，從而能夠使相關(guān)公眾將在后申請的訴爭商標(biāo)（第31527673號“mitalk”商標(biāo)）與其聯(lián)系在一起，并認(rèn)為使用兩商標(biāo)的服務(wù)均來自小米公司或與其存在特定聯(lián)系。故北京市高級人民法院對小米公司有關(guān)訴爭商標(biāo)構(gòu)成對在先已注冊“MI”商標(biāo)的延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。
不可否認(rèn)的是，上述兩案中訴爭商標(biāo)與基礎(chǔ)商標(biāo)在構(gòu)成要素、讀音呼叫等方面存在一定差異也是北京市高級人民法院未支持小米公司有關(guān)延續(xù)性注冊的上訴理由的原因之一。但在關(guān)于知名度的用詞，都是“較高知名度”，而非一定知名度，很明顯存在程度上的差異：較高知名度的要求是略高于一定知名度的。
四、結(jié)語
市場主體在品牌形象的調(diào)整過程中，往往會對于已注冊的重要的基礎(chǔ)商標(biāo)進(jìn)行簡化、衍生乃至重大修改，由此產(chǎn)生了重新申請注冊的必要性和緊迫性。然而，申請人不能想當(dāng)然認(rèn)為，由于在后申請商標(biāo)與其在先基礎(chǔ)商標(biāo)構(gòu)成類似商品上的近似或相同商標(biāo)，商標(biāo)行政主管部門或者法院就會當(dāng)然核準(zhǔn)其在后商標(biāo)的注冊申請。在后申請商標(biāo)能否基于在先基礎(chǔ)商標(biāo)獲得延續(xù)性注冊，很大程度上還取決于基礎(chǔ)商標(biāo)是否經(jīng)過使用獲得一定知名度，并且該知名度所形成商譽(yù)足以延及在后申請注冊的商標(biāo)，從而使在后申請注冊的商標(biāo)能夠與其注冊主體產(chǎn)生穩(wěn)定對應(yīng)關(guān)系。
從長遠(yuǎn)看，只要商標(biāo)注冊人持有商標(biāo)時間較長，幾乎都會涉及到需要對自己的老商標(biāo)進(jìn)行一定的更新變化以達(dá)到與時俱進(jìn)的目的，也就是說延續(xù)性注冊是很多商標(biāo)注冊人現(xiàn)在已面臨或?qū)砜赡苊媾R的問題。而沒有使用就不會享有一定的知名度，更無法主張延續(xù)性注冊。使用這一我國商標(biāo)法的核心精髓要求，在延續(xù)性注冊得到了又一次的體現(xiàn)。因此，筆者建議廣大商標(biāo)注冊人，務(wù)必重視和積極使用自己的注冊商標(biāo)，因為使用不僅會影響到主張侵權(quán)賠償和應(yīng)對撤銷三年不使用，同樣還會影響到若干年后的自己品牌的更新迭代。