文/北京市集佳律師事務(wù)所 袁穎
在專利侵權(quán)判定中，設(shè)立“等同原則”的目的是為了給予專利權(quán)人以他們專利的公平保護(hù)，避免“字面解釋”對(duì)專利權(quán)保護(hù)范圍的過度限制。
“禁止反悔原則”是對(duì)“等同原則”的必要限制，目的在于敦促當(dāng)事人在訴訟活動(dòng)中誠(chéng)實(shí)守信，避免當(dāng)事人在行政授權(quán)確權(quán)程序和侵權(quán)民事訴訟中對(duì)權(quán)利要求作出不一致的解釋。通過適用“禁止反悔原則”對(duì)“等同范圍”予以必要的限制，可以合理地確定專利權(quán)的保護(hù)范圍，維持專利權(quán)人與被訴侵權(quán)人以及社會(huì)公眾之間的利益平衡【1】。
“禁止反悔原則”的適用經(jīng)過最高人民法院司法解釋和近幾年司法實(shí)踐中案例的不斷探索而逐漸明晰。本文通過回顧最高法院近年來的典型判例以及筆者最新代理案件的最高院的最新判決，淺談“禁止反悔原則”的適用。
關(guān)于“禁止反悔原則”，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（一）》的第六條規(guī)定：“專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對(duì)權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持”。
《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》的第十三條，在解釋一第六條的基礎(chǔ)上進(jìn)一步規(guī)定，權(quán)利人證明專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對(duì)權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該修改或者陳述未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄。
根據(jù)以上兩條規(guī)定，筆者結(jié)合案例談?wù)効偨Y(jié)的適用規(guī)則。
在專利侵權(quán)判定中，當(dāng)權(quán)利人要求針對(duì)某一方案適用“等同原則”時(shí)，被訴侵權(quán)的被告可以舉證證明涉案專利的專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對(duì)權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄了該技術(shù)方案，由此引入“禁止反悔原則”，使得該權(quán)利人認(rèn)為是等同的技術(shù)方案被排除在專利保護(hù)范圍之外。該舉證責(zé)任在被訴侵權(quán)的被告，其需要證明專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在授權(quán)或者無效階段進(jìn)行了權(quán)利要求、說明書的修改或者做出了意見陳述，并且還要證明該修改或意見陳述導(dǎo)致了該技術(shù)方案的放棄。
在此要重點(diǎn)說明的是，并非只要進(jìn)行限縮性修改或者意見陳述，就會(huì)導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄。正如《浙江福瑞德化工有限公司、天津聯(lián)力化工有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛再審民事判決書（2018）最高法民再387號(hào)》判決書【1】中指出的，“首先，在發(fā)明專利授權(quán)確權(quán)程序中，專利申請(qǐng)人有權(quán)依法提交意見陳述或修改權(quán)利要求。專利申請(qǐng)人在修改權(quán)利要求時(shí)增加新的技術(shù)特征，并主張修改后的技術(shù)方案是非顯而易見的，是專利審查實(shí)踐中的常見情形。雖然在權(quán)利要求中增加技術(shù)特征會(huì)進(jìn)一步限定專利權(quán)的保護(hù)范圍，導(dǎo)致權(quán)利要求的保護(hù)范圍發(fā)生變化，但在沒有其他證據(jù)證明權(quán)利人通過修改或者意見陳述‘放棄’特定技術(shù)方案的情況下，不能僅僅由于在權(quán)利要求中增加技術(shù)特征，導(dǎo)致權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)一步限縮，就認(rèn)定權(quán)利人完全‘放棄’了與該技術(shù)特征等同的其他所有技術(shù)特征，不能再就增加的技術(shù)特征主張適用等同原則。如此，會(huì)導(dǎo)致以增加技術(shù)特征的方式修改的權(quán)利要求的保護(hù)范圍受到過度限制，被訴侵權(quán)人極易通過技術(shù)特征的修改、替換來規(guī)避侵權(quán)，導(dǎo)致權(quán)利人與社會(huì)公眾的利益失衡。這樣既與禁止反悔原則的目的不符，也與專利法保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的立法目的不相適應(yīng)。”
正如筆者代理的“某侵害專利權(quán)糾紛案”案件，涉案專利原權(quán)利要求4限定了技術(shù)特征“傾角”，原權(quán)利要求5引用權(quán)4，進(jìn)一步限定了“大致傾斜45°”，在涉案專利授權(quán)階段的實(shí)質(zhì)審查過程中，在第一次審查意見中，審查員否定了所有權(quán)利要求的創(chuàng)造性，并針對(duì)原權(quán)利要求5的附加特征指出：對(duì)比文件1還公開了：所述側(cè)面包括與驅(qū)動(dòng)軸形成夾角的第一部分和第二部分，至于其限定了側(cè)面的具體形式為……其僅僅是根據(jù)實(shí)際需要對(duì)兩個(gè)部分相對(duì)位置的常規(guī)選擇，其通過有限的實(shí)驗(yàn)?zāi)軌颢@得，其效果也能夠預(yù)見，不需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)。在針對(duì)第一次審查意見的答復(fù)中，專利申請(qǐng)人將原權(quán)利要求2-5的所有附加特征都合并到權(quán)1并基于說明書增加特征“所述驅(qū)動(dòng)軸(18)上的齒形突出部(19)具有與所述工具(10’)的齒形突出部相同的幾何形狀”，且專利申請(qǐng)人在第一次審查意見答復(fù)的陳述意見中提到，權(quán)利要求1限定的區(qū)別特征是“所述齒形突出部(19)具有V形尖頭自由端(20)和與所述驅(qū)動(dòng)軸(18)連合的加寬的下部(21)；所述驅(qū)動(dòng)軸(18)上的齒形突出部(19)具有與所述工具(10’)的齒形突出部相同的幾何形狀”，指出“對(duì)比文件1沒有公開或者教導(dǎo)以上區(qū)別特征”，并進(jìn)一步討論了上述區(qū)別特征帶來的技術(shù)效果。在此修改和爭(zhēng)辯意見的基礎(chǔ)上，審查員接受了上述關(guān)于創(chuàng)造性的爭(zhēng)辯意見，并最終發(fā)出了授權(quán)通知。
即，在專利授權(quán)階段，專利申請(qǐng)人沒有針對(duì)特征“大致傾斜45°”進(jìn)行對(duì)比分析，沒有具體陳述特征“大致傾斜45°”與現(xiàn)有技術(shù)的差別，更沒有指出該角度的區(qū)別可能帶來的技術(shù)效果，因此，并無證據(jù)證明權(quán)利人通過上述修改以及意見陳述，放棄了對(duì)與大致傾斜45度等同的技術(shù)方案主張等同侵權(quán)。
正如該案判決書【2】中指出的“專利申請(qǐng)人將從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征合并到獨(dú)立權(quán)利要求中的這種修改方式本身并不能得出專利申請(qǐng)人放棄了與增加的技術(shù)特征相關(guān)的等同技術(shù)特征”，“當(dāng)專利申請(qǐng)人所作的修改或陳述屬于通過增加或變更權(quán)利要求的技術(shù)特征改變請(qǐng)求保護(hù)的范圍，或者增加或刪除一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利要求，或者把權(quán)利要求附加的技術(shù)特征予以合并時(shí)，如果增加的技術(shù)特征已經(jīng)清楚記載在原說明書和權(quán)利要求書中，符合專利法第三十三條規(guī)定的情形，在專利獲得授權(quán)后，專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中主張技術(shù)特征等同的，人民法院應(yīng)該審查其所作出的修改和陳述與授權(quán)后的該技術(shù)特征之間是否有實(shí)質(zhì)聯(lián)系，是否存在對(duì)該技術(shù)特征予以限縮或放棄的事實(shí)，而不能僅因?yàn)闄?quán)利要求增加了技術(shù)特征，就認(rèn)定專利申請(qǐng)人做出了修改，將該增加的技術(shù)特征的等同特征全部予以放棄”。
作為另一類似案例，《男與廣州市番禺區(qū)好友實(shí)業(yè)有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案再審民事裁定書（2014）民申字第1949號(hào)》判決書【3】中指出，“涉案專利申請(qǐng)人在專利授權(quán)過程中，將原權(quán)利要求4合并到權(quán)利要求1中，并在答復(fù)正文中陳述：修改后的權(quán)利要求1中出現(xiàn)的技術(shù)特征‘支撐部分’‘彎曲的增強(qiáng)部分’‘第一和第二彈力部分’‘第一和第二延伸部分’‘鉸鏈部分’和‘第一和第二注塑彈力部分’在對(duì)比文件1中并未公開，上述技術(shù)特征與對(duì)比文件1公開的夾子既不相同也不等同，足以證明修改后的權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1具有創(chuàng)造性，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。雖然涉案專利申請(qǐng)人在意見陳述中只是籠統(tǒng)地強(qiáng)調(diào)了包括“彎曲的增強(qiáng)部分”等在內(nèi)的諸多技術(shù)特征與現(xiàn)有技術(shù)不同，并沒有具體陳述某個(gè)特征與現(xiàn)有技術(shù)的差別，無法明確其放棄的具體技術(shù)方案，因此不能直接適用《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定的禁止反悔原則?！?/p>
又如另一案例，《中譽(yù)電子(上海)有限公司與上海九鷹電子科技有限公司侵犯實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案（2011）民提字第306號(hào)》判決書【4】中指出的，“放棄的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。專利權(quán)保護(hù)范圍是由權(quán)利要求包含的技術(shù)特征所限定的，故專利權(quán)保護(hù)范圍的變化，亦體現(xiàn)為權(quán)利要求中技術(shù)特征的變化。在專利授權(quán)或無效宣告程序中，專利權(quán)人主動(dòng)或應(yīng)審查員的要求，可以通過增加技術(shù)特征對(duì)某權(quán)利要求所確定的保護(hù)范圍進(jìn)行限制，也可以通過意見陳述對(duì)某權(quán)利要求進(jìn)行限縮性解釋。禁止反悔原則適用于導(dǎo)致專利權(quán)保護(hù)范圍縮小的修改或者陳述。亦即，由此所放棄的技術(shù)方案。該放棄，通常是專利權(quán)人通過修改或意見陳述進(jìn)行的自我放棄。但是，若專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)定獨(dú)立權(quán)利要求無效、在其從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效，且專利權(quán)人未曾作上述自我放棄，則在判斷是否構(gòu)成禁止反悔原則中的‘放棄’時(shí)，應(yīng)充分注意專利權(quán)人未自我放棄的情形，嚴(yán)格把握放棄的認(rèn)定條件。如果該從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征未被該獨(dú)立權(quán)利要求所概括，則因該附加技術(shù)特征沒有原始的參照，故不能推定該附加技術(shù)特征之外的技術(shù)方案已被全部放棄。”
以上多個(gè)最高法的案例中確定的“禁止反悔原則”的適用規(guī)則都是一致的，即首先肯定了專利申請(qǐng)人、發(fā)明人有在不超出原始記載范圍的情況下修改權(quán)利要求或作出陳述的自由；當(dāng)專利申請(qǐng)人或發(fā)明人作出限縮性修改或陳述時(shí)，并不直接導(dǎo)致對(duì)技術(shù)方案的放棄，而要嚴(yán)格地把握放棄的認(rèn)定條件，要判斷作出的限縮性修改和陳述與授權(quán)之間是否有實(shí)質(zhì)聯(lián)系，是否存在對(duì)該技術(shù)特征予以限縮或放棄的事實(shí)。
這里引入另一反面案例，來更好地說明何種情況下構(gòu)成對(duì)技術(shù)方案的放棄。如最高人民法院《湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司與澳諾（中國(guó)）制藥有限公司、王軍社侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案（2009）民提字第20號(hào)》民事判決書【5】中指出的，“涉案專利申請(qǐng)公開文本權(quán)利要求2以及說明書第2頁(yè)明確記載，可溶性鈣劑是‘葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣’?？梢姡趯＠暾?qǐng)公開文本中，葡萄糖酸鈣與活性鈣是并列的兩種可溶性鈣劑，葡萄糖酸鈣并非活性鈣的一種?！闹Z公司辯稱，專利申請(qǐng)人在涉案專利的審批過程中，將‘可溶性鈣劑’修改為‘活性鈣’屬于一種澄清性修改，修改后的活性鈣包括了含葡萄糖酸鈣在內(nèi)的所有組分鈣。然而，從涉案專利審批文檔中可以看出，專利申請(qǐng)人進(jìn)行上述修改是針對(duì)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為涉案專利申請(qǐng)公開文本權(quán)利要求中‘可溶性鈣劑’保護(hù)范圍過寬，在實(shí)質(zhì)上得不到說明書支持的審查意見而進(jìn)行的，同時(shí)，專利申請(qǐng)人在修改時(shí)的意見陳述中，并未說明活性鈣包括了葡萄糖酸鈣，故被申請(qǐng)人認(rèn)為涉案專利中的活性鈣包含葡萄糖酸鈣的主張不能成立”，“(二)關(guān)于活性鈣與葡萄糖酸鈣是否等同問題。正如上述問題(一)中對(duì)‘活性鈣’是否包含了‘葡萄糖酸鈣’所闡述的那樣，專利權(quán)人在專利授權(quán)程序中對(duì)權(quán)利要求1所進(jìn)行的修改，放棄了包含‘葡萄糖酸鈣’技術(shù)特征的技術(shù)方案。根據(jù)禁止反悔原則，專利申請(qǐng)人或者專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對(duì)權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，在專利侵權(quán)糾紛中不能將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。因此，涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍不應(yīng)包括‘葡萄糖酸鈣’技術(shù)特征的技術(shù)方案。”
根據(jù)以上案例的對(duì)比，大家應(yīng)該能對(duì)技術(shù)方案放棄的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有更全面更深刻的認(rèn)識(shí)。
筆者接下來討論一下解釋二第十三條和解釋一第六條的關(guān)系。之前筆者看到一些文章認(rèn)為，根據(jù)解釋二的第十三條規(guī)定，只有限縮性修改或陳述被明確否定的，才不構(gòu)成技術(shù)方案的放棄。筆者不同意該觀點(diǎn)，筆者認(rèn)為該規(guī)定是對(duì)權(quán)利人自我放棄的一種否定規(guī)定，即當(dāng)有證據(jù)證明“專利申請(qǐng)人或發(fā)明人在授權(quán)或確權(quán)過程中通過限縮性修改或陳述導(dǎo)致了自我放棄”時(shí)，而該限縮性修改或陳述被裁判者明確否定了，則其自我放棄不導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄。
這里引入另一案例來詳細(xì)說明這種情形，最高人民法院《曹桂蘭、胡美玲侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書（2017）最高法民申1826號(hào)》【6】中指出，“由于專利授權(quán)確權(quán)程序?qū)τ诩夹g(shù)特征的認(rèn)定存在連續(xù)性，權(quán)利人作出的陳述是否被‘明確否定’，應(yīng)當(dāng)對(duì)專利授權(quán)和確權(quán)階段技術(shù)特征的審查進(jìn)行客觀全面的判斷，著重考察權(quán)利人對(duì)技術(shù)方案作出的限縮性陳述是否最終被裁判者認(rèn)可，是否由此導(dǎo)致專利申請(qǐng)得以授權(quán)或者專利權(quán)得以維持。根據(jù)本案的上述相關(guān)事實(shí)，在授權(quán)程序中，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利審查部門對(duì)蔣小平關(guān)于技術(shù)特征a、b的陳述意見不予認(rèn)可，持明確否定意見，而且，涉案專利獲得授權(quán)并非基于對(duì)特征a、b作出的限縮性陳述。在后續(xù)的無效審查程序，專利復(fù)審委員會(huì)并未推翻實(shí)質(zhì)審查階段所持的否定意見，不能得出專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為通過連接元件來進(jìn)行阻抗匹配不是本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段，不屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí)的結(jié)論，也不能得出‘注塑嵌裝’及‘固定卡裝’不是本領(lǐng)域常用的鎖固方式，不屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí)的結(jié)論。在評(píng)價(jià)涉案專利具有創(chuàng)造性時(shí)，盡管無效決定將技術(shù)特征a、b作為區(qū)別特征予以了羅列，但技術(shù)特征a、b的存在并未影響專利復(fù)審委員會(huì)以現(xiàn)有技術(shù)存在相反的技術(shù)教導(dǎo)，本領(lǐng)域技術(shù)人員不存在結(jié)合特征c‘所述無線電接收天線為AM/FM共用天線’的動(dòng)機(jī)，而使得涉案專利具有創(chuàng)造性的審查評(píng)判。由于專利權(quán)人作出的限縮性陳述在實(shí)質(zhì)審查中已被明確否定，而無效審查程序并未推翻該認(rèn)定得出相反的結(jié)論，在這種情況下，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定存在專利權(quán)人的限縮性陳述已被明確否定的事實(shí)。這與所作的限縮性陳述并未帶來專利權(quán)的獲得和專利權(quán)的維持的事實(shí)相符，與‘禁止反悔’原則防止權(quán)利人‘兩頭得利’的目的不相悖?！?/p>
該案中，專利權(quán)人在授權(quán)過程中，通過修改和陳述認(rèn)為技術(shù)特征a、b是區(qū)別技術(shù)特征，非公知常識(shí)，是專利權(quán)人的自我放棄，但是這種陳述意見在授權(quán)過程中被明確否定，最終的授權(quán)也并非由該兩個(gè)技術(shù)特征帶來，且在后續(xù)的無效過程中，也并未推翻該認(rèn)定，因此專利權(quán)人的自我放棄并未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄，按照解釋二的第十三條規(guī)定，不適用禁止反悔原則。
結(jié)合上面所有的討論和案例，筆者相信“禁止反悔原則”的適用規(guī)則已經(jīng)比較明晰，符合專利法保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的立法目的，也符合禁止反悔原則的設(shè)立目的，避免因以增加技術(shù)特征的方式修改的權(quán)利要求的保護(hù)范圍受到過度限制，導(dǎo)致被訴侵權(quán)人極易通過技術(shù)特征的修改、替換來規(guī)避侵權(quán)，從而導(dǎo)致權(quán)利人與社會(huì)公眾的利益失衡。
注釋
【1】《浙江福瑞德化工有限公司、天津聯(lián)力化工有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛再審民 事判決書（2018）最高法民再387號(hào)》判決書
【2】《侵害專利專利權(quán)糾紛案2019 最高法知民終530號(hào)》判決書
【3】《男與廣州市番禺區(qū)好友實(shí)業(yè)有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案再審民事裁定 書》（2014）民申字第1949號(hào)
【4】《中譽(yù)電子(上海)有限公司與上海九鷹電子科技有限公司侵犯實(shí)用新型專利權(quán)糾 紛案》（2011）民提字第306號(hào)
【5】最高人民法院《湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司與澳諾（中國(guó)）制藥有限公司、王軍社侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案（2009）民提字第20號(hào)》民事判決書
【6】最高人民法院《曹桂蘭、胡美玲侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書（2017）最高法民申1826號(hào)》裁定書