文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 于開茜
外國(guó)企業(yè)入駐中國(guó)初期多使用其原有的外文商標(biāo)打響品牌知名度，隨著品牌保護(hù)與文化交流的深入發(fā)展，外國(guó)企業(yè)也入鄉(xiāng)隨俗，越來越多地申請(qǐng)注冊(cè)中文商標(biāo)以期更為迅速及便捷地吸引中國(guó)消費(fèi)者的注意力。而與此同時(shí)，外文品牌的創(chuàng)始人恍然發(fā)現(xiàn)中文媒體報(bào)道其品牌時(shí)經(jīng)常使用的中文也已經(jīng)被他人搶先注冊(cè)，從而由中外文對(duì)應(yīng)翻譯引發(fā)的商標(biāo)糾紛也越來越多。
小星星服務(wù)有限公司（下稱“小星星公司”）負(fù)責(zé)對(duì)享譽(yù)全球的音樂劇《Mamma Mia！》進(jìn)行品牌保護(hù)及宣傳，該音樂劇早在1999年在倫敦西區(qū)愛德華王子劇院首演，2007年英文巡演版首次登陸中國(guó)，點(diǎn)燃起無數(shù)音樂劇人的熱情，2011年起中文版《媽媽咪呀！》在全國(guó)24個(gè)城市巡演408場(chǎng)，影響了超過60萬的中國(guó)觀眾，打破多項(xiàng)紀(jì)錄，成為中國(guó)音樂劇產(chǎn)業(yè)的重要里程碑。
上海東方娛樂傳媒集團(tuán)有限公司（下稱“上海東方公司”）申請(qǐng)注冊(cè)第12511357號(hào)“ 
”商標(biāo)（下稱“媽媽咪呀 SUPER DIVA”商標(biāo)），指定使用在第41類“組織表演（演出）；表演制作；演出；現(xiàn)場(chǎng)表演”等服務(wù)。因小星星公司認(rèn)為與其在先申請(qǐng)注冊(cè)的第6925356號(hào)“ 
”指定使用的第41類“組織表演(演出); 安排和組織音樂會(huì); 電影制作; 表演制作; 無線電文娛節(jié)目; 廣播和電視節(jié)目制作”等服務(wù)上的商標(biāo)構(gòu)成混淆性近似商標(biāo)，小星星公司于2016年05月26日對(duì)上海東方公司申請(qǐng)的“媽媽咪呀 SUPER DIVA”商標(biāo)向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（下稱“國(guó)知局”）提起異議申請(qǐng)，在國(guó)知局裁定部分服務(wù)不予注冊(cè)后，上海東方公司不服該裁定，進(jìn)入不予注冊(cè)復(fù)審程序。隨后，上海東方公司又多次反復(fù)在第41類及其他相關(guān)聯(lián)類別上申請(qǐng)注冊(cè)包含“媽媽咪呀”字樣的商標(biāo)，如：第14841090號(hào)、第25097302號(hào)、第36152527號(hào)“媽媽咪呀”商標(biāo)，第25881324號(hào)、第36164078號(hào)“媽媽咪呀 SUPER DIVA”商標(biāo)等。小星星公司均不遺余力地對(duì)其進(jìn)行打擊，力圖保護(hù)其核心品牌的對(duì)應(yīng)中文。為對(duì)品牌進(jìn)行全面保護(hù)，小星星公司隨即也申請(qǐng)注冊(cè)其中文商標(biāo)“媽媽咪呀！”。
小星星公司在打擊上海東方公司申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)異議、不予注冊(cè)復(fù)審、無效等多個(gè)程序中收集并提供了大量中文媒體對(duì)其核心品牌的報(bào)道，證明在上海東方公司名下包含“媽媽咪呀”字樣的一系列商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前，其在先使用的“MAMMA MIA！”引證商標(biāo)在“演出”等服務(wù)上已經(jīng)具有一定的知名度，且與中文“媽媽咪呀！”形成了對(duì)應(yīng)關(guān)系，已為相關(guān)公眾所熟知。在國(guó)知局下發(fā)的裁定中均認(rèn)定上海東方公司申請(qǐng)注冊(cè)的“媽媽咪呀”系列商標(biāo)中文與小星星公司的“MAMMA MIA！”引證商標(biāo)英文呼叫方式一一對(duì)應(yīng)，且未能形成明顯有別的新含義，已構(gòu)成近似商標(biāo)，同時(shí)使用在相同或類似服務(wù)上，易使相關(guān)公眾對(duì)服務(wù)來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第一條的規(guī)定，法院在審理商標(biāo)案件時(shí)，對(duì)于使用時(shí)間較長(zhǎng)，已建立較高時(shí)長(zhǎng)聲譽(yù)和形成相關(guān)公眾群體的訴爭(zhēng)商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)充分尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商業(yè)標(biāo)志區(qū)分開來的市場(chǎng)實(shí)際，注重維護(hù)已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序。
在“小黑裙”商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛案中，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為該商標(biāo)與引證商標(biāo)“LA PETITE ROBE NOIRE”商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)。引證商標(biāo)是法文單詞，雖然可以翻譯為“小黑裙”，而由于我國(guó)的外語教育以英文為主，因此英文商標(biāo)的含義更易為“中國(guó)境內(nèi)相關(guān)公眾”識(shí)別，中國(guó)普通消費(fèi)者對(duì)于英語之外的其他外語基本沒有識(shí)讀能力，對(duì)于“中國(guó)境內(nèi)相關(guān)公眾”無法識(shí)別其含義的外文商標(biāo)，消費(fèi)者一般只會(huì)將商標(biāo)中的外文作為字母組合識(shí)別，不會(huì)與中文“小黑裙”相對(duì)應(yīng)。而在第4193634號(hào)“寶璣”商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛案中，商評(píng)委與一審法院及二審法院均認(rèn)為，被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)“BREGUET”雖文字不同，但在案證據(jù)可以證明，在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日前，“BREGUET”早已成為鐘表行業(yè)的世界著名品牌，在中國(guó)也享有較高的知名度。“寶璣”商標(biāo)在鐘表等商品上作為引證商標(biāo)“BREGUET”的主要中文譯名，已為中國(guó)大陸地區(qū)廣大消費(fèi)者普遍采用和接受，相關(guān)公眾易將“寶璣”與“BREGUET”相聯(lián)系，“寶璣”商標(biāo)與引證商標(biāo)在鐘表等商品上已形成穩(wěn)定的對(duì)應(yīng)關(guān)系。故應(yīng)判定被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)。【1】以上兩件案例的兩種結(jié)果，恰好說明中外文的對(duì)應(yīng)關(guān)系在判斷外文商標(biāo)與中文商標(biāo)近似與否的扮演的重要角色。
在涉及中文商標(biāo)與外文商標(biāo)近似性的判定時(shí)，不僅要從商標(biāo)本身的構(gòu)成要素進(jìn)行判斷，更要從相關(guān)公眾在施以一般注意力的情況下會(huì)否輕易對(duì)商品或服務(wù)的真實(shí)來源產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)的角度判定。同時(shí)，還應(yīng)根據(jù)中文與外文是否形成唯一對(duì)應(yīng)的指向關(guān)系，以及對(duì)應(yīng)關(guān)系的程度進(jìn)行判定。通常認(rèn)為，外文商標(biāo)的翻譯主要有兩種方式：音譯和意譯。音譯和意譯都具有較多的不確定性。我們以英文為例，眾所周知，英文音節(jié)或單詞不一定有且僅有唯一對(duì)應(yīng)的中文漢字或詞匯。反之，中文詞匯也有許多不同的英文單詞可解釋為相同的含義。外文商標(biāo)有些固有詞匯本身具有固定的中文含義，有些則沒有任何含義，通過權(quán)利人的長(zhǎng)期廣泛宣傳及使用，使其具有了一定的知名度，并為相關(guān)公眾所認(rèn)可并記憶，與其原本的外文形成了唯一對(duì)應(yīng)的指向關(guān)系。一般情況下，普通消費(fèi)者在叫牌購(gòu)買時(shí)，沒有將外文商標(biāo)翻譯成其對(duì)應(yīng)中文含義進(jìn)行識(shí)別和記憶的習(xí)慣。因此，相較于意譯，音譯的方法更為大眾青睞。
綜上，小星星公司的維權(quán)之路也提醒了外文品牌的權(quán)利人在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，預(yù)算允許的情況下最好同時(shí)申請(qǐng)注冊(cè)外文商標(biāo)和中文商標(biāo)。好的中文對(duì)應(yīng)商標(biāo)更容易被中國(guó)消費(fèi)者識(shí)別和記憶，也能為品牌賦予新的含義，亦能體現(xiàn)出品牌權(quán)利人在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以及融入中國(guó)文化等方面做足了準(zhǔn)備。如果長(zhǎng)期使用中文宣傳及推廣卻遲遲未進(jìn)行商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，則有可能使中文對(duì)應(yīng)商標(biāo)成為他人攙行奪市的目標(biāo)，同時(shí)也有可能出現(xiàn)侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)甚或需要更名的無奈之舉。
參考文獻(xiàn)：
【1】商評(píng)字（2012）第28136號(hào)《關(guān)于第4193634號(hào)“寶璣”商標(biāo)異議復(fù)審裁定書》
北京市第一中級(jí)人民法院（2013）一中知行初字第274號(hào)行政判決
北京市高級(jí)人民法院（2014）高行終字第1544號(hào)