文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 譚雅琦
最近不少被客戶問(wèn)到，提交的美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)我能換個(gè)提交基礎(chǔ)嗎？當(dāng)然可以！但具體怎么換，有何限制條件，有何注意事項(xiàng)，且看以下指南。
熟悉美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)的企業(yè)都知道，提交美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)一般可基于三種提交基礎(chǔ)（filing basis）：①Use in Commerce-§1(a) 實(shí)際使用，即提交商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)，即聲明在所有指定商品上已投入實(shí)際使用；②Intent-to-Use-§1(b) 打算使用，即提交商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)，聲明在所有指定商品上有意圖，但尚未投入實(shí)際使用；③Foreign Registration -§44(e)原屬國(guó)注冊(cè)，即提交商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)，聲明在所有指定商品上有意圖使用，且在原屬國(guó)已獲得注冊(cè)。
修改基礎(chǔ)在申請(qǐng)的任何階段都可以提出嗎？
是的，但在不同的階段，修改程序有所不同。我們將美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)的階段分解為如下圖所示：
在上圖的第①階段，即核準(zhǔn)公告前，申請(qǐng)人都可以提出申請(qǐng)基礎(chǔ)的修改，只要符合新的修改基礎(chǔ)的條件即可，本階段是沒(méi)有官費(fèi)的。
在上圖的第②階段，即核準(zhǔn)公告后，因申請(qǐng)已經(jīng)經(jīng)過(guò)官方的實(shí)質(zhì)審查，且經(jīng)過(guò)異議公示，包括申請(qǐng)基礎(chǔ)的公示，因此本階段修改基礎(chǔ)需遵循特別的請(qǐng)?jiān)赋绦颍≒etition），即由署長(zhǎng)（Director）受理請(qǐng)?jiān)福⒃撜?qǐng)?jiān)赶掳l(fā)至原審查員，由原審查員審理后再?zèng)Q定是否同意。該特別的請(qǐng)?jiān)赋绦颍≒etition）官費(fèi)為100美金。另因此前公告的信息被修改，因此在基礎(chǔ)修改被核準(zhǔn)后，將重新進(jìn)入公告程序。
在上圖的第③階段，即若申請(qǐng)商標(biāo)被第三方提出異議，那么因涉及相對(duì)方（異議方）的利益，因此該階段的基礎(chǔ)修改除了需向異議審理機(jī)關(guān)——商標(biāo)審查和上訴委員會(huì)（TTAB）提交以外，還需額外獲得異議方的同意。在焦灼的異議程序中，雖然程序上允許修改基礎(chǔ)，但在實(shí)踐中，想獲得異議方同意，可不是件容易的事兒！
修改基礎(chǔ)有哪些具體的情形？
關(guān)于修改基礎(chǔ)的具體情形，我們可以從各個(gè)申請(qǐng)基礎(chǔ)來(lái)一一說(shuō)明。
§1(a)實(shí)際使用基礎(chǔ)的修改
在以實(shí)際使用為基礎(chǔ)提交的申請(qǐng)中，在申請(qǐng)的同時(shí)已提交使用證據(jù)。什么情況下會(huì)涉及可能需要修改基礎(chǔ)呢？一般主要是使用證據(jù)出了問(wèn)題，比如使用證據(jù)顯示的商標(biāo)標(biāo)樣不符合申請(qǐng)的圖樣，或者使用證據(jù)顯示的產(chǎn)品與申請(qǐng)的產(chǎn)品不符等。因此在使用證據(jù)不合格的情況下，申請(qǐng)時(shí)所提出的“已在指定商品上使用商標(biāo)”的聲明即沒(méi)有依據(jù)，因此可以修改為“§1(b) 打算使用”，或“§44(e) 原屬國(guó)注冊(cè)”。
這種情況多半發(fā)生在公告之前，即上述圖表中的第①階段。特別需要留意的是，如果修改為“§44(e) 原屬國(guó)注冊(cè)”，需符合該基礎(chǔ)的要求，即申請(qǐng)人名義、商標(biāo)標(biāo)樣需與國(guó)內(nèi)注冊(cè)完全一致，且指定的商品不得超出基礎(chǔ)注冊(cè)的范圍。因此，多數(shù)情況下可能面臨商品的調(diào)整或刪減。
§1(b)打算使用基礎(chǔ)的修改
在以§1(b)打算使用為基礎(chǔ)提交的商標(biāo)申請(qǐng)正常流程中，審查員在實(shí)質(zhì)審查并初審公告后，無(wú)第三方提出異議的，官方將下發(fā)核準(zhǔn)通知，要求申請(qǐng)人六個(gè)月內(nèi)（可延長(zhǎng)至三年）提交使用聲明（Statement of use）。使用聲明被核準(zhǔn)后，該申請(qǐng)將載明當(dāng)前基礎(chǔ)（Current basis）已轉(zhuǎn)為§1(a) 實(shí)際使用，并核準(zhǔn)注冊(cè)。
那企業(yè)可能會(huì)問(wèn)，能否在官方下發(fā)核準(zhǔn)通知前就更改為§1(a)實(shí)際使用，這樣加快后續(xù)審查進(jìn)度呢？可以，只需提交使用主張（Allegations of Use），符合相應(yīng)的實(shí)際使用要求（提交產(chǎn)品圖片），并相應(yīng)支付官費(fèi)。但必須把握黃金時(shí)間點(diǎn)在官方實(shí)質(zhì)審查結(jié)束，核準(zhǔn)商標(biāo)初審公告前。否則即使提交，官方也不會(huì)審查。
此外，還有一種可能的情形時(shí)，企業(yè)在收到核準(zhǔn)通知后，發(fā)現(xiàn)短期內(nèi)無(wú)法提交美國(guó)的使用證據(jù)的，也可以將基礎(chǔ)修改為“§44(e) 原屬國(guó)注冊(cè)”，修改要求如上所述。但需要特別留意的是，如果先行提交了使用聲明（Statement of use），但被官方下發(fā)審查意見(jiàn)，而此時(shí)申請(qǐng)人希望修改基礎(chǔ)的，因該件商標(biāo)已初審公告（即上述圖表中的第②階段），此時(shí)無(wú)法在答復(fù)復(fù)審的同時(shí)修改基礎(chǔ)，而需要另行提交請(qǐng)?jiān)福≒etition）申請(qǐng)，同時(shí)在答復(fù)復(fù)審時(shí)告知審查員基礎(chǔ)已修改。
§44(e)原屬國(guó)注冊(cè)基礎(chǔ)的修改
以原屬國(guó)注冊(cè)為基礎(chǔ)提交的商標(biāo)申請(qǐng)中，可能也會(huì)遭遇原屬國(guó)注冊(cè)不符合要求，而面臨修改基礎(chǔ)的情形。
修改為§1(b)打算使用的基礎(chǔ)較為簡(jiǎn)單，直接提交即可，只不過(guò)將面臨后續(xù)注冊(cè)前提交使用聲明（Statement of use）的階段。
修改為1(a)實(shí)際使用的基礎(chǔ)，則相對(duì)復(fù)雜一些。因“1(a)實(shí)際使用”基礎(chǔ)的要求是在“商標(biāo)申請(qǐng)日前”有所使用，因此在修改的同時(shí)，需告知在美國(guó)和世界范圍內(nèi)的最早使用日期，和美國(guó)的使用證據(jù)。其中，美國(guó)的最早日期應(yīng)早于商標(biāo)的“申請(qǐng)日期”。如果美國(guó)實(shí)際使用日期晚于申請(qǐng)日，是否就沒(méi)法修改呢？“曲線救國(guó)”方案是，先將申請(qǐng)修改為“§1(b)打算使用”，再按如上“§1(b)打算使用”修改為“1(a)實(shí)際使用”的流程，即提交使用主張（Allegations of Use）的方式實(shí)現(xiàn)目的。
還有哪些申請(qǐng)基礎(chǔ)冷知識(shí)？
想必通過(guò)上述梳理，大家對(duì)美國(guó)申請(qǐng)修改基礎(chǔ)已有一定了解。文末再附送兩個(gè)和申請(qǐng)基礎(chǔ)相關(guān)的小知識(shí)點(diǎn)。
①申請(qǐng)基礎(chǔ)選擇：企業(yè)一般在選擇申請(qǐng)基礎(chǔ)時(shí)，習(xí)慣同一件申請(qǐng)僅申請(qǐng)一項(xiàng)基礎(chǔ)。但在實(shí)際操作中，可以在一件申請(qǐng)中，根據(jù)不同的類別，選擇不同的基礎(chǔ)，或者選擇2個(gè)以上基礎(chǔ)。甚至可以在一個(gè)類別中，根據(jù)不同的商品，選擇不同的基礎(chǔ)。因此，企業(yè)可以根據(jù)本件商標(biāo)申請(qǐng)中，不同產(chǎn)品的使用情況（已使用、尚未使用）選擇不同基礎(chǔ)，而不必糾結(jié)是否可以在同一件申請(qǐng)中遞交。
②申請(qǐng)基礎(chǔ)Foreign Priority -§44(d)優(yōu)先權(quán)：讀過(guò)美國(guó)商標(biāo)法的朋友們會(huì)發(fā)現(xiàn)，在法條第1條中還隱藏著§44(d)優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)基礎(chǔ)，該申請(qǐng)基礎(chǔ)一般在要求優(yōu)先權(quán)的時(shí)候使用。但需要留意的是，該申請(qǐng)基礎(chǔ)僅為提交基礎(chǔ)，無(wú)法作為“注冊(cè)基礎(chǔ)”。即在初審公告或核準(zhǔn)注冊(cè)前，該申請(qǐng)需滿足實(shí)際使用，打算使用或原屬國(guó)注冊(cè)基礎(chǔ)中的任一基礎(chǔ)。因此，一般情況下，以該基礎(chǔ)提交申請(qǐng)的，需同時(shí)搭配其他申請(qǐng)基礎(chǔ)，以滿足注冊(cè)條件。在申請(qǐng)時(shí)，未搭配其他基礎(chǔ)的，則默認(rèn)以原屬國(guó)注冊(cè)為基礎(chǔ)，則需在注冊(cè)前相應(yīng)提交原屬國(guó)注冊(cè)證明。原屬國(guó)未注冊(cè)成功怎么辦？請(qǐng)參考以上修改基礎(chǔ)指南！