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文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 趙青
在化學發(fā)明專利的技術方案中，參數(shù)特征可能是最讓人頭疼的一個存在。審查員通常會用很多套話對其進行否定，而申請人出于很多實際考慮而又不愿放棄，所以作為代理人而言，為了說服審查員，確實需要思考一些策略。
在《審查指南》中，對于涉及新穎性的參數(shù)限定，有如下規(guī)定“對于這類權利要求，應當考慮權利要求中的性能、參數(shù)特征是否隱含了要求保護的產(chǎn)品具有某種特定結構和／或組成。如果該性能、參數(shù)隱含了要求保護的產(chǎn)品具有區(qū)別于對比文件產(chǎn)品的結構和／或組成，則該權利要求具備新穎性；相反，如果所屬技術領域的技術人員根據(jù)該性能、參數(shù)無法將要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品區(qū)分開，則可推定要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品相同，因此申請的權利要求不具備新穎性，除非申請人能夠根據(jù)申請文件或現(xiàn)有技術證明權利要求中包含性能、參數(shù)特征的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品在結構和／或組成上不同?！保ǖ诙糠值谌?.2.5）。作為對策，主要是圍繞“是否能與對比文件相區(qū)別”而闡述參數(shù)特征在結構上的影響或者進行對比實驗來加以證明。
然而對于涉及創(chuàng)造性的參數(shù)限定，《審查指南》中似乎沒有像上述一樣明確的規(guī)定，所以這就是一個存在博弈的區(qū)域。在本文中，作者通過舉出兩個實際案例對涉及創(chuàng)造性的參數(shù)限定的應對作一些簡單探討。
一、成功案例
案例1：一種陶瓷電子部件的制造方法
原權利要求1的內(nèi)容是：“陶瓷電子部件的制造方法，所述陶瓷電子部件具有至少含有Fe、Ni、Zn的磁性體部和埋設在所述磁性體部內(nèi)的以Cu為主要成分的內(nèi)部導體，
所述方法具有將包含埋設在磁性體材料中的內(nèi)部導體材料的未焙燒層積體在規(guī)定的升溫速度X（℃/分）和氧分壓Y（Pa）下進行焙燒的焙燒工序，所述磁性體材料在焙燒后成為所述磁性體部，所述內(nèi)部導體材料在焙燒后成為所述內(nèi)部導體，
將升溫速度X示于x軸、氧分壓Y示于y軸時，
所述焙燒在（X，Y）為由A（50，0.05）、B（1000，0.05）、C（1000，0.01）、D（1500，0.01）、E（1500，0.001）、F（2000，0.001）、G（2000，100）、H（1500，100）、I（1500，50）、J（1000，50）、K（1000，10）、L（50，10）圍成的區(qū)域所表示的條件下進行，在達到最高溫度的時刻開始降溫?！?
在審查意見中，審查員引用兩篇對比文件否定其創(chuàng)造性。具體而言，審查員指出對比文件3公開了本發(fā)明方法中的由升溫速度和氧分壓構成的焙燒條件，區(qū)別點在于磁性體部和內(nèi)部導體的組成不同。而對比文件1公開了本發(fā)明這樣的磁性體部和內(nèi)部導體。因此，只要將對比文件3的磁性體部和內(nèi)部導體換成對比文件1的材料即可得到本發(fā)明。
首先，審查員有關特征的認定基本正確。爭論的焦點在于是否有啟示將對比文件1與對比文件3結合。審查員的觀點是該方法的關鍵點為焙燒條件，在該焙燒條件被對比文件3公開的情況下，替換焙燒對象是容易的。但在本發(fā)明之前，沒有人知道上述焙燒條件可以用來解決在通常的焙燒條件下將Cu與鐵素體材料整體焙燒、制造陶瓷電阻部件時會出現(xiàn)的內(nèi)部導體的主要成分Cu氧化或磁性體部的Fe還原、導致電阻率降低的問題。對于本領域技術人員，根本沒有動機要用對比文件1記載的內(nèi)部導體和磁性體去替換對比文件3中的相應的成分?？梢?，從發(fā)明的本質(zhì)上講，對比文件1并未涉及本發(fā)明的技術問題，對比文件3與對比文件1還是有一些距離的，并不容易結合。因此，申請人的理由還是能站住腳的，并不是毫無根據(jù)的，這是說服審查員的前提。
但是，在前幾次的審查意見中，審查員也指出了類似的審查意見，可見審查員并不會輕易認可申請人有關對比文件的結合難度的意見。從審查員的邏輯來看，在看到本發(fā)明的特征分別被公開，權利要求中又無法直接體現(xiàn)本發(fā)明的技術課題和效果，所以對比文件的結合并沒有什么障礙。換言之，審查員陷入了先結合而后得到應有效果的定式思維。因此，從實際情況來看，即便申請人理由正確，如果沒有支持該理由的修改，則前景依舊不好判斷。
這樣，由于說明書并沒有焙燒條件的進一步限定的記載，因而直接限定很難，申請人被逼到墻角。在如此絕境下，申請人根據(jù)實施例部分的記載，在權利要求1中加入了特征“內(nèi)部導體的直流電阻為0.2Ω以下”和“磁性體部的絕緣電阻以電阻率logρ計為5以上”，并陳述對比文件1與對比文件3的結合難度，最終被審查員認可，不得不說這是一次非常棒的逆襲。
對這樣的結果進行分析，第一，審查員認可本發(fā)明的效果以及兩篇對比文件之間的差距是前提，從審查員再三發(fā)審查意見似乎感覺到是希望給出一個更完善的理由。第二，追加的參數(shù)特征是對應于實施例的，所以通常認為加入到權項中對權利要求有限定作用，至少審查員會這樣認為，這樣縮小范圍的修改也是贏得認可的臺階。第三，由于有其它的直接限定性特征（工藝、原料）存在，這樣的參數(shù)特征也不容易被認為潛在涵蓋其它現(xiàn)有技術，這也是能換得審查員認可的一個重要因素。
二、失敗案例
案例2：一種陶瓷電子部件
原權利要求1的內(nèi)容是：“一種陶瓷電子部件，其特征在于，是將金屬線材埋設在磁性體部中的陶瓷電子部件，
所述金屬線材由以Cu為主成分的導電性材料形成，并且所述磁性體部由鐵素體陶瓷組合物形成，
所述鐵素體陶瓷組合物是至少含有Fe、Mn、Ni以及Zn的鐵素體陶瓷組合物，其中，
Cu的摩爾含量換算成CuO為0～5mol%，
并且，將Fe換算成Fe2O3時的摩爾含量xmol%和Mn換算成Mn2O3時的摩爾含量ymol%用（x，y）表示時，（x，y）在由A（25，1）、B（47，1）、C（47，7.5）、D（45，7.5）、E（45，10）、F（35，10）、G（35，7.5）以及H（25，7.5）包圍的區(qū)域范圍，
并且，金屬線材和磁性體部是同時煅燒而得的?！?
在審查意見中，審查員指出對比文件1公開了本發(fā)明的磁性體部的鐵素體陶瓷組合物，特別是公開了Mn2O3及其含量，區(qū)別是沒有公開本發(fā)明的導體部的構成（Cu）。而對比文件3公開了導體部的構成（Cu），并指出在Cu-Cu2O平衡氧分壓下燒制磁性體部和導體部時，Cu發(fā)生氧化、Fe2O3發(fā)生還原，不利于線圈的電學性質(zhì)，對比文件3的解決方法如下：在Cu導體不氧化的氧分壓下進行煅燒→發(fā)生鐵素體的Fe被還原的問題→在煅燒后的降溫過程中在含氧氣氛下進行熱處理從而使被還原的Fe再次氧化。并且，再次氧化過程中元件表面部分的Cu被氧化，在此，通過滾筒研磨除去表面的氧化膜。由此克服了上述的將Cu作為金屬導體材料，與鐵素體材料同時燒結，則在800℃以上的燒結溫度下，或者導體Cu發(fā)生氧化，或者鐵素體材料的Fe2O3發(fā)生還原，不論是那種情況，均導致所得陶瓷電子部件的電阻率下降的技術問題。雖然本發(fā)明的解決手段與對比文件3不同，是通過在鐵素體陶瓷組合物中含有特定量Mn2O3從而達到在Cu-Cu2O平衡氧分壓下燒制時Cu不被氧化，而Mn2O3先被還原保護了Fe2O3。但審查員認為對比文件1中已經(jīng)公開了特定量Mn2O3，且對比文件3公開了在Cu-Cu2O平衡氧分壓下同時燒制Cu導體和含F(xiàn)e2O3磁性體部的技術方案，所以有動機將Cu導體應用于對比文件1中而得到本發(fā)明的產(chǎn)品。
實際上對比文件3只是認識到了本發(fā)明的技術問題，但解決的思想完全不一樣，但是客觀上對比文件1公開了本發(fā)明的關鍵點即特定量Mn2O3，所以雖然陳述了對比文件3與本發(fā)明的區(qū)別，但審查員認為對比文件1與對比文件3的結合難度不大，所以忽略了我們陳述的“啟示”而將它們結合在一起。
在這樣的情況下，在答復時，雖然也根據(jù)實施例加入了“電阻率logρ為7Ω?cm以上”，但審查員認為對比文件1與對比文件3的結合已經(jīng)能得到本發(fā)明的產(chǎn)品，而其性質(zhì)也自然能得到，換言之，不認可其限定作用。
對這樣的結果進行分析，由于對比文件3的技術問題與本發(fā)明一致，所以審查員認定對比文件3與對比文件1的差距不大，即結合難度不大，這是決定本發(fā)明審查過程的關鍵。所以，在這樣的情況下，如果沒有直接性的限定以與二者進行區(qū)別，單純添加參數(shù)限定是很難被認可的。
三、總結
從某種意義上講，參數(shù)限定既屬于技術特征也屬于技術效果。對于其在創(chuàng)造性中能否被能否被認可，在無法直觀對比的情況下，除非有明顯的數(shù)據(jù)支持能與對比文件進行區(qū)別，否則要視對比文件之間的差距大小、結合難易度而定。換言之，在對比文件差距較大或不相干時，參數(shù)限定能作為勸說審查員同意的交換條件，但在對比文件之間相關的情況下，如果沒有阻礙結合的因素，則參數(shù)限定很可能被認為是附帶效果而容易得到的。
因此，在沒有其它修改余地而選擇加入?yún)?shù)限定的時候，要將反論重點放在對比文件之間的差距以及對比文件與本發(fā)明的效果差異上，而參數(shù)限定則作為主張本發(fā)明效果的輔助來加以闡述。
以上是作者對參數(shù)特征限定的一些粗淺分析，思考雖有不周全之處，但希望對于相似問題能給出一些啟發(fā)。
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