文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分所 吳連瑜

　　在社會經(jīng)濟不斷發(fā)展的現(xiàn)在，我國企業(yè)對商標的保護逐漸加強，隨之而來的“商標通用名稱化”也成為眾多企業(yè)面臨的嚴峻問題之一。由于國外長期的市場經(jīng)濟制度和對商標權(quán)的重視，關(guān)于商品通用名稱的案件較為多發(fā)，例如“Thermos”原為美國瑟毛斯產(chǎn)品公司的馳名商標，自1910年起，該公司將“Thermos”作為“真空絕緣瓶”的同義詞使之在公眾中廣泛流傳，該公司將其看作是“自由廣告”而予以縱容，最終導(dǎo)致法院認定“Thermos”成為“真空絕緣瓶”商品上的通用名稱而喪失了商標專用權(quán)。企業(yè)一方面希望自己的商標在相關(guān)公眾中享有極高的知名度，同時也擔心商標因過于知名而被淡化為商品的通用名稱。本文主要探討企業(yè)應(yīng)如何保證自身商標在具有知名度的同時防止被通用名稱化。

　　一、“商標通用名稱化”的概念

　　“商標通用名稱化”是指表示某種特定商品或服務(wù)來源和出處的商標，因商標管理的不慎和怠慢而喪失來源識別功能，使得相關(guān)公眾將其作為通用名稱(Generic Term）來認知或者認識。從這段定義上我們可以得到三個層面的信息：

　　首先，成立商標的基礎(chǔ)是本身具有識別功能，即可以表示商品或服務(wù)來源從而與其他商品或服務(wù)進行區(qū)分?！渡虡朔ā返诎藯l規(guī)定：“任何能夠?qū)⒆匀蝗?、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的標志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請注冊”，同時，《商標法》第十一條規(guī)定：“下列標志不得作為商標注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；（三）其他缺乏顯著特征的”?？梢?，“商標通用名稱化”所涉及的商標本身是具有顯著性并可以作為區(qū)分商品或服務(wù)來源的標識使用的。

　　其次，導(dǎo)致“商標通用名稱化”的原因主要是企業(yè)對商標管理的不慎和怠慢而導(dǎo)致商標喪失來源識別功能，這里所說的“商標管理的不慎和怠慢”是指例如企業(yè)沒有正確使用商標并制定相應(yīng)的商標使用規(guī)章、沒有通過自身確立該商品或服務(wù)的某種通用名稱來確保商標的地位，在詞典、著作及其他傳播途徑中對于商標作為商品通用名稱使用予以縱容或默示以及沒有及時糾正消費者將該商標作為通用名稱的誤認等行為。同時，筆者認為，從消費者的角度看，商標被通用名稱化亦有其具體原因。在新產(chǎn)品初入市場階段，消費者很難將商標名稱與產(chǎn)品的描述相區(qū)分，于是很自然地以商標作為這類新產(chǎn)品的通用名稱，加之同行業(yè)經(jīng)營者有意或無意的將該商標作為這類產(chǎn)品的慣用描述而加深了消費者的錯誤認知。不過，上述有關(guān)消費者方面的原因完全可以通過企業(yè)對商標的正確管理得以糾正。

　　最后，“商標通用名稱化”所導(dǎo)致的結(jié)果是使得相關(guān)公眾將該商標作為通用名稱來認知或者認識，在最高人民法院《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第8條中對“相關(guān)公眾”作了規(guī)定，即“商標法所稱相關(guān)公眾，是指與商標所標示的某類商品或服務(wù)有關(guān)的消費者和與前述商品或服務(wù)的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者”，因此，將該商標作為通用名稱來認知或者認識的主體不光是消費者，同樣包括生產(chǎn)者、銷售者及與之具有密切關(guān)系的相關(guān)人員。

　　二、“商標通用名稱化”的判斷標準

　　《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第七條規(guī)定：“人民法院在判斷訴爭商標是否為通用名稱時，應(yīng)當審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。依據(jù)法律規(guī)定或者國家標準、行業(yè)標準屬于商品　通用名稱的，應(yīng)當認定為通用名稱。相關(guān)公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當認定該名稱為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認識為判斷標準。對于由于歷史傳統(tǒng)、風土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場較為固定的商品，在該相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂，可以認定為通用名稱”。

　　 通過對以上司法實踐的總結(jié)，我國在具體認定通用名稱時主要考慮以下相關(guān)因素：（一）國家標準和行業(yè)標準；(二) 同行業(yè)經(jīng)營者約定俗成、普遍使用的名稱和專家意見；(三)專業(yè)工具書、辭典等公開出版物中記載的內(nèi)容；(四) 諸如民意調(diào)查等消費者認知。

　　筆者認為，消費者認知是認定商標是否通用名稱化的最具影響力的因素，由于產(chǎn)品直接面向消費者，因此消費者對于該名稱的認識和觀點才是最直接、最忠實的反映。在引導(dǎo)消費者認知方面，可口可樂公司作出了不小的努力：可口可樂公司每年大約耗資200萬美元，讓其顧客調(diào)查部的25名成員到全國各地餐館購買“可口可樂”商品，然后把各商家提供的可樂帶回進行檢測分析，如果不是真正的可口可樂，就會向這些飲食業(yè)從業(yè)者提出警告，要求其必須做到銷售真正的可口可樂或者向消費者明示其提供的可樂是“可口可樂”以外的商品，如果飲食業(yè)者繼續(xù)該行為，就以侵害商標權(quán)為由訴諸法庭?？煽诳蓸饭镜倪@種合理、積極的商標管理行為極大程度的使消費者明確了“可口可樂”商標與“可樂”類商品的區(qū)別，使“可口可樂”商標保持價值不被通用名稱化?？梢?，及早預(yù)防、及早對策是商標保持價值不被通用名稱化的主要前提。

　　三、防止“商標通用名稱化”的有效對策

　　（一）商標權(quán)人正確使用商標并制定相應(yīng)的商標使用規(guī)章

　　商標權(quán)人對商標的使用方式十分重要，若商標權(quán)人將該標識不作為商標來正確使用的話，交易者以及一般消費者就很容易將該商標作為普通名稱來認知。為了正確地使用商標，商標權(quán)人應(yīng)該制定相應(yīng)的商標使用規(guī)章，對商標進行統(tǒng)一的規(guī)范使用。例如，明示使用商標的商品或服務(wù)的通用名稱并將商標與通用名稱共同使用，不要以商標替代產(chǎn)品；在外包裝及相關(guān)表述中標示注冊商標的記號®等。

　　（二）以法律或行政的手段制止馳名商標轉(zhuǎn)化為商品通用名稱

　　在商標面臨被通用名稱化的危險時，企業(yè)可以采用法律或行政的手段制止馳名商標轉(zhuǎn)化為商品通用名稱。例如美國克萊勒汽車公司的“JEEP（吉普）”汽車商標、美國杜邦公司的 “FREON（氟里昂）”制冷劑商標在我國雖成為商品通用名稱，但企業(yè)與有關(guān)主管部門聯(lián)系后，國家工商局考慮到這兩個商標確屬馳名商標，發(fā)出通知將原“吉普車”改稱“越野車”，原“氟里昂”改稱“氟制冷劑”，以行政手段防止商標的被通用名稱化。

　　（三）通過廣告對商標與通用名稱加以區(qū)分

　　企業(yè)可通過廣告等媒介說明其商標已經(jīng)注冊，同時可以限制他人的不當使用。例如“全錄”復(fù)印機稱雄美國市場多年，該詞在美國逐漸有成為“復(fù)印”代名詞的現(xiàn)象，全錄公司注意到了這種傾向并很快在廣告中進行說明，以遏制商標變成復(fù)印機的通稱。北京吉普車有限公司在報紙上亦發(fā)表聲明，禁止該公司的切諾基車型與美國克萊勒公司的 “JEEP”系列車型之外的其他車型在我國稱為“吉普車”，亦不得在宣傳中引用中文譯音“吉普”。

　　（四）在辭典等書中注明商標的表示

　　某種商標名稱如果在常用的辭典中沒有注明是商標這一表示的話，交易者及一般需求者對該商標作為通用名稱來認知的可能性會很高。因此，在辭典、辭書等工具出版物中有必要記載某種名稱是“商標”的主旨表示。就商標“JEEP”來說，舊版《廣辭苑》（日本權(quán)威工具辭典）中的解釋為“四分之一噸位的全輪驅(qū)動小型汽車”，后來經(jīng)商標權(quán)人的請求，新版的《廣辭苑》將其解釋為“四輪驅(qū)動小型汽車、美國軍用開發(fā)、商標名”。