文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 趙青
摘要：通過橫向比較專利申請實(shí)務(wù)中的典型案例并參考《專利審查指南（2023）》相關(guān)內(nèi)容來分析這類案件中的有關(guān)單一性和支持的共性和個性問題，討論在涉及氨基酸序列或DNA 序列的發(fā)明申請中經(jīng)常遇到的單一性問題和支持問題及其應(yīng)對方式，總結(jié)出一些可供參考的應(yīng)對方式：對于單一性問題，可以先嘗試加入功能性/ 效果性限定并配合“具有總的發(fā)明構(gòu)思”這樣的主張，次選是保護(hù)主要的一組基礎(chǔ)序列及其衍生物；對于支持問題，可以根據(jù)發(fā)明的具體對象的不同而靈活采用各種間接限定的方式盡量使得保護(hù)范圍不會過窄。
關(guān)鍵詞：氨基酸序列；DNA 序列；單一性；支持
以往，受限于技術(shù)手段和資金，生物醫(yī)藥領(lǐng)域的發(fā)明比重相對于其他領(lǐng)域的發(fā)明而言相對較少。但是近年來隨著各國對生物醫(yī)藥持續(xù)不斷的投入，涌現(xiàn)出越來越多的生物醫(yī)藥初創(chuàng)公司，對生物醫(yī)藥的研發(fā)和應(yīng)用的關(guān)注越來越高。由于生物醫(yī)藥領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)需要大量資金和較長周期，因而盡早獲得專利保護(hù)對醫(yī)藥公司的意義顯得尤為重要。
就目前生物醫(yī)藥領(lǐng)域的發(fā)明專利申請來看，主要涉及抗體、疫苗、酶、受體、微生物等。對于這些發(fā)明對象而言，要想表征它們的結(jié)構(gòu)，基本上離不開DNA序列、氨基酸序列這樣的特征。雖然《專利審查指南（2023）》（以下簡稱《指南》）中允許“當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求中的一個或多個技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征予以清楚地表征時，允許借助物理或化學(xué)參數(shù)表征；當(dāng)無法用結(jié)構(gòu)特征并且也不能用參數(shù)特征予以清楚地表征時，允許借助于方法特征表征”，但是在實(shí)際申請中，涉及以上發(fā)明主題時，想要獲得專利授權(quán)，對序列的限定是必不可少的。
一、存在的問題
在使用序列作為技術(shù)特征的情況下，在其他領(lǐng)域中成為主要問題的新創(chuàng)性往往不會成為生物醫(yī)藥領(lǐng)域申請的主要問題，其原因可能是申請人經(jīng)過篩選、試驗(yàn)，基本上能夠說明本發(fā)明取得了一定效果，并且生物醫(yī)藥領(lǐng)域的預(yù)見性往往不強(qiáng)，所以只要序列有區(qū)別并具有一定的效果，新創(chuàng)性往往就能獲得認(rèn)可。但是，在其他領(lǐng)域中不會成為主要問題的形式問題往往成為生物醫(yī)藥領(lǐng)域申請的攔路虎，比如單一性問題、支持問題等。這些形式問題看似“形式”，但實(shí)際上對于申請人的權(quán)利保護(hù)、市場占有、商業(yè)利益而言，相比新創(chuàng)性問題，形式問題所帶來的影響往往更加巨大。
以修飾酶為例進(jìn)行說明。當(dāng)申請人發(fā)現(xiàn)具有某一效果的酶時，往往也會研究同屬或相近屬的生物中的相關(guān)酶的情況。如果發(fā)現(xiàn)這些相關(guān)酶也具有相同或相近的活性，則一并申請對于權(quán)利保護(hù)更加有效，申請成本更低，保護(hù)面也更廣。但是，這些相似酶雖然具有近似的功能，序列上卻往往存在差異，很難找出共同的序列作為特定技術(shù)特征，因而會被指出單一性問題。單一性問題雖然在授權(quán)后不構(gòu)成無效理由，卻在申請階段是阻礙授權(quán)的一大問題。另外，當(dāng)申請人發(fā)現(xiàn)具有某一效果的酶時，為了盡早保護(hù)，很難對所有具有活性的衍生物進(jìn)行一一實(shí)驗(yàn)，這樣一來，基于現(xiàn)有研究成果進(jìn)行概括時往往會被指出得不到說明書支持的問題。申請人可以為了加速授權(quán)而僅針對進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)的序列進(jìn)行保護(hù)，但是這樣一來，保護(hù)范圍往往過小，他人很容易以較小的序列改動而得到相似效果，進(jìn)而繞過本申請，對于申請人而言則失去了保護(hù)的意義。
鑒于這樣的現(xiàn)實(shí)情況，筆者結(jié)合幾個實(shí)際案例對上述問題進(jìn)行分析，并提出一定的應(yīng)對方法作為參考。
二、關(guān)于單一性
（一）案例1
1.權(quán)利要求
權(quán)利要求1記載了：一種修飾型α-葡萄糖苷酶，其特征在于，由α-葡萄糖苷酶的氨基酸序列中選自以下（1）~（14）中的一個或兩個以上的氨基酸被其他氨基酸取代而成的氨基酸序列構(gòu)成：（1）與序列號 1 所示的氨基酸序列的第385位氨基酸相當(dāng)?shù)陌被?；……?4）與序列號1所示的氨基酸序列的第689位氨基酸相當(dāng)?shù)陌被帷?/p>
權(quán)利要求3記載了：根據(jù)權(quán)利要求1所述的修飾型α-葡萄糖苷酶，其中，α-葡萄糖苷酶的氨基酸序列為序列號2的氨基酸序列，（1）的氨基酸為該氨基酸序列第343位氨基酸；……（14）的氨基酸為該氨基酸序列第721位氨基酸。
2.案情經(jīng)過及分析
審查員在第一次審查意見通知書（以下簡稱一通）中指出：“以上涉及序列號1和2的兩組技術(shù)方案相同或相應(yīng)的技術(shù)特征是α-葡萄糖苷酶。然而，參見對比文件1公開的內(nèi)容，α-葡萄糖苷酶是現(xiàn)有技術(shù)中早已公知的。且由于涉及序列號1和2的α-葡萄糖苷酶，兩種化合物結(jié)構(gòu)不同。因此，兩組技術(shù)方案之間沒有對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的特定技術(shù)特征。因此，上述兩組技術(shù)方案之間不符合專利法第三十一條第一款的規(guī)定?！?/p>
筆者在答復(fù)中未作修改，并主張“權(quán)利要求記載的發(fā)明具有作為基準(zhǔn)的氨基酸序列的特定位置（權(quán)利要求1所規(guī)定的（1）~（14）整體）成為突變對象這樣的相應(yīng)技術(shù)特征。另外，基于該技術(shù)特征，對于修飾型α－葡萄糖苷酶而言，得到了糖轉(zhuǎn)移活性提高（低聚糖生成能力提高）這樣的特有的效果?？梢?，權(quán)利要求記載的發(fā)明在結(jié)構(gòu)上在作用效果上具有共同的特征。因此，申請人認(rèn)為權(quán)利要求記載的技術(shù)方案之間屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思，具有相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征，因而具有單一性”。
但是，審查員隨后再次指出“第一組和第二組技術(shù)方案涉及的序列1和序列2不同，且突變位點(diǎn)也不同。因此，不具備共同的結(jié)構(gòu)。從而，也不具備對共同功能必不可少的共同結(jié)構(gòu)”。接下來，為了盡快克服該問題，筆者與申請人溝通后將權(quán)利要求1的范圍限定為權(quán)利要求3的范圍，即限定至序列號2這一組的技術(shù)方案，克服了單一性問題。由該案件可以發(fā)現(xiàn)，在針對不同序列進(jìn)行多位點(diǎn)衍生的發(fā)明中，即使具有相似活性，也因?yàn)榛A(chǔ)序列之間缺少特定技術(shù)特征而容易被指出單一性問題，并且，并不容易僅通過主張具有總的發(fā)明構(gòu)思來獲得審查員的認(rèn)可。在此情形下，可以結(jié)合實(shí)際產(chǎn)品情況來選擇一組要保護(hù)的對象。
（二）案例2
1.權(quán)利要求
權(quán)利要求1記載了：一種抗體或其功能片段， 其與PGE2受體亞型EP4的胞外域結(jié)合，抑制EP4的功能。
權(quán)利要求5記載了：根據(jù)權(quán)利要求1所述的抗體或其功能片段，其特征在于，與EP4的胞外域特異性地結(jié)合，其互補(bǔ)性決定區(qū)域1~3即CDR1~3的氨基酸序列滿足下述（A）組、（B）組或（C）組中的任一組。
2.案情經(jīng)過及分析
審查員在一通時指出：“由于三大組權(quán)利要求所涉及的抗體序列 mAb14、mAb21、mAb9 完全不一致，屬于不同的抗EP4抗體。上述三大組權(quán)利要求之間沒有相同或相應(yīng)的技術(shù)特征。因此，上述三組技術(shù)方案之間不具備專利法第三十一條第一款規(guī)定的單一性?！?/p>
本申請記載了抗體的獲得工藝是由某一特定抗原引起小鼠免疫反應(yīng)，獲得其一系列免疫細(xì)胞后，與瘤細(xì)胞融合后獲得雜交瘤，由其產(chǎn)生多種抗體，進(jìn)入篩選，獲得具有識別抗原特定表位的若干抗體。從本申請的記載來看，本申請各個抗體是由同一工藝獲得的，識別位點(diǎn)也相同，技術(shù)上明顯存在關(guān)聯(lián)性，換言之具有相同的技術(shù)思想。筆者基于此，在應(yīng)答中曾希望主張各個抗體具有一個總的發(fā)明構(gòu)思來克服單一性問題。但是，鑒于上述案例1，認(rèn)為如果只是陳述則很難被審查員認(rèn)可。另外，由于實(shí)施例中這些抗體都有涉及，且申請人也不愿意僅保留一個，所以筆者希望能找到另外一種解決辦法。筆者考慮如果在將能夠體現(xiàn)本申請各個抗體共性的特征限定進(jìn)去的基礎(chǔ)上再進(jìn)行陳述，會比較有說服力。因此，在應(yīng)答時，嘗試在權(quán)利要求1中限定為“一種抗體或其功能片段，其與PGE2受體亞型EP4的胞外域結(jié)合，且不與EP1、EP2、EP3結(jié)合，抑制PGE2受體亞型EP4的功能，所述PGE2受體亞型 EP4 的功能是使細(xì)胞內(nèi)cAMP濃度上升，所述抗體為單克隆抗體”，并陳述“在包括對比文件的任何現(xiàn)有技術(shù)中均未記載實(shí)際制作，在本申請當(dāng)時是未解決的技術(shù)特征，上述修改后的特征整體構(gòu)成特定技術(shù)特征，各抗體具有總的發(fā)明構(gòu)思，因而具有單一性”，最終得到審查員認(rèn)可。
由該案件可以發(fā)現(xiàn)，我們還可以嘗試?yán)霉δ苄?效果性限定的方式使功能性特征作為特定技術(shù)特征，并配合“具有總的發(fā)明構(gòu)思”這樣的主張，從而克服單一性問題。上述修改在實(shí)質(zhì)上也使各項(xiàng)發(fā)明之間的共性更加突出，強(qiáng)化了各項(xiàng)發(fā)明之間的聯(lián)系。
（三）案例3
1.權(quán)利要求
權(quán)利要求1記載了：一種阿馬多里酶，與具有序列號1、3 或37表示的氨基酸序列的阿馬多里酶相比，添加表面活性劑5分鐘后的殘留活性提高，殘留活性以%表示；該阿馬多里酶具有（i）在序列號1、3或37表示的氨基酸序列中缺失、插入、添加和／或替換1個或多個氨基酸而得的氨基酸序列，且/或具有（ii）與序列號1、3或37表示的氨基酸序列具有至少70%同源性的氨基酸序列。
權(quán)利要求3記載了：根據(jù)權(quán)利要求1所述的阿馬多里酶，其中，在序列號1或3表示的氨基酸序列的與選自以下（i）~（xiv）中的氨基酸對應(yīng)的位置具有1個或1個以上的氨基酸殘基的替換，（i）262位的天冬酰胺、……以及（xiv）81位的谷氨酸。
2.案情經(jīng)過及分析
審查員在一通和二通均指出：“涉及（i）~（xiv）修飾的發(fā)明之間共同特征是阿馬多里酶，而對比文件1公開了一種阿馬多里酶，所以‘阿馬多里酶’不是特定技術(shù)特征，因而各個發(fā)明之間沒有單一性?！?/p>
本案例與第1個案例的不同之處在于，審查員不是指出作為修飾對象的基礎(chǔ)序列之間不具有單一性，而是指出各個修飾之間沒有單一性。面對這種意見，并不適合采用僅保護(hù)其中一組的方案，因?yàn)槿绻@樣修改，則范圍不合理地過窄，也脫離了本案的發(fā)明核心。鑒于這樣的情形，筆者嘗試上述第2案例的應(yīng)答方式，修改后的權(quán)利要求1為“一種修飾阿馬多里酶，與修飾前的阿馬多里酶相比，添加離子性表面活性劑5分鐘后的殘留活性比具有序列號 1、3或37表示的氨基酸序列的阿馬多里酶提高，殘留活性以%表示，該修飾阿馬多里酶具有（A）在序列號 1、3或37表示的氨基酸序列中缺失、插入、添加和／或替換1個或多個氨基酸而得的氨基酸序列，或具有（B）與序列號1、3 或37表示的氨基酸序列具有至少70% 同源性的氨基酸序列，其中，所述修飾阿馬多里酶在選自以下（i）~（xiv）中的位置具有 1 個以上的氨基酸殘基的替換，……其中，所述修飾阿馬多里酶不包括具有序列號40的氨基酸序列的阿馬多里酶”。如此修改并主張“具有總的發(fā)明構(gòu)思”后，得到了審查員的認(rèn)可。應(yīng)予說明，對比文件1由于是具有本發(fā)明序列號40的酶，因而落入本發(fā)明原范圍。
由該案例可以發(fā)現(xiàn)，對修飾酶名稱的明確、活性限定，以及排除對比文件1而具有創(chuàng)造性這幾方面是能獲得審查員認(rèn)可的原因。筆者認(rèn)為，加入功能性/效果性限定來克服單一性的前提自然是所概括的技術(shù)范圍至少不存在新穎性問題，但有時候由于新創(chuàng)性問題而影響單一性問題只有隨著案件的進(jìn)一步深入審查才會被指出。這種情況下，筆者認(rèn)為需要統(tǒng)籌考慮本發(fā)明的技術(shù)內(nèi)容來一并克服新創(chuàng)問題和單一性問題。
（四）針對單一性問題的總結(jié)
通過上述案例可以發(fā)現(xiàn)，涉及序列的發(fā)明較容易指出單一性問題。通常，由于原權(quán)利要求的保護(hù)范圍較大，或者特征較少，或者發(fā)明核心點(diǎn)不突出，所以在應(yīng)答中僅主張“具有總的發(fā)明構(gòu)思”， 有時很難獲得認(rèn)可。這種情況下，可以嘗試加入功能性/效果性限定并配合“具有總的發(fā)明構(gòu)思”這樣的主張。另外，當(dāng)單一性問題與新創(chuàng)性問題交織在一起時，我們需要在采用上述方式克服單一性的基礎(chǔ)上兼顧解決新創(chuàng)性問題來進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃。
三、關(guān)于支持
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1.權(quán)利要求
權(quán)利要求 1 記載了：一種核苷酶，含有：序列號2的氨基酸序列或與該氨基酸序列88% 以上相同的氨基酸序列。
2.案情經(jīng)過及分析
審查員在一通中指出：“采用‘同源性’等限定的氨基酸序列與序列號2存在一定差距，導(dǎo)致空間結(jié)構(gòu)乃至活性都會發(fā)生變化，因而無法預(yù)期均具有與序列號2相同的理化性質(zhì)和相應(yīng)的活性?！鄙婕靶蛄械纳锇l(fā)明很重要的一個特征就是活性的難以預(yù)知性，因而對于創(chuàng)造性的要求程度相對不高，但一物兩面，對于支持性的主張相應(yīng)地也變得困難了。像本案這樣采用“同源性”或“同一性”等表述方式來要求保護(hù)具有同等活性但序列略微發(fā)生改變的氨基酸序列時，在審查實(shí)踐中很難被認(rèn)可，筆者代理的眾多案件中，僅有一例情況在修改為“同源性為 99% 以上”后被復(fù)審委所認(rèn)可?？陀^來講，序列與活性之間既具有緊密的關(guān)聯(lián)性， 但又不是一一對應(yīng)那種嚴(yán)格的關(guān)系，所以略微變動（突變）的序列也具有與基準(zhǔn)序列近似的活性是能夠想象到的，符合本領(lǐng)域一般認(rèn)識?？紤]到申請人采用“同源性”等表述實(shí)質(zhì)是想防止出現(xiàn)僅保護(hù)一種序列的情況，筆者嘗試改變表達(dá)方式而期待類似于“同源性”的效果。
在應(yīng)答中，筆者將權(quán)利要求1修改為“一種核苷酶，由以下氨基酸序列構(gòu)成：序列號2 的氨基酸序列，或由將序列號12和13作為引物并使用序列號19的探針且利用多色青霉IFO 7569株而得到的堿基序列所編碼的氨基酸序列，或者由將序列號16和17作為引物且利用多色青霉IFO 7569株而得到的堿基序列所編碼的氨基酸序列”。即，通過限定引物、來源菌株等間接限定的方式來體現(xiàn)序列的可變性。在這樣的修改后，得到了審查員的認(rèn)可。
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1.權(quán)利要求
權(quán)利要求3記載了：根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的重組專性厭氧革蘭氏陽性菌，其中，對于抗TRAIL-R1單鏈抗體而言，CDR1含有由序列號22表示的氨基酸序列，CDR2含有由序列號23表示的氨基酸序列，和CDR3含有由序列號24表示的氨基酸序列。
2.案情經(jīng)過及分析
審查員在一通中指出：“使用‘含有’對序列進(jìn)行限定表明可以在序列 22~24 的兩端還含有其他氨基酸序列。序列與活性相關(guān)，因而無法預(yù)期所涵蓋的序列均具有預(yù)期的抗體活性?！?/p>
在刪除“含有”后，得到了審查員的認(rèn)可。
在審查實(shí)踐中，由于“含有”的不確定性較上述“同源性”更強(qiáng)，所以基本上不被認(rèn)可，修改方式通常是考慮將其刪除。另外，對于抗體發(fā)明而言，本領(lǐng)域知曉序列中的關(guān)鍵部分是 CDR，雖然CDR的序列限定到唯一，但是 CDR 區(qū)域以外的序列還可以發(fā)生改變，因此最終抗體所涵蓋的范圍并不僅限于實(shí)施例，還可以發(fā)生不影響活性的改變，這樣的范圍相對比較合理。
（三）案例3
1.權(quán)利要求
權(quán)利要求15記載了：一種食管基底細(xì)胞樣鱗狀細(xì)胞癌標(biāo)志物，由分別含有序列號 141~145表示的堿基序列的5種基因的基因群構(gòu)成。
2.案情經(jīng)過及分析
審查員在一通中指出與上述案例2相似的意見，即“含有”表達(dá)出開放式限定方式，無法預(yù)期所涵蓋的序列均具有相同功能。
在應(yīng)答中，加入“所述5種基因分別編碼由序列號71~75表示的氨基酸序列構(gòu)成的蛋白質(zhì)”的限定后，得到了審查員的認(rèn)可。
本案涉及 DNA 序列，雖然存在“含有”的表述，但是由于能夠間接限定該DNA所編碼的蛋白質(zhì)，因而相當(dāng)于對開放式的范圍進(jìn)行了實(shí)質(zhì)限定，因而可以得到認(rèn)可。
（四）針對支持問題的總結(jié)
除了上述情況外，在《指南》的第二部分第十章列舉了幾種允許的方式。例如，對于具有某一特定功能，例如其編碼的蛋白質(zhì)具有酶Ａ活性的基因，可采用術(shù)語“取代、缺失或添加”與功能相結(jié)合的方式進(jìn)行限定。允許用該方式表示的條件是：
?。?）說明書例如實(shí)施例中例舉了衍生的蛋白質(zhì)；
?。?）說明書中記載了制備衍生的蛋白質(zhì)以及證明其功能的技術(shù)手段。再例如，對于具有某一特定功能，例如其編碼的蛋白質(zhì)具有酶Ａ活性的基因，可采用在嚴(yán)格條件下“雜交”，并與功能相結(jié)合的方式進(jìn)行限定。允許用該方式表示的條件是：（1）說明書中詳細(xì)描述了“嚴(yán)格條件”；（2）說明書如實(shí)施例中例舉了雜交后的DNA分子。
由上述可知，用“取代、缺失或添加”以及“雜交”的表達(dá)方式來體現(xiàn)原序列的衍生物時，需要具備前提條件，即實(shí)施例中有實(shí)際實(shí)施的充分證明。但是在實(shí)際申請中，申請人有時并未對序列的可能變化作進(jìn)一步研究。即使進(jìn)行了若干研究，審查員也通常會指出實(shí)施例的列舉有限，而使權(quán)利要求的范圍得不到支持。如果申請人希望采用審查指南列舉的“取代、缺失或添加”“雜交”等方式， 則應(yīng)在提出申請前就寫入充分豐富的實(shí)施例，這與一般申請中的支持性問題類似。
但如果申請時實(shí)施例有限而無法被審查員認(rèn)可，則可以參考上述案例，依發(fā)明對象不同，靈活采用間接限定的方式（獲得方法、所編碼的蛋白質(zhì)）來體現(xiàn)序列的可變性。
四、結(jié)論
為了克服單一性問題，首先可以圍繞“具有總的發(fā)明構(gòu)思”進(jìn)行主張或修改，最終無法被認(rèn)可的情況下才是擇一保護(hù)。為了克服支持問題，可以圍繞“合理的保護(hù)范圍”而采用各種間接限定的方式。
綜上所述，筆者結(jié)合實(shí)際案例對涉及序列的發(fā)明中容易出現(xiàn)的單一性問題和支持問題進(jìn)行了分析和探討，希望能對該類案件的撰寫和審查意見的應(yīng)答提供一些參考經(jīng)驗(yàn)。