文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 韓爍
眾所周知，在美國專利審查實踐中，實質(zhì)審查階段經(jīng)常遇到審查員基于專利法35 U.S.C. 111（涉及專利客體適格性），35 U.S.C. 112（涉及權(quán)利要求的清楚性），35 U.S.C. 102（涉及權(quán)利要求客體的可預(yù)見性）以及35 U.S.C. 103（涉及權(quán)利要求客體的非顯而易見性）指出申請文件主要是權(quán)利要求中存在的缺陷，這些也都是最主要的駁回法條。
關(guān)于法35 U.S.C. 112條（以下簡稱112條），其包括a、b、c、d、f共五個條款。如果遇到審查員基于112條f款進(jìn)行意見評述，大多數(shù)情況是審查員表達(dá)自己對權(quán)利要求中某些特征的理解和定義，并基于此進(jìn)行技術(shù)方案的概括和檢索后的對比。一般來說112條(f)款主要涉及權(quán)利要求中的特征存在功能性限定問題的相關(guān)規(guī)定和解釋，其具體規(guī)定如下：
(f) ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION.—An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.
可見，根據(jù)該條規(guī)定，如果權(quán)利要求中的某一特征沒有對其結(jié)構(gòu)、材料和動作方面進(jìn)行限定，而僅記載了其用于實現(xiàn)的功能，則被認(rèn)為其覆蓋說明書中的對應(yīng)的結(jié)構(gòu)、材料和動作以及所有相關(guān)技術(shù)中能夠?qū)崿F(xiàn)該功能的部件。換言之，這些特征需要根據(jù)說明書記載實施例進(jìn)行解釋。
上述條款對于基于中文撰寫的專利申請的實際意義可能包括以下幾方面：
1、其主要針對的是非專有名詞，例如“連接件”、“驅(qū)動件”、“固定件”等功能性含義較強(qiáng)的術(shù)語；
2、由于中英兩種語言的表述屬性存在一定差異，對于中文技術(shù)特征中從字面本身就可以理解其所表達(dá)的技術(shù)方案的，在翻譯為英文后，如果權(quán)利要求沒有相關(guān)的結(jié)構(gòu)、材料和動作方面的限定，則會被認(rèn)為是功能性限定；
3、在該特征被認(rèn)為功能性限定后，審查員則會基于在說明書的實施例中記載的對應(yīng)的部件，并在審查意見中表達(dá)其應(yīng)與說明書對應(yīng)，避免上位概括而導(dǎo)致保護(hù)范圍超過說明書記載的范圍；
4、如果該特征恰巧為新創(chuàng)性評價中關(guān)鍵的區(qū)別特征，審查員則會基于上述第二條對該特征進(jìn)行評價，因此由于范圍被限縮從而有可能造成申請人在新創(chuàng)性爭辯時處于被動；
5、這也是申請人在將來行權(quán)時對權(quán)利要求保護(hù)范圍認(rèn)定的關(guān)鍵依據(jù)。
舉例來說，筆者在處理一件美國申請審查意見（OA）時，權(quán)利要求1中記載了特征“驅(qū)動部”（driving part）,此外沒有對該特征進(jìn)行任何結(jié)構(gòu)、材料和行動方面的限定，如果為中文申請，讀者會理解其一種為適合在該領(lǐng)域提供動力的裝置，而無需對其細(xì)化。然而，美國審查員在審查意見中，明確將其解釋為說明書實施中記載的“線圈組件和轉(zhuǎn)子組件”。
此外，權(quán)利要求中的特征“壓力感應(yīng)單元”（pressure sensing unit），審查員將其解釋為“陶瓷電容壓力傳感器”。
相反，權(quán)利要求中還記載了特征“第一連接件”（first connecting piece）、“第二限位部（second position limiting part）”，但由于權(quán)利要求中充分記載了這些特征與其他特征的之間連接關(guān)系，以及自身的結(jié)構(gòu)特征，因此沒有對其強(qiáng)行定義。
由上可見，1）針對權(quán)利要求中不是特定專有名詞的特征，如果其在結(jié)構(gòu)、材料和動作方面進(jìn)行了充分限定，審查員則不會在審查意見通知書中進(jìn)行定義；2）如果其缺乏結(jié)構(gòu)、材料和動作方面的限定，審查員則會基于說明書對應(yīng)的實施例進(jìn)行定義并記載在審查意見通知書中，以定義相關(guān)的保護(hù)范圍；3）但如果該特征既缺乏結(jié)構(gòu)、材料和動作方面的限定，又無法基于說明書對應(yīng)的實施例找到明確的說明，則會造成該特征公開不充分。
換言之，112（f）本身并不是駁回條款，但是如果存在上述第三種情況，則會結(jié)合112條b款認(rèn)定相關(guān)特征公開不充分，甚至?xí)?dǎo)致相關(guān)的權(quán)項被拒絕（Rejection）。
與美國審查實踐相比，我國的專利法中也對功能性限定相關(guān)的問題進(jìn)行了規(guī)定。例如，我國專利法第六十四條第一款規(guī)定：“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容?！庇稍撘?guī)定可見，專利權(quán)的權(quán)利范圍是由權(quán)利要求界定的。準(zhǔn)確確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍是專利授權(quán)、確權(quán)和侵權(quán)各程序中做出評判的基礎(chǔ)，具有決定性意義。
此外，我國《專利審查指南》中規(guī)定“權(quán)利要求的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)根據(jù)其所用詞語的含義來理解。一般情況下，權(quán)利要求中的用詞應(yīng)當(dāng)理解為相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域通常具有的含義。在特定情況下，如果說明書中指明了某詞具有特定的含義，并且使用了該詞的權(quán)利要求的保護(hù)范圍由于說明書中對該詞的說明而被限定得足夠清楚，這種情況也是允許的。但此時也應(yīng)要求申請人盡可能修改權(quán)利要求，使得根據(jù)權(quán)利要求的表述即可明確其含義”。
由此可見，在中國專利審查實踐中，針對專利法第六十四條第一款中規(guī)定“說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”，與美國實踐略有不同的是，上述解釋的對象應(yīng)是明確記載于權(quán)利要求書中的用語，即在專利確權(quán)程序中對權(quán)利要求中用語的解釋應(yīng)當(dāng)以此為基礎(chǔ)。反之，若將未記載于權(quán)利要求中的用語通過所謂權(quán)利要求“解釋”的方式納入權(quán)利要求保護(hù)范圍，則名為“解釋”，實際會造成“限縮”或“替換”的效果。
如此，在中國審查實踐中，針對權(quán)利要求中待解釋的用語，首先要基于權(quán)利要求中記載的與該用語相關(guān)聯(lián)的所有技術(shù)特征。然后，判斷該用語是否具有“通常含義”，并可以結(jié)合說明書的技術(shù)方案并結(jié)合該領(lǐng)域的通常含義來理解其技術(shù)含義。如果說明書中指明了該用語的特定含義，并且使得權(quán)利要求的保護(hù)范圍由于說明書中的特定說明而被限定得足夠清楚，則應(yīng)采用上述特定含義。
由此可見，針對功能性限定的特征，在中國審查實踐的語境下，確定專利保護(hù)范圍的基礎(chǔ)應(yīng)是基于權(quán)利要求的文字記載，這與上述美國審查實踐存在不同，這也體現(xiàn)了中國專利保護(hù)范圍的“折中解釋原則”，相對于“周邊限定說”和“中心限定說”審查實踐方面的區(qū)別。
綜上，針對中美審查實踐原則之間的差別，如果基于中文撰寫的專利申請希望在美國申請時，從機(jī)械領(lǐng)域的申請而言，應(yīng)從撰寫時起就開始注意避免出現(xiàn)上述情況，主要措施可能有：
1、盡量使用專業(yè)特有名詞，其能夠隱含表明自身所具備的特征；
2、如果使用“連接件”、 “驅(qū)動件”、“固定件”等從中文角度來看不會存在不清楚的通用術(shù)語，盡量要對其結(jié)構(gòu)、形狀和連接關(guān)系進(jìn)行描述，即使不必記載在權(quán)利要求中，但說明書相關(guān)實施例的描述、甚至提供相關(guān)的附圖顯示，以給出審查員清晰、充分特征表達(dá)；
3、如果確為本領(lǐng)域通用的特征，在實現(xiàn)權(quán)利要求的技術(shù)方案時可以上位概括，則應(yīng)確定基于技術(shù)方案是否可以上位，以免后續(xù)審查中被指出公開不充分的缺陷。
由此可見，好專利的基礎(chǔ)都是撰寫！
參考文獻(xiàn)：
1.《美國專利申請撰寫及審查處理策略》（第二版） 作者：皓普曼（美國） 知識產(chǎn)權(quán)出版社
2.《美國專利法》作者：Martin.J.Adeiman etc. 知識產(chǎn)權(quán)出版社
3.美國專利商標(biāo)局美國專利審查操作指南 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/