文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 李慧慧
摘要：歐美實施專利法已有超過200年的歷史，而我國尚不足40年，且創(chuàng)新主體也是近二十年才開始爆發(fā)式申請專利，對專利價值認識的不足、專利實踐尤其是海外專利申請實踐的缺乏等原因，使得目前出口海外的申請文件的質(zhì)量整體不高。單從國知局公布的專利文本的頁數(shù)來看，國外（主要指歐美日韓）申請人的文本頁數(shù)常達到20~40頁，而國內(nèi)申請人的專利文本多停留在10頁左右。撰寫人都是做科研出身，常不自覺地把專利申請當(dāng)成學(xué)術(shù)論文或項目報告等技術(shù)文件來寫，缺乏站位審查員和侵權(quán)人及競爭者的角度并根據(jù)國外的專利審查實踐來布局國際專利的權(quán)利要求的法律思維。撰寫的缺陷一定程度上導(dǎo)致授權(quán)率下降或可授權(quán)的權(quán)利要求的范圍變小，還潛在地降低了專利權(quán)的穩(wěn)定性。本文中筆者不僅列舉了國際專利的權(quán)利要求書中常見的缺陷，還從撰寫人的思維方式層面探討了導(dǎo)致這些缺陷的原因，給出了權(quán)利要求撰寫的建議。
關(guān)鍵詞：專利撰寫、生化專利、技術(shù)思維、法律思維
警惕權(quán)利要求主題中的修飾語
下表的示例使用了相對關(guān)系的詞語或該發(fā)明的技術(shù)效果來修飾權(quán)利要求的主題。這些修飾語讓主題讀起來更生動，突出了產(chǎn)品在技術(shù)效果方面的優(yōu)點，作為論文的題目或技術(shù)宣傳不錯，但是，基于下表中所述的“缺陷”，這些用語在權(quán)利要求中是多余的，可能導(dǎo)致權(quán)利要求的范圍不清楚甚至縮小，甚至給侵權(quán)者提供了有機可乘的漏洞。
莫把方法權(quán)利要求寫成操作流程
例6中，撰寫人（包括起草專利交底書的發(fā)明人及專職的專利撰寫人）在獨權(quán)中限定了詳細的操作細節(jié)，并給步驟加上編號S1、S2和S3，引入了大量非必要技術(shù)特征，嚴重縮小了保護范圍，引入了許多侵權(quán)漏洞。如果侵權(quán)人沒有采用劃線部分的任一操作或時間、次數(shù)及步驟順序等不同，就可能輕易地規(guī)避該發(fā)明的保護范圍。
導(dǎo)致這種寫法出現(xiàn)的根源在于，撰寫人沒有認識到權(quán)利要求的功能不是描述本發(fā)明的方法或產(chǎn)品具體是什么樣的，而是與現(xiàn)有技術(shù)劃定界限，告訴公眾通過哪些本發(fā)明的方案所具有的獨特的技術(shù)特征可以識別出本發(fā)明的保護對象；更通俗一些來說，獨立權(quán)利要求中要記載的是本發(fā)明獨有而現(xiàn)有技術(shù)沒有的特征。而，例6中劃線部分的特征，顯然是從中藥材中提取有效成分時的常規(guī)操作，或者說本領(lǐng)域的技術(shù)員可以通過常規(guī)實驗適當(dāng)確定的細節(jié)操作，因此算不上是該發(fā)明獨有的技術(shù)特征。
此外，撰寫人應(yīng)知悉，獨權(quán)的技術(shù)特征數(shù)量越多，保護對象的范圍越小。例如，“一種桌子，其特征在于，具有4條腿。”，該權(quán)利要求告訴公眾4條腿的是本發(fā)明的桌子，1~3條腿或5條腿以上的都不是本發(fā)明的桌子；如果寫成“一種桌子，其特征在于，具有4條腿且具有圓形桌面?！?，則進一步限定了4條腿且圓形桌面的才是本發(fā)明的桌子，將桌面是方形等非圓形形狀的排除到了本發(fā)明的范圍之外。所以，要精剪獨權(quán)的技術(shù)特征以構(gòu)建更寬的保護范圍，細節(jié)特征可寫入從權(quán)以構(gòu)建中范圍至窄范圍的退守性權(quán)利要求。例如，對發(fā)明點是將三七藥渣粉作為藥物活性組分的例6的發(fā)明而言，可爭取的最大保護范圍是僅將步驟1寫入獨權(quán)1，其他步驟寫入從權(quán)。
給用語添加釋義、給參數(shù)設(shè)定測量標準
下表示例包含的符號、數(shù)值、商品名，在說明書中沒有解釋說明或具體示例時均有可能被審查員質(zhì)疑權(quán)利要求不清楚。
十多年如一日聚焦專業(yè)領(lǐng)域研究的發(fā)明人早已對發(fā)明中的專業(yè)用語了如指掌，以至于忽略了專利的讀者包括審查員、代理人以及更一般的技術(shù)人員可能不知道其含義。發(fā)明人或許覺得讀者不理解是讀者自身的問題。其實不然，因為判斷權(quán)利要求書和說明書是否清楚是站位于專利法定義的“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”來判斷的，沒有從事過該發(fā)明的相關(guān)研究且僅具有一般技術(shù)知識的審查員或代理人其實更符合要求。發(fā)明人最好把自己想象成課題組以外的局外人來重新審視權(quán)利要求中的每個用語，通過定義、舉例、說明制備/測量方法、來源等各種方式使用語的內(nèi)涵和外延均清楚。
對于提及的物質(zhì)，要使其化學(xué)成分、化學(xué)結(jié)構(gòu)式、組分、含量、雜質(zhì)等清楚，使用通用命名法和全名，避免權(quán)書中使用字母代號、商品名等。如果發(fā)明人也不清楚使用的市售品（例如，聚合物）的具體成分信息時，要在說明書中注明商品的購買源。對于表征參數(shù)，除了溫度、時間、宏觀長度等各個領(lǐng)域都普遍使用的參數(shù)以外，最好在說明書中寫明測量標準、方法、所使用的儀器等，尤其是針對發(fā)明人自創(chuàng)的方法測量出的數(shù)值。撰寫預(yù)備出國的國際專利申請時，發(fā)明人還要意識到，國外對清楚性要求更高、國內(nèi)流行的技術(shù)用語可能在國外不常用、國外審查員的技術(shù)知識背景與我們也有差異，再加上翻譯成外語后的專利申請文件本身就不容易讀，這些因素都會導(dǎo)致申請文件遭受到更多的清楚性質(zhì)疑。所以，要更加重視在說明書中闡釋技術(shù)用語。
避免用制備方法限定產(chǎn)品
例11：根據(jù)權(quán)利要求1所述方法制備的Zn-Mg-Bi鋅合金，其特征在于，按重量百分比計，由1.10%~1.20%的Mg、0.50~2.50%的Bi和作為余量的Zn構(gòu)成。
如例11那樣，用制備方法來限定產(chǎn)品被稱為“product-by-process”型權(quán)利要求，在侵權(quán)認定階段，只有競爭對手使用同樣的方法生產(chǎn)的產(chǎn)品，才構(gòu)成對方法表征產(chǎn)品的權(quán)利要求的侵權(quán)。例如，示例中的鋅合金，侵權(quán)者可以很輕松地對制備方法做一些改變來制造具有該構(gòu)成的鋅合金，而不構(gòu)成侵權(quán)。而且，在能夠用分子結(jié)構(gòu)、組成、含量、相結(jié)構(gòu)等特征定義產(chǎn)品時，歐美日都不允許這些寫法，因為方法究竟對物質(zhì)本身帶來了哪些影響是不明確的。值得一提的是，國內(nèi)目前允許這種寫法，尤其是當(dāng)制備方法具有創(chuàng)造性，而產(chǎn)品不具有創(chuàng)造性時，申請人常會通過引用制備方法來限定產(chǎn)品，從而爭取對產(chǎn)品的授權(quán)。但，對于出口海外的國際申請，筆者不推薦這種寫法。
讓數(shù)值范圍更有層次
對于以數(shù)值范圍特征為發(fā)明點的申請，由寬到窄地規(guī)定多個數(shù)值范圍對獲得授權(quán)非常重要。在例11中，規(guī)定的Mg的范圍過窄，如果侵權(quán)人制造的合金中Mg的含量是1.05%、1.25%等保護范圍以外的任何值，都不構(gòu)成侵權(quán)。發(fā)明人尤其是高校工作的發(fā)明人還應(yīng)該意識到，實驗室條件下得到的數(shù)值，在工業(yè)化放大的過程中，極有可能產(chǎn)生變化波動，過窄數(shù)值范圍的權(quán)利要求容易與技術(shù)真正投入應(yīng)用時的產(chǎn)品脫節(jié)，起不到保護傘的作用。范圍過寬時，如果說明書或權(quán)書中沒有規(guī)定更窄的范圍，例如示例11的申請文件中如果沒有記載“在一些實施方式中，Bi的含量可以是0.50~2.50%，還可以是1.00~2.00%，進一步可以是1.20~1.70%，具體還可以是0.8%、1.1%、1.5%、1.8%、或2.2%”會使答辯中Bi的含量沒有修改余地。筆者察覺有些發(fā)明人沒有這種寫作意識或不屑于這么寫，可能覺得自己的實驗中都沒有驗證這些范圍和點值，這么寫是胡編亂造。其實，發(fā)明人一方面要理解專利能保護的是發(fā)明構(gòu)思，是一種抽象概念，而不是有形的十分具體的技術(shù)方案，另一方面要理解技術(shù)構(gòu)思就是通過構(gòu)建有層次的“權(quán)利要求樹”并對應(yīng)地在發(fā)明內(nèi)容部分描述更具體的方案以及配合實施例的實驗結(jié)果證據(jù)來體現(xiàn)的。例如，權(quán)利要求中記載了Bi的含量為0.50~2.50%，在發(fā)明內(nèi)容部分如上所述地記載更具體的范圍并寫明Bi對合金性能的貢獻，再通過多個實施例來驗證包含0.50~2.50%范圍內(nèi)的Bi的鋅合金獲得了聲稱的技術(shù)效果，這樣就能形成完整的證據(jù)鏈，說明發(fā)明人在提出申請時就已經(jīng)認識到Bi對該發(fā)明的鋅基合金的重要性。
主動引入形式缺陷增加權(quán)利要求涵蓋的技術(shù)方案的數(shù)量
筆者察覺可能受中國專利法不允許多引多和10項以上加收超項費的影響，許多權(quán)利要求書的權(quán)項不超過10項，從權(quán)常僅引用了一項在先權(quán)利要求。其實，專利法限制多項引權(quán)利要求和權(quán)利要求的總項數(shù)，主要目的是減少審查負擔(dān)，但從申請人的角度而言，權(quán)書涵蓋的技術(shù)方案的數(shù)量越多越有利。另外，歐洲和俄羅斯等國家允許多引多，在新申請超項費方面，歐洲是15項以上，美國是20項以上，日韓則不收取超項費（提實審階段，按項數(shù)收取審查費用，一般來說20項左右收取的費用還能承受）。因此，申請人可以將國際專利的項數(shù)至少設(shè)置為15~20項，并且不妨在撰寫時靈活運用審查規(guī)則，通過有意撰寫多引多的從權(quán)以及使用“優(yōu)選”、“例如”等詞語來增加退守性權(quán)利要求方案（這些明顯的形式性缺陷在授權(quán)前的答辯中可容易地消除），以便靈活應(yīng)對各個國家的答辯，使收益最大化。
總結(jié)
以上是筆者在處理生化領(lǐng)域出口海外的案件中，體會到的國內(nèi)撰寫的申請文件的權(quán)利要求中存在的突出缺陷。專利申請文件其實屬于法律文件，撰寫人除了要懂技術(shù)更需要具備法律思維。發(fā)明人一方無疑更懂技術(shù)，代理人一方則更了解專利法，所以兩者在撰寫階段需要通力協(xié)作，且最好選擇有國際專利代理經(jīng)驗的代理人。在撰寫時，站位審查員的角度去審視申請文件，有助于順利獲得授權(quán)；站位侵權(quán)人的角度去審視，有助于布局更合理的權(quán)利要求，提升專利的市場經(jīng)濟價值。
參考文獻：
1.[美]羅納德?D.斯拉茨基（Ronald D. Slusky）著，吳軍芳等譯，《發(fā)明分析與權(quán)利要求撰寫》知識產(chǎn)權(quán)出版社，2020年1月第1版。
2.[美]本杰明?皓普曼(Benjamin J. Hauptman)，[美]約書亞?普利切特(Joshua Pritchett)和[美]黎建（Kien T. Le）著，脫穎譯，《美國專利申請撰寫及審查處理策略》知識產(chǎn)權(quán)出版社，2020年1月第1版。