文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 耿苑
概述 在美國(guó)申請(qǐng)審查過(guò)程中，經(jīng)常在第一通審查意見中會(huì)遇到限制性要求（Restriction Requirement，簡(jiǎn)稱RR）。當(dāng)審查員認(rèn)為一件申請(qǐng)中包含多組（Group）發(fā)明時(shí)，會(huì)要求申請(qǐng)人選擇其中的一組。如果某一組發(fā)明中還包括多類（Species）發(fā)明時(shí)，會(huì)要求申請(qǐng)人選擇其中的一類。在答復(fù)RR時(shí)，無(wú)論是否同意RR意見，必須進(jìn)行選擇。選擇時(shí)必須明確所選擇的組或者類所包括的權(quán)利要求。
有關(guān)RR的基本概念和操作等已經(jīng)有很多討論（例如，請(qǐng)參考http://unitalen.com/html/report/17111491-1.htm），在此不再贅述。
雖然答復(fù)RR比較簡(jiǎn)單，只需要按照審查員的劃分標(biāo)準(zhǔn)將權(quán)利要求對(duì)應(yīng)到各組和各類中，并根據(jù)保護(hù)范圍和客戶意愿等選擇其中一組或一類即可。但是對(duì)RR的答復(fù)直接影響到后續(xù)的審查程序，比如被撤回的權(quán)利要求的特征不能加入獨(dú)權(quán)。如果在RR階段能夠充分考慮審查員的意見并預(yù)判后續(xù)的各種審查走向，則可以更主動(dòng)的控制審查過(guò)程，給申請(qǐng)人更大的選擇余地。以下通過(guò)實(shí)際案例來(lái)討論幾種通過(guò)修改來(lái)答復(fù)RR的特殊答復(fù)策略。
一、答復(fù)策略1：刪除不對(duì)應(yīng)特征
（1）案例
在一件美國(guó)申請(qǐng)中包括一套裝置權(quán)利要求（Group I）和一套制作該裝置的方法權(quán)利要求（Group II）。在這種情況下，如果裝置不是必須使用該方法制作，或者該方法可以制作出其他裝置，則二者屬于兩個(gè)不同的發(fā)明。
在該申請(qǐng)中，方法獨(dú)權(quán)限定了要減薄某個(gè)層來(lái)形成第二襯底，而審查員認(rèn)為比如不通過(guò)減薄而是通過(guò)嚴(yán)格的涂覆也可以形成第二襯底，因此該裝置不一定使用該方法來(lái)制作。因此該裝置和方法是兩類發(fā)明，需要進(jìn)行選擇。
（2）解決方案
代理人并沒有簡(jiǎn)單地只進(jìn)行選擇，而是通過(guò)方案分析發(fā)現(xiàn)，該“減薄”的步驟并不是必要技術(shù)特征，并且其他特征都是一一對(duì)應(yīng)的，比如裝置中包括第一層，在方法中則包括制備第一層。
因此代理人刪除了“減薄”的步驟，并爭(zhēng)辯Group I和Group II的特征一一對(duì)應(yīng)，從而是同一個(gè)發(fā)明。通過(guò)該方式，相當(dāng)于是克服了RR的理由。修改之后，本案審查了所有的權(quán)利要求并授權(quán)。
（3）效果
在該案例中，通過(guò)刪除不對(duì)應(yīng)特征，不僅擴(kuò)大了獨(dú)權(quán)的保護(hù)范圍，還使得兩組發(fā)明完全對(duì)應(yīng)，從而避免撤回一部分權(quán)利要求。
如果只是簡(jiǎn)單的選擇，則即便被選擇的權(quán)利要求（比如方法）最終可授權(quán)，被撤回的權(quán)利要求(比如裝置)也不一定能夠被恢復(fù)。
二、答復(fù)策略2：對(duì)區(qū)別特征進(jìn)行上位
（1）案例
在一件美國(guó)申請(qǐng)中，審查員認(rèn)為兩個(gè)方法獨(dú)權(quán)中包括互斥特征，即在第一類發(fā)明（Species A）中將第一電極與信號(hào)處理電路和/或驅(qū)動(dòng)電路相連，而在第二類發(fā)明（Species B）中將壓電電容與信號(hào)處理電路和/或驅(qū)動(dòng)電路相連。因此Species A和Species B是兩類發(fā)明。
（2）解決方案
代理人根據(jù)說(shuō)明書的描述，認(rèn)為在Species B中的壓電電容包括第一電極，而且也可以是第一電極與信號(hào)處理電路和/或驅(qū)動(dòng)電路相連，因此Species A和Species B的上述特征并不是互斥特征，可以就此進(jìn)行爭(zhēng)辯。
另外，既然Species A和Species B的上述特征并不是互斥特征，可以考慮將不同的特征進(jìn)行上位，使得Species A和Species B之間有連接特征，從而可以將A和B的特征都進(jìn)行審查。
經(jīng)過(guò)代理人分析，Species A和Species B的區(qū)別在于：
1）Species A是第二襯底的與第一襯底貼合的一側(cè)具有第一電極和壓電介質(zhì)層，Species B是第二襯底的背離第一襯底的一側(cè)具有壓電電容（第一電極第二電極和其間的壓電介質(zhì)層）。2）Species A的第二襯底必須先制作第一電極和壓電介質(zhì)層，再貼合；而Species B的第二襯底可以先貼合，再制作壓電電容（第一電極第二電極和其間的壓電介質(zhì)層）。
代理人嘗試將上述區(qū)別進(jìn)行上位，并將其中一個(gè)方法獨(dú)權(quán)修改為從權(quán)。雖然修改量較大，與客戶進(jìn)行了多次討論，但修改之后，本案審查了所有的權(quán)利要求并授權(quán)。
（3）效果
在該案例中，通過(guò)對(duì)區(qū)別點(diǎn)進(jìn)行上位，不僅擴(kuò)大了獨(dú)權(quán)的保護(hù)范圍，還使得兩類發(fā)明變成一類發(fā)明，從而避免撤回一部分權(quán)利要求。
三、答復(fù)策略3：系統(tǒng)獨(dú)權(quán)修改為從權(quán)
（1）案例
在一件美國(guó)申請(qǐng)中，包含了兩套方法。權(quán)1的方式是系統(tǒng)中的第一設(shè)備的方法（Group I），而權(quán)5的方式是系統(tǒng)中多個(gè)設(shè)備（包括第一設(shè)備）之間配合的方法（Group II）。審查員根據(jù)步驟將這兩個(gè)方法分類到不同的分類號(hào)中，并且認(rèn)為Group I和Group II是組合和子組合的關(guān)系。這種情況下，如果組合不需要子組合的特征就可專利，并且子組合自身是完整獨(dú)立的方案，就可以認(rèn)為二者是不同的發(fā)明。
（2）解決方案
由于權(quán)5是系統(tǒng)級(jí)的方法，而權(quán)1是該系統(tǒng)中的單個(gè)設(shè)備的方法，因此權(quán)5的方法包括了權(quán)1的方法的所有步驟。
因此可以考慮將權(quán)5修改為權(quán)1的從權(quán)，從而克服該RR的理由。而且，即便將權(quán)5修改為從權(quán)，其實(shí)際范圍并沒有改變。本案修改后，在OA1中所有權(quán)利要求被審查。
（3）效果
在該案例中，通過(guò)將系統(tǒng)方法修改為單個(gè)裝置方法的從權(quán)，在不改變保護(hù)范圍的情況下，還使得兩類發(fā)明變成一類發(fā)明，從而避免撤回一部分權(quán)利要求。
四、總結(jié)
在答復(fù)RR時(shí)必須按照審查員的分組和分類進(jìn)行選擇，否則很可能會(huì)收到Non-Compliant Ame的OA。
但是如果只簡(jiǎn)單地進(jìn)行選擇，有兩個(gè)不利后果：
在答復(fù)新創(chuàng)性時(shí)，未被選擇的權(quán)利要求的特征不能用于加入獨(dú)權(quán)，從而大大限制了授權(quán)的可能性。
未被選擇的權(quán)利要求不一定能夠最終被恢復(fù)，從而損失一部分授權(quán)客體，只能通過(guò)分案來(lái)彌補(bǔ)。
在以上案例中，不是只簡(jiǎn)單地進(jìn)行選擇，而是根據(jù)審查員的RR理由，修改了權(quán)利要求，使得該RR理由不成立。通過(guò)修改和爭(zhēng)辯，不僅克服了RR理由，而且擴(kuò)大了保護(hù)范圍，或者至少保持了保護(hù)范圍。
這樣答復(fù)之后，審查員有可能被說(shuō)服，從而撤回RR并審查所有的權(quán)利要求。這種情況下，在答復(fù)新創(chuàng)性時(shí)，所有權(quán)利要求的特征都可以被考慮是否加入獨(dú)權(quán)，從而增加授權(quán)可能性。即便是審查員未被說(shuō)服，也會(huì)按照申請(qǐng)人的選擇進(jìn)行檢索和審查。因此這種修改嘗試不會(huì)不利于申請(qǐng)人，而是提供了更多的可能性。