關(guān)于“直接、毫無疑義地確定”的探討
2009-03-25文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 楊獻智
我國審查指南中規(guī)定：如果申請的內(nèi)容通過增加、改變和／或刪除其中的一部分，致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息直接地、毫無疑義地確定，那么，這種修改就是不允許的。
禁止申請文件修改超范圍是用于確保申請人在申請日時履行其充分公開發(fā)明專利申請的義務(wù)的條款。該條款通過禁止申請人在申請日之后補充履行這一義務(wù)，用于確保申請人和公眾的權(quán)利和義務(wù)之間的平衡。
修改不得超出原始申請的范圍是指，在發(fā)明專利申請的審查過程中，申請人可以對其申請文件進行修改，但是這種修改如果是本領(lǐng)域技術(shù)人員從原始申請的范圍（包括權(quán)利要求書、說明書和附圖）內(nèi)不能直接地毫無疑義地獲得，則不能允許。由于世界上多數(shù)國家都奉行的是先申請制，因此盡可能早地提出專利申請，尤其是搶在競爭者之前申請，將直接影響到專利權(quán)的歸屬和由此產(chǎn)生的潛在利益的歸屬，這往往造成一些本身并不十分完善的技術(shù)成果也被申請人作為專利申請?zhí)岢?，而申請人可能在后續(xù)的專利審查過程中試圖加入新的研究成果。這對于在同樣的技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)取得一定的研究成果的其他競爭者和社會公眾來說都是極不公平的。因此，如果申請人在申請日時并沒有提交完善的申請文件，那么只能由其承擔無法獲取專利權(quán)的后果。
我國專利法之所以規(guī)定修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，是因為我國專利制度采用的也是先申請原則。如果允許申請人對申請文件的修改超出原始提交的說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，就會違背先申請原則，造成對其他申請人來說不公平的后果。但是我國審查指南沒有明確上述的立法宗旨。個人認為如果審查指南中明確上述立法宗旨將能夠更好地指導審查工作，因為該立法宗旨是限制超范圍的修改的真正原因，能夠作為總的指導思想來檢驗判斷的結(jié)果。
我國專利法規(guī)定的“記載的范圍”包括了兩層含義：第一，原申請明確記載的內(nèi)容；第二，原申請雖未明確記載但能夠直接地且毫無疑義地確定的內(nèi)容。其中的第二層含義是判斷修改是否超范圍的關(guān)鍵。因此，就有必要進一步闡述“直接地、毫無疑義地確定”的概念。
是否可以將“直接地”理解為在原申請中明確記載呢？從上述我國審查指南規(guī)定的審查原則可以看出，判斷修改是否超范圍時，應(yīng)當包括兩個層次的判斷過程，首先，判斷修改后的內(nèi)容和原申請記載的信息是否相同；如果不同，則要進一步判斷修改后的內(nèi)容是否可以從原申請記載的信息直接地、毫無疑義地確定。上述第一個過程對修改內(nèi)容與原申請明確記載的內(nèi)容進行了比對，而第二個過程中的“直接地、毫無疑義地確定”則是一個整體的判斷思路，因此，“直接地、毫無疑義地確定”是一個整體，不能分開來理解。
我國審查指南中關(guān)于“直接地、毫無疑義的確定”概念在三個相關(guān)法條中出現(xiàn)，除判斷修改是否超范圍的原則中涉及外，還在下述兩處提及：第一，新穎性審查基準“相同內(nèi)容的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀敝刑岬剑础跋嗤膬?nèi)容應(yīng)該理解為包括可以從對比文件中直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容”；第二，在優(yōu)先權(quán)核實中的“相同主題”也出現(xiàn)了類似的概念，即在“優(yōu)先權(quán)核實的一般原則”提到“如果在先申請……，而要求優(yōu)先權(quán)的申請增加了對這一或者這些技術(shù)特征的詳細敘述，以致于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認為該技術(shù)方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)?！鄙鲜鋈幧婕暗耐桓拍睢爸苯?、毫無疑義地確定”，它們具有同一含義。
可以看出“直接地、毫無疑義地確定”的判斷主體是“所屬領(lǐng)域技術(shù)人員”，判斷的對象是修改的內(nèi)容與原申請文件明確記載的內(nèi)容之間的比較。其中很重要的一點是，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員在判斷時應(yīng)參照申請時的公知常識或慣用技術(shù)等，將原申請文件明確記載的內(nèi)容與公知常識或慣用技術(shù)進行合理的結(jié)合，在此基礎(chǔ)上去判斷是否可以直接地、毫無疑義地確定修改的內(nèi)容。在此，需要指出的是，公知常識或慣用技術(shù)在判斷過程中起到供參照、輔助判斷的作用，并不是意味著可以將公知常識或慣用技術(shù)補入申請文件中。
綜上所述，“直接、毫無疑義地確定”是一個抽象概念，可以理解為原申請隱含公開的信息。作為判斷修改是否允許的總體原則，對該概念給出一個實用的解釋是很困難的。我國的規(guī)定相對更寬泛，有必要加入相關(guān)的說明，例如，如何看待原申請，判斷時考慮哪些因素等。
我國審查指南中規(guī)定：如果申請的內(nèi)容通過增加、改變和／或刪除其中的一部分，致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息直接地、毫無疑義地確定，那么，這種修改就是不允許的。
禁止申請文件修改超范圍是用于確保申請人在申請日時履行其充分公開發(fā)明專利申請的義務(wù)的條款。該條款通過禁止申請人在申請日之后補充履行這一義務(wù)，用于確保申請人和公眾的權(quán)利和義務(wù)之間的平衡。
修改不得超出原始申請的范圍是指，在發(fā)明專利申請的審查過程中，申請人可以對其申請文件進行修改，但是這種修改如果是本領(lǐng)域技術(shù)人員從原始申請的范圍（包括權(quán)利要求書、說明書和附圖）內(nèi)不能直接地毫無疑義地獲得，則不能允許。由于世界上多數(shù)國家都奉行的是先申請制，因此盡可能早地提出專利申請，尤其是搶在競爭者之前申請，將直接影響到專利權(quán)的歸屬和由此產(chǎn)生的潛在利益的歸屬，這往往造成一些本身并不十分完善的技術(shù)成果也被申請人作為專利申請?zhí)岢?，而申請人可能在后續(xù)的專利審查過程中試圖加入新的研究成果。這對于在同樣的技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)取得一定的研究成果的其他競爭者和社會公眾來說都是極不公平的。因此，如果申請人在申請日時并沒有提交完善的申請文件，那么只能由其承擔無法獲取專利權(quán)的后果。
我國專利法之所以規(guī)定修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，是因為我國專利制度采用的也是先申請原則。如果允許申請人對申請文件的修改超出原始提交的說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，就會違背先申請原則，造成對其他申請人來說不公平的后果。但是我國審查指南沒有明確上述的立法宗旨。個人認為如果審查指南中明確上述立法宗旨將能夠更好地指導審查工作，因為該立法宗旨是限制超范圍的修改的真正原因，能夠作為總的指導思想來檢驗判斷的結(jié)果。
我國專利法規(guī)定的“記載的范圍”包括了兩層含義：第一，原申請明確記載的內(nèi)容；第二，原申請雖未明確記載但能夠直接地且毫無疑義地確定的內(nèi)容。其中的第二層含義是判斷修改是否超范圍的關(guān)鍵。因此，就有必要進一步闡述“直接地、毫無疑義地確定”的概念。
是否可以將“直接地”理解為在原申請中明確記載呢？從上述我國審查指南規(guī)定的審查原則可以看出，判斷修改是否超范圍時，應(yīng)當包括兩個層次的判斷過程，首先，判斷修改后的內(nèi)容和原申請記載的信息是否相同；如果不同，則要進一步判斷修改后的內(nèi)容是否可以從原申請記載的信息直接地、毫無疑義地確定。上述第一個過程對修改內(nèi)容與原申請明確記載的內(nèi)容進行了比對，而第二個過程中的“直接地、毫無疑義地確定”則是一個整體的判斷思路，因此，“直接地、毫無疑義地確定”是一個整體，不能分開來理解。
我國審查指南中關(guān)于“直接地、毫無疑義的確定”概念在三個相關(guān)法條中出現(xiàn)，除判斷修改是否超范圍的原則中涉及外，還在下述兩處提及：第一，新穎性審查基準“相同內(nèi)容的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀敝刑岬剑础跋嗤膬?nèi)容應(yīng)該理解為包括可以從對比文件中直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容”；第二，在優(yōu)先權(quán)核實中的“相同主題”也出現(xiàn)了類似的概念，即在“優(yōu)先權(quán)核實的一般原則”提到“如果在先申請……，而要求優(yōu)先權(quán)的申請增加了對這一或者這些技術(shù)特征的詳細敘述，以致于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認為該技術(shù)方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)?！鄙鲜鋈幧婕暗耐桓拍睢爸苯?、毫無疑義地確定”，它們具有同一含義。
可以看出“直接地、毫無疑義地確定”的判斷主體是“所屬領(lǐng)域技術(shù)人員”，判斷的對象是修改的內(nèi)容與原申請文件明確記載的內(nèi)容之間的比較。其中很重要的一點是，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員在判斷時應(yīng)參照申請時的公知常識或慣用技術(shù)等，將原申請文件明確記載的內(nèi)容與公知常識或慣用技術(shù)進行合理的結(jié)合，在此基礎(chǔ)上去判斷是否可以直接地、毫無疑義地確定修改的內(nèi)容。在此，需要指出的是，公知常識或慣用技術(shù)在判斷過程中起到供參照、輔助判斷的作用，并不是意味著可以將公知常識或慣用技術(shù)補入申請文件中。
綜上所述，“直接、毫無疑義地確定”是一個抽象概念，可以理解為原申請隱含公開的信息。作為判斷修改是否允許的總體原則，對該概念給出一個實用的解釋是很困難的。我國的規(guī)定相對更寬泛，有必要加入相關(guān)的說明，例如，如何看待原申請，判斷時考慮哪些因素等。
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